【案件基本信息】
1、案號：（2006）煙民三初字第27號
2、案由：侵犯專利權(quán)糾紛
3、當(dāng)事人：
原告：任XX
被告：某玻璃鋼制品有限公司
4、審級：一審
5、審判機(jī)關(guān)：山東省煙臺市中級人民法院
6、審結(jié)時間：二〇〇六年十月十七日
【案情簡介】
2003年9月16日，原告任XX向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請了名稱為“裝飾瓦”實(shí)用新型專利，2005年8月10日被授予專利權(quán)，專利號為ZL03253539.2，根據(jù)權(quán)利要求書的記載，獨(dú)立權(quán)利為“一種裝飾瓦，包括基質(zhì)層（1），其特征在于：基質(zhì)層（1）的上表面復(fù)合有一層耐候防護(hù)層（2）?！彼煤?，原告任XX從市場及被告某玻璃鋼制品有限公司的網(wǎng)站上獲得了被告某玻璃鋼制品有限公司生產(chǎn)、銷售的“結(jié)力”牌合成樹脂裝飾瓦宣傳資料，遂以被告某玻璃鋼制品有限公司生產(chǎn)、銷售的“結(jié)力”牌合成樹脂裝飾瓦侵犯了其“裝飾瓦”的涉案實(shí)用新型專利為由，于2006年5月向煙臺市中級法院提起訴訟。
【承辦過程】
山東同濟(jì)律師事務(wù)所曲延興律師接受被告當(dāng)事人的委托，認(rèn)真查閱原告起訴時向法院提交的材料后，與當(dāng)事人進(jìn)行了充分的溝通，要求當(dāng)事人提供與案件技術(shù)有關(guān)的技術(shù)資料，在查閱了當(dāng)事人提供的技術(shù)資料后，提出以公知技術(shù)進(jìn)行抗辯的代理思路，請求法院駁回原告的訴訟請求。
該案于2006年8月3日開庭審理，庭審過程中被告提交了《塑料復(fù)合制品成型技術(shù)與設(shè)備》、《塑料異型材制造原理與技術(shù)》、吳延濤、張國立撰寫的《PMMA/PVC共擠技術(shù)的特點(diǎn)及應(yīng)用性能分析》、山東省三聯(lián)新型建材有限公司的宣傳材料、耐候復(fù)合塑料板實(shí)用新型專利說明書等證據(jù)，來證實(shí)被告使用的技術(shù)是公知技術(shù)。
原告訴稱：原告于2003年年初組織領(lǐng)導(dǎo)研制了一種新型坡屋面防水材料，并向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請了實(shí)用新型專利，申請日為2003年9月16日，授權(quán)公告日為2005年8月10日，專利號為ZL03253539.2，根據(jù)權(quán)利要求書的記載，獨(dú)立權(quán)利為“一種裝飾瓦，包括基質(zhì)層（1），其特征在于：基質(zhì)層（1）的上表面復(fù)合有一層耐候防護(hù)層（2）?！北桓嫔a(chǎn)的“結(jié)力”裝飾瓦采用了原告的專利技術(shù)，落入專利保護(hù)范圍。根據(jù)原告了解，被告目前擁有一條完整的裝飾瓦生產(chǎn)線，具備日生產(chǎn)1500平方米裝飾瓦的能力，并已經(jīng)將數(shù)萬平方米的裝飾瓦產(chǎn)品銷售到全國各地市場，侵犯了原告擁有的權(quán)利。由于被告完全模仿的做法，使不少客戶甚至把“結(jié)力”裝飾瓦認(rèn)定為原告所有的山東方興建筑材料有限公司的產(chǎn)品，被告采取低價(jià)銷售的策略，擾亂了該裝飾瓦的正常市場價(jià)格。被告的技術(shù)不穩(wěn)定，產(chǎn)品質(zhì)量不能保證，破壞了該裝飾瓦產(chǎn)品的市場聲譽(yù)，給原告造成危害。請求判令被告：1、立即停止所有的生產(chǎn)和銷售活動，已經(jīng)生產(chǎn)完畢的產(chǎn)品要封存銷毀。2、立即停止被控侵權(quán)產(chǎn)品的廣告宣傳，包括更改其公司網(wǎng)站，停止在互聯(lián)網(wǎng)上的宣傳，停止印刷、發(fā)放產(chǎn)品宣傳彩頁、說明書，拆除產(chǎn)品戶外宣傳廣告等。3、在全國性建筑報(bào)刊上對侵權(quán)事實(shí)進(jìn)行聲明和澄清。4、由被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。
被告辯稱：原告的專利技術(shù)不具有新穎性、創(chuàng)造性，理由是原告未提交國務(wù)院專利行政部門作出的檢索報(bào)告，其專利技術(shù)是公知技術(shù)，不具有新穎性和創(chuàng)造性。被告沒有侵犯原告的專利權(quán)，原告起訴被告侵犯其專利缺乏充分的事實(shí)根據(jù)和法律依據(jù)，系濫用訴權(quán)。
【承辦結(jié)果】
煙臺市中級人民法院于2006年10月17日作出（2006）煙民三初字第27號民事判決，判決駁回原告任XX的訴訟請求。
【律師評析】
（一）如何認(rèn)定專利侵權(quán)
專利是指專利主管機(jī)關(guān)依照專利法授予公民、法人或其他組織在一定期限內(nèi)享有法律保護(hù)專有權(quán)的證明文件。專利權(quán)人對已經(jīng)取得專利的發(fā)明、實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)，在專利法規(guī)定的有效期限內(nèi)，依法享有獨(dú)占實(shí)施權(quán)或者許可他人實(shí)施的權(quán)利；同時還有排除他人非法侵害該發(fā)明創(chuàng)造專利的權(quán)利。侵犯專利權(quán)的行為，是指在專利權(quán)的有效期限內(nèi)，行為人未經(jīng)專利權(quán)人許可，除法律另有規(guī)定的以外，以營利為目的實(shí)施其專利的行為。這里所講的實(shí)施，對產(chǎn)品專利而言，是指制造、使用、許諾銷售、銷售和進(jìn)口該專利產(chǎn)品，對方該專利而言，是指使用該專利方法或者使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口依該專利方法直接獲得的產(chǎn)品，對于工業(yè)產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)而言，是指制造、銷售、進(jìn)口該外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品。
要正確認(rèn)定專利侵權(quán)，首先要搞清專利的保護(hù)范圍。依據(jù)我國《專利法》第五十六條的規(guī)定，專利權(quán)的保護(hù)范圍以專利的權(quán)利要求書內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求。在本案中，原告的專利的權(quán)利要求書1載明：“一種裝飾瓦，包括基質(zhì)層，其特征在于：基質(zhì)層的上表面復(fù)合有一層耐候防護(hù)層?！庇纱丝梢源_定原告所要求保護(hù)的范圍含有如下技術(shù)特征：1、一種裝飾瓦，2、包括基質(zhì)層，3、基質(zhì)層的上表面復(fù)合有一層耐候防護(hù)層。
其次，當(dāng)專利權(quán)的保護(hù)范圍確定以后，在判斷否侵權(quán)時，一般是把被指控侵權(quán)產(chǎn)品（或方法）的技術(shù)特征與專利技術(shù)的獨(dú)立權(quán)利要求中記載的全部必要技術(shù)特征，逐一進(jìn)行分析對比，在這個具體問題上，我國司法實(shí)踐中往往遵循以下原則：專利權(quán)有效原則、全面覆蓋原則、等同原則、禁止反悔原則和自由公知技術(shù)抗辯原則。
根據(jù)法院的調(diào)查顯示，被告某玻璃鋼制品有限公司生產(chǎn)、銷售的“結(jié)力”牌合成樹脂裝飾瓦亦包括如下技術(shù)特征：1、一種裝飾瓦，2、包括基質(zhì)層，3、基質(zhì)層的上表面復(fù)合有一層耐候防護(hù)層。被告的涉案產(chǎn)品的確落入原告的權(quán)利要求的保護(hù)范圍。那么是否可以認(rèn)定被告侵犯了原告的專利權(quán)呢？
（二）本案被告使用的公知技術(shù)抗辯理由是否成立
本案中被告某玻璃鋼制品有限公司生產(chǎn)、銷售的“結(jié)力”牌合成樹脂裝飾瓦的技術(shù)特征雖與涉案專利技術(shù)特征相同，但其所使用的是公知技術(shù)，即對方的專利缺乏“新穎性”，這是專利侵權(quán)案件中被控方經(jīng)常使用的抗辯理由。這一抗辯理由能否成立呢？
對于發(fā)明與實(shí)用新型，“新穎性”是指在申請日以前沒有同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型在國內(nèi)外出版物上公開發(fā)表過、在國內(nèi)使用過或者以其他方式為公眾所知，也沒有同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型由他人向?qū)＠痔岢鲞^申請并且記載在申請日以后公布的專利申請文件中。
公知技術(shù)，又稱自由公知技術(shù)或現(xiàn)有技術(shù)，是指在我國專利制度當(dāng)中，基于專利申請日為基準(zhǔn)，在專利申請日前就已經(jīng)存在并為該領(lǐng)域的普通技術(shù)人員客觀所知的技術(shù)。一般說，它包括以下五種情況：1、已經(jīng)在有形物（包括文字出版物，打字稿，錄音錄像制品，微縮膠卷，計(jì)算機(jī)軟件上的孔洞卡片，計(jì)算機(jī)磁盤及終端熒光屛）上面公布出來的技術(shù)；2、已經(jīng)被口頭公布過的技術(shù)；3、已經(jīng)在實(shí)際中使用的技術(shù)；4、已經(jīng)陳列或展出的技術(shù)；5、潛在的“現(xiàn)有技術(shù)”。這最后一種是指那些已經(jīng)提交的、但尚未公布的專利申請案。它可以用來否定在后申請案中的“發(fā)明”的新穎性，因?yàn)橄嗤l(fā)明的一個申請案即使比另一個申請案僅僅早一天提交，也肯定能夠作為參照物來排斥另一個申請案取得專利。
公知技術(shù)抗辯是指，在專利侵權(quán)訴訟中，被控侵權(quán)物與專利權(quán)利要求所記載的專利技術(shù)方案等同的情況下，如果被控侵權(quán)物與一項(xiàng)自由公知技術(shù)相同或更為接近，那么侵權(quán)就不成立。其理論依據(jù)是我國民法的公平原則和誠實(shí)信用原則。我國民法通則第四條規(guī)定：“民事活動應(yīng)當(dāng)遵循公平、誠實(shí)信用的原則?！痹鎸＠麢?quán)的保護(hù)范圍擴(kuò)大到其申請日之前的已有技術(shù)，法院有權(quán)運(yùn)用公知技術(shù)抗辯原則公平確定專利權(quán)的保護(hù)范圍并作出侵權(quán)與否的判決。如果被控侵權(quán)的產(chǎn)品或方法與一項(xiàng)公知技術(shù)完全相同，則表明被告采用的實(shí)際上是一項(xiàng)在申請日之前已經(jīng)公知的技術(shù)，當(dāng)然不應(yīng)受到專利權(quán)的限制。此時無需再審查原告專利的權(quán)利要求，因?yàn)闊o論如何解釋權(quán)利要求，都不能把被告使用的已有技術(shù)解釋成原告的專利技術(shù)。
在本案中，根據(jù)法院的審查表明：
（1）申請日為2001年4月26日，專利號為ZL01220303.3，名稱為菱鎂防滲雙釉層波瓦的實(shí)用新型專利，包括如下技術(shù)特征：1、一種菱鎂滲雙釉層波瓦，2、有基質(zhì)層，3、基質(zhì)層上復(fù)合有一層耐候?qū)印?/p>
（2）申請日為2003年4月25日，專利號為ZL03225663.9，名稱為耐候復(fù)合塑料板的實(shí)用新型專利，根據(jù)該實(shí)用新型專利說明書和權(quán)利要求書可知，包括如下技術(shù)特征：1、用于廠房、倉庫、通道、車棚、陽臺、隔熱棚、農(nóng)貿(mào)市場的頂面的耐候復(fù)合塑料板，2、有基質(zhì)層，3、基質(zhì)層上復(fù)合有一層耐候防護(hù)層。
以上事實(shí)說明，本案的系爭專利已經(jīng)在國內(nèi)出版物上公開發(fā)表過，且在原告申請其實(shí)用新型專利之前，本案的系爭專利是現(xiàn)有技術(shù)，即被告所稱的公知技術(shù)。被告不構(gòu)成專利侵權(quán)。
（三）公知技術(shù)抗辯在專利侵權(quán)中的適用
公知技術(shù)抗辯的運(yùn)用主要是體現(xiàn)了我國民事法律制度中的公平原則和利益均衡原則。但由于我國法律法規(guī)中對公知技術(shù)沒有明確、具體的規(guī)定，因此該抗辯原則的運(yùn)用在司法實(shí)踐中還處于比較保守的狀態(tài)。作為專利侵權(quán)中的專利權(quán)人及相對人而言，均應(yīng)予以重視。
1、在專利侵權(quán)訴訟中，已有公知技術(shù)原則的抗辯一般是被控侵權(quán)方提出。其提出的依據(jù)主要是專利物（產(chǎn)品或方法）與被控侵權(quán)物（產(chǎn)品或方法）之間存在著全部或部分相同，并且在專利申請日前這類產(chǎn)品或方法的制造技術(shù)已經(jīng)在社會中客觀存在，否則該觀點(diǎn)的提出由于沒有事實(shí)根據(jù)，而導(dǎo)致專利侵權(quán)成立，承擔(dān)侵權(quán)的民事法律責(zé)任。
2、根據(jù)我國《民事訴訟法》第六十四條，及最高人民法院《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》訴訟案件中當(dāng)事人有對自己的主張承擔(dān)舉證義務(wù)。因此，就專利侵權(quán)訴訟案件中提出“公知技術(shù)抗辯”的一方當(dāng)事人必須向人民法院提供被控專利物（產(chǎn)品或方法）在該專利申請日前，制造專利的技術(shù)已被社會所共知，任何該領(lǐng)域的普通技術(shù)人員不需創(chuàng)造，即可得知。
3、人民法院在審理專利侵權(quán)案件中，被控侵權(quán)人向人民法院提出公知技術(shù)抗辯。人民法院一般是按照如下方式處理：
首先確定被控侵權(quán)技術(shù)與已有公知技術(shù)是否為同一領(lǐng)域；如果為同一領(lǐng)域，再對其進(jìn)行對比，審查他們是否完全相同。目前在專利侵權(quán)訴訟當(dāng)中專利技術(shù)與已有公知技術(shù)完全相同的并不是很多，因此人民法院往往采用等同原則進(jìn)行判定。
其次，人民法院在進(jìn)行被控侵權(quán)技術(shù)與已有公知技術(shù)的等同對比時，主要是通過專利權(quán)人的訴訟請求和理由與被控侵權(quán)人的抗辯理由，組織案件當(dāng)事人進(jìn)行舉證、質(zhì)證和認(rèn)證。如果兩種技術(shù)的相似構(gòu)成等同，即認(rèn)定已有公知技術(shù)抗辯成立，被控侵權(quán)人將不承擔(dān)侵權(quán)的法律后果。反之，則因已有公知技術(shù)抗辯不成立，而承擔(dān)侵權(quán)的法律責(zé)任。
最后，被控侵權(quán)技術(shù)特征與已有公知技術(shù)特征是否具有實(shí)質(zhì)性等同，決定已有公知技術(shù)的抗辯是否成立。在司法審查中就已有公知技術(shù)抗辯中技術(shù)特征的審查，往往不局限于技術(shù)特征數(shù)量上的對比審查，而是從實(shí)質(zhì)上予以審查，即審查該專利是否在專利申請日前具有新穎性和創(chuàng)造性，如果經(jīng)審查具有新穎性和創(chuàng)造性，則已有公知技術(shù)抗辯不成立，反之則為成立。
（四）公知技術(shù)抗辯適用的范圍
1、適用公知技術(shù)進(jìn)行抗辯時，被告舉證的公知技術(shù)應(yīng)當(dāng)是一個完整的技術(shù)方案，如一份專利文獻(xiàn)，一件在原告專利申請日前已經(jīng)公開銷售或使用的產(chǎn)品等，而不是拼湊而成的公知技術(shù)。被告不能以其產(chǎn)品或者方法的技術(shù)特征是公知技術(shù)的組合而對抗專利權(quán)。否則，就應(yīng)當(dāng)歸納到等同原則的適用中討論。
2、被告不能用公知技術(shù)來攻擊專利權(quán)的有效性，即用公知技術(shù)進(jìn)行抗辯只能得出被控侵權(quán)物是否構(gòu)成侵權(quán)的結(jié)論，不能得出專利無效的結(jié)論，法院無權(quán)對專利權(quán)人的專利作出是否有效的判決。而在專利復(fù)審委員會無效宣告程序中，請求人可以將不同的公知技術(shù)組合起來，對專利的創(chuàng)造性提出挑戰(zhàn)，從而使專利被宣告無效，所以基于同樣的公知技術(shù)，通過無效宣告程序請求專利權(quán)無效從而免除其侵權(quán)責(zé)任的可能性，大于通過公知技術(shù)抗辯免除侵權(quán)責(zé)任的可能性。因此，在沒有充分證據(jù)的情況下，被告應(yīng)當(dāng)盡可能啟動專利無效宣告程序，而不能過分依據(jù)公知技術(shù)抗辯。
曲延興律師辦案心得：簡單的案件復(fù)雜化，復(fù)雜的案件簡單化。
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