一、案情簡介
2006年5月，被告某玻璃鋼制品有限公司因?qū)＠謾?quán)糾紛被原告訴至煙臺市中級人民法院，被告委托我所律師代理此案，主任將此案安排給我。原告于2003年9月，向中國國家知識產(chǎn)權(quán)局申請“一種裝飾瓦”實(shí)用新型專利，該專利的授權(quán)公告日為2005年8月。被告于2005年底研究開發(fā)出合成樹脂裝飾瓦，于2006年2月經(jīng)建設(shè)行業(yè)科技成果評估屬國內(nèi)領(lǐng)先水平，由于該公司生產(chǎn)工藝及成本控制較好，很快被市場認(rèn)可并獲得了較大市場份額。原告所在的公司由于失去了部分市場，為限制競爭對手，將被告告上了法庭，擬以司法手段將競爭對手趕出市場。
二、案情分析
專利侵權(quán)案件，作為被告的抗辯理由一般有兩種，即：不侵權(quán)抗辯和公知技術(shù)抗辯。由于被告生產(chǎn)的產(chǎn)品涵蓋了原告專利獨(dú)立權(quán)利要求中所有的必要技術(shù)特征，因此，不能用不侵權(quán)抗辯，我決定把重點(diǎn)放在公知技術(shù)抗辯上。本案為實(shí)用新型專利的侵權(quán)糾紛，實(shí)用新型專利授權(quán)是不需要經(jīng)過實(shí)質(zhì)審查，很有可能該專利不具有新穎性和創(chuàng)造性，因此，《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第八條規(guī)定“提起侵犯實(shí)用新型專利訴訟的原告，應(yīng)當(dāng)在起訴時(shí)出具由國務(wù)院專利行政部門作出的檢索報(bào)告?！边@充分說明實(shí)用新型專利的不穩(wěn)定性。在判斷是否侵權(quán)時(shí)，首先要確定原告專利的權(quán)利保護(hù)范圍。權(quán)利保護(hù)范圍以權(quán)利要求書記載為準(zhǔn)。對權(quán)利要求書的解釋原則上采用字面解釋。如果權(quán)利要求書中詞義有異議的，按專利技術(shù)所屬領(lǐng)域最通常的解釋同時(shí)結(jié)合專利說明書和附圖綜合確定。
本案中，原告的專利的獨(dú)立權(quán)利要求為“一種裝飾瓦，包括基質(zhì)層（1），其特征在于：基質(zhì)層（1）的上表面復(fù)合有一層耐候防護(hù)層（2）?！蔽曳揭龅氖亲C明原告專利的技術(shù)特征系公知技術(shù)，被告的產(chǎn)品系根據(jù)公知技術(shù)生產(chǎn)出的。
三、準(zhǔn)備及抗辯
根據(jù)上述分析，我將主要精力集中到查找相關(guān)資料證明被告的產(chǎn)品是根據(jù)公知技術(shù)生產(chǎn)的，經(jīng)與被告的技術(shù)人員分析研究和查詢相關(guān)的技術(shù)資料，我認(rèn)為被告的產(chǎn)品確實(shí)是根據(jù)公知技術(shù)生產(chǎn)的，以公知技術(shù)抗辯是成立的，理由是：
（一）《塑料異型材制造原理與技術(shù)》（化學(xué)工業(yè)出版社2001年9月第一版，韓寶仁、朱元吉、馮連勛編著）第十二章第三節(jié)復(fù)合共擠出著色技術(shù)，其中記載了一種門窗異型材，其技術(shù)特征是：1、門窗異型材，2、包括基質(zhì)層，3、在基質(zhì)層上復(fù)合一層耐候防護(hù)層。
（二）《塑料復(fù)合制品成型技術(shù)與設(shè)備》（化學(xué)工業(yè)出版社2003年7月第一版，周南橋、彭響方編著）第十二章共擠出復(fù)合異型材成型，其中記載了一種復(fù)合異型材，其技術(shù)特征是：1、一種復(fù)合異型材，2、包括基質(zhì)層，3、在基質(zhì)層上復(fù)合一層耐候防護(hù)層。
（三）吳延濤、張國立撰寫的《PMMA/PVC共擠技術(shù)的特點(diǎn)及應(yīng)用性能分析》（見《2003年全國塑料門窗行業(yè)年會論文集》，其中記載了一種門窗異型材，其技術(shù)特征是：1、門窗異型材，2、包括基質(zhì)層，3、在基質(zhì)層上復(fù)合一層耐候防護(hù)層。
（四）山東省三聯(lián)新型建材有限公司的宣傳材料（見2000年全國塑料門窗行業(yè)年會專輯），其中記載了一種門窗異型材，其技術(shù)特征是：1、門窗異型材，2、包括基質(zhì)層，3、在基質(zhì)層上復(fù)合一層耐候防護(hù)層。
以上技術(shù)公開的時(shí)間均在原告專利申請日之前。
四、法庭審理
由于原告在起訴時(shí)沒有提交由國務(wù)院專利行政部門作出的檢索報(bào)告，因此，我在答辯中首先提出原告應(yīng)提交由國務(wù)院專利行政部門作出的檢索報(bào)告。原告提供了國家知識產(chǎn)權(quán)局出具的實(shí)用新型專利檢索報(bào)告，結(jié)論為：該實(shí)用新型專利的全部權(quán)利要求1-5不符合專利法第二十二條有關(guān)新穎性或創(chuàng)造性的規(guī)定。法院根據(jù)查明的事實(shí)，以及原、被告雙方的舉證、質(zhì)證及辯論意見，認(rèn)為原告專利的獨(dú)立權(quán)利要求記載的技術(shù)包括如下技術(shù)特征：1、一種裝飾瓦，2、包括基質(zhì)層，3、基質(zhì)層的上表面復(fù)合有一層耐候防護(hù)層。被控侵權(quán)產(chǎn)品亦包括如下技術(shù)特征：1、一種裝飾瓦，2、包括基質(zhì)層，3、基質(zhì)層的上表面復(fù)合有一層耐候防護(hù)層。被控侵權(quán)產(chǎn)品的每一技術(shù)特征與在原告專利申請日以前公開的技術(shù)均相同，被告使用的是在原告專利申請日以前已公開的技術(shù)，被告的行為不構(gòu)成侵犯原告專利權(quán)的行為。法院駁回了原告的訴訟請求。
五、律師體會
《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第九條第（二）項(xiàng)規(guī)定的可以不中止訴訟的情形是“被告提出的證據(jù)足以證明其使用的技術(shù)已經(jīng)公知”，即通常所說的公知技術(shù)抗辯。具體說，在專利侵權(quán)訴訟中，人民法院可以不管專利權(quán)人的實(shí)用新型專利是否具備授予專利權(quán)的條件，被告只要能夠舉證證明其使用的技術(shù)是自由公知技術(shù)，人民法院就可以根據(jù)公知技術(shù)抗辯這一公認(rèn)的審判原則，直接判決被告不構(gòu)成專利侵權(quán)。需要說明的是，對于實(shí)用新型專利，由于其授權(quán)沒有經(jīng)過實(shí)質(zhì)審查，很有可能不具有新穎性和創(chuàng)造性，但在訴訟過程中，即使原告的專利確實(shí)不具有新穎性和創(chuàng)造性，被告不能以原告的專利不具有新穎性和創(chuàng)造性而否認(rèn)其有效進(jìn)行抗辯，而只能以公知技術(shù)進(jìn)行抗辯，否則就會犯方向性錯(cuò)誤，因?yàn)樵诒桓鏇]有提出公知技術(shù)抗辯的情況下，人民法院不宜直接援引公知技術(shù)抗辯，徑行審查公知技術(shù)抗辯能否成立的問題，亦即人民法院沒有主動(dòng)進(jìn)行檢索和發(fā)掘公知技術(shù)的義務(wù)，且只要沒有人提出專利無效程序，法院只能承認(rèn)該專利有效，并在專利權(quán)利要求保護(hù)的范圍內(nèi)對被控侵權(quán)物作出是否侵權(quán)的判斷，是否應(yīng)予撤銷或宣告專利無效是專利復(fù)審委員會的職權(quán)，法院沒有這個(gè)權(quán)利。
運(yùn)用公知技術(shù)進(jìn)行抗辯，必須注意以下幾點(diǎn)：
1、運(yùn)用公知技術(shù)進(jìn)行侵權(quán)抗辯，這個(gè)公知技術(shù)不是指與專利技術(shù)相對應(yīng)的某個(gè)、某幾個(gè)技術(shù)特征，而應(yīng)當(dāng)是一個(gè)完整的技術(shù)方案，否則，就應(yīng)歸納到等同原則的適用范圍中進(jìn)行討論。
2、運(yùn)用公知技術(shù)進(jìn)行侵權(quán)抗辯時(shí)，被告應(yīng)該證明自己實(shí)施的是公知技術(shù)，而且這個(gè)公知技術(shù)是一個(gè)完整公知技術(shù)，而不是拼湊而成的公知技術(shù)。
3、被告不能用公知技術(shù)來攻擊專利權(quán)的有效性，也就是說，用自由公知技術(shù)進(jìn)行抗辯只能得出被控侵權(quán)產(chǎn)品是否構(gòu)成侵權(quán)的結(jié)論，而不能得出專利權(quán)人的專利權(quán)無效，法院不應(yīng)予以保護(hù)的結(jié)論。
曲延興律師辦案心得：簡單的案件復(fù)雜化，復(fù)雜的案件簡單化。
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