導(dǎo)讀：2008年中國專利法修訂過程中增加了關(guān)于現(xiàn)有技術(shù)抗辯的條款，如果專利侵權(quán)訴訟中，被控技術(shù)如為現(xiàn)有技術(shù)，被控技術(shù)將會被法院認定為不侵權(quán)，這種方式某種意義上是放棄了用權(quán)利要求界定是否侵權(quán)的基本原則。這是中國侵權(quán)與無效二元立法體制下的現(xiàn)有技術(shù)抗辯條款的設(shè)計。與中國不同的是在美國實施現(xiàn)有技術(shù)也不應(yīng)承擔責任，但是從立法的方法、技術(shù)、審判方法來講，美國并不認為實施現(xiàn)有技術(shù)直接構(gòu)成對專利侵權(quán)的抗辯。美國有自己一套比較適合自己國情的立法方法。本文參考資料為：Mattew Antonelli & Bernadette Mccann Ezring．Practicing the Prior Art Not a Defense to Patent Infringement．Intellectual Property & Technology Law Journal, May 2002.
美國專利侵權(quán)判定中兩項重要的制度是字面侵權(quán)（literal infringement）和等同侵權(quán)（infringement under doctrine of equivalents）。專利字面侵權(quán)，是指以被控侵權(quán)的產(chǎn)品或方法與某一專利的權(quán)利要求書相比，被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法具備了權(quán)利要求書中的每一技術(shù)特征，其含義與“完全覆蓋原則”相同。等同侵權(quán)是指被控侵權(quán)產(chǎn)品雖然不構(gòu)成字面侵權(quán)，但是以與專利實質(zhì)相同的方法，具有實質(zhì)相同的功能，并產(chǎn)生實質(zhì)相同的效果，也認為是侵犯專利權(quán)。
現(xiàn)有技術(shù)（prior art）由于不具備專利的實質(zhì)要件不應(yīng)當?shù)玫綄＠谋Ｗo，這是普遍認可的，但是在專利侵權(quán)審理的過程中美國法院并不認為現(xiàn)有技術(shù)（prior art）是專利侵權(quán)抗辯的理由?，F(xiàn)有技術(shù)在美國法院專利侵權(quán)的審理過程中有自己運用的規(guī)則，并且這種規(guī)則在字面侵權(quán)和等同侵權(quán)下運用也不相同。但是共同之處在于美國并不認為實施現(xiàn)有技術(shù)是一種對專利侵權(quán)的抗辯（there is no “practicing the prior art” defense to patent infringement）。
在專利權(quán)人主張被控侵權(quán)的技術(shù)構(gòu)成相同侵權(quán)的情況下，如果被告以自己實施的是現(xiàn)有技術(shù)進行侵權(quán)抗辯，法院并不會接受這種抗辯。因為法院判定是否構(gòu)成侵權(quán)的審查依據(jù)是將專利的權(quán)利要求和被控的技術(shù)進行比較，看被控的技術(shù)依照相同侵權(quán)原則是否落入了專利權(quán)的保護范圍，而并不是將被控的技術(shù)與現(xiàn)有技術(shù)進行比較。所以當被告主張被控的技術(shù)是現(xiàn)有技術(shù)的時候不能夠阻卻、對抗專利權(quán)人的主張。美國法院認為，在相同侵權(quán)的情況下，如果被控侵權(quán)的技術(shù)與現(xiàn)有技術(shù)相比相同，被告不得無視證明專利無效的舉證責任，被告應(yīng)當通過清晰、詳實的證據(jù)來證明原告專利權(quán)的無效。他們認為證明專利無效和專利不侵權(quán)的證明標準是不相同的，證明無效和證明專利不侵權(quán)兩者是分開的。在證明無效的場合下，法院要審查原告、被告方的專家證言，看哪一方的證據(jù)具有優(yōu)勢地位，當法院認為原被告的證據(jù)優(yōu)勢很難以權(quán)衡時，會考慮美國專利商標局的意見，因為法院相信美國專利商標局是一個居中者，其意見比原被告的觀點更加客觀?？梢赃@樣理解，當被告被控相同侵權(quán)時，如果被告主張實施的是現(xiàn)有技術(shù)，為了掙脫原告的專利權(quán)的保護范圍，被告付出的代價必須是證明原告的專利無效，而且還要達到證明無效所要求的優(yōu)勢證據(jù)標準，從根基上否定原告的專利權(quán)。在相同侵權(quán)情況下不允許現(xiàn)有技術(shù)抗辯，必須首先對專利的有效性進行判斷。美國此種制度的設(shè)置賴以生存的環(huán)境是法院有權(quán)審理專利的有效性。
當專利權(quán)人依據(jù)等同原則主張侵權(quán)時，法院采取假想權(quán)利的要求的規(guī)則將被控的技術(shù)排除在權(quán)利要求之外，也就是說通過假想權(quán)利要求規(guī)則來判斷是否被控的技術(shù)落入了權(quán)利要求的保護范圍，假想權(quán)利要求實際上就是采取的一種手段，借以判斷被控的技術(shù)是否落入了專利權(quán)利要求的保護范圍，而是否構(gòu)成侵權(quán)最終還是落腳在被控的技術(shù)是否落入了等同原則下，專利權(quán)利要求的范圍，判斷最終還是界定在被控技術(shù)和專利權(quán)利要求之間進行比較，其邏輯和相同侵權(quán)的邏輯是一樣的。只是在這個邏輯之前有一個前置的幫助手段，這個幫助手段就是假想權(quán)利要求規(guī)則。具體來講假想權(quán)利要求，就是首先假想一個足以在字面上的包含被控技術(shù)的權(quán)利要求，然后判斷該假想的權(quán)利要求相對于現(xiàn)有技術(shù)是否具有進步性，并且該進步性足以使得美國專利商標局批準該假想的權(quán)利要求。如果通過假想對比后發(fā)現(xiàn)不能授權(quán)，那么就不能認定為被控的技術(shù)落入了等同原則下專利權(quán)利的保護范圍，被控技術(shù)侵權(quán)不成立。我們可以這樣來理解假想權(quán)利要求規(guī)則，實際上是在對等同原則的一個限制，其目的在于防止專利權(quán)利人依照等同原則過度地擴大保護范圍。所以在等同侵權(quán)的場合下，法院在判斷侵權(quán)的情況下，原告會盡量想把專利權(quán)解釋擴大化，而這個擴大的范圍是有界限的。他的界限在于不能把相對現(xiàn)有技術(shù)不具備進步性的技術(shù)納入專利權(quán)利保護范圍之內(nèi)。從某種意義上講，假想權(quán)利要求規(guī)則和禁止反悔原則、以及反等同原則（reverse doctrine of equivalents）的功能是一樣的，均是限制等同原則的不當擴張，而不是對權(quán)利要求本身的否定，更不是對專利權(quán)效力的否定。由于假想權(quán)利規(guī)則并非在相同侵權(quán)情況下使用，因此更直接地說，假想權(quán)利規(guī)則不會對權(quán)力要求本身產(chǎn)生任何影響。假想權(quán)利規(guī)則所限制的部分僅僅在于權(quán)利要求解釋過程中的擴張部分。
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