案件要旨
商標含有表示商品質量、主要原料、功能等描述性詞匯時，商標的固有顯著性較低，商標權人不能禁止他人正當使用用以描述自己的商品、服務。電商平臺將其銷售的圖書名稱作為搜索關鍵詞，意在方便消費者檢索，屬于對該圖書名稱使用的正常延續(xù)。
案情簡介
2005年9月27日，盛煥華向國家商標局申請注冊“隨堂通”文字商標，指定字體顏色為紅色。國家商標局于2009年6月21日核準，核定使用項目為第41類，包括：培訓；函授課程；課本出版（非廣告材料）；組織文化或教育展覽；安排和組織專家研討會；書籍出版；提供在線電子出版物（非下載的）；加副標題；課本出版（非廣告材料）；圖書出版（廣告宣傳冊除外）。注冊有效期限自2009年6月21日至2019年6月20日止。
2005年10月13日，延邊教育出版社社長韓明雄向國家商標局申請注冊“隨堂通”文字商標，注冊類別為第16類商品。2008年9月16日，國家商標局駁回了上述商標注冊申請，理由為：該標志指定使用在“印刷出版物、印刷品、圖畫”等商品上，直接表示了商品的內(nèi)容特點；指定使用在“書寫材料、繪畫材料、包裝紙、廣告牌”等商品上，缺乏顯著性。
2009年8月14日，延邊教育出版社對盛煥華的第4919016號“隨堂通”注冊商標提出注冊商標爭議申請。2011年6月20日，國家工商行政管理總局商標評審委員會作出商評字[2011]第11248號《關于第4919016號“隨堂通”商標爭議裁定書》，裁定爭議商標予以維持。在法定期限內(nèi)，延邊教育出版社未提起訴訟，該裁定已經(jīng)生效。該裁定書認定：“《課時詳解隨堂通》教輔圖書由鼎尖教育研究中心、韓明雄和黃俊葵策劃，延邊教育出版社發(fā)行，2005年8月第1版，2005年8月第1次印刷，依據(jù)在案證據(jù)，尚無法證明在爭議商標申請注冊日前，延邊教育出版社已在與爭議商標核定使用的‘書籍出版、課本出版（非廣告材料）、圖書出版（廣告宣傳冊除外）’等同一種或類似服務項目上，將‘隨堂通’作為商標使用。因此，‘隨堂通’尚未構成申請人在先使用在‘書籍出版、課本出版（非廣告材料）、圖書出版（廣告宣傳冊除外）’等同一種或類似服務項目上，并有一定影響的商標。爭議商標的申請注冊不會導致消費者對服務提供者產(chǎn)生混淆誤認，未構成對申請人利益的損害?！?/p>
2011年5月7日，盛煥華在京東商城網(wǎng)以貨到付款的方式購買了涉案圖書《課時詳解隨堂通》（生物必修1）（詳見附圖2）。該書封面右上方印有豎向排列的黃色字體“課時詳解”四字，“課時詳解”右方印有豎向紅色字體“課課清隨堂通”六字，該字樣上方為博士帽標識，“課課清隨堂通”字體小于“課時詳解”，封面左上方印有“天瑞系列叢書”及圖形標識，封面右下方標注“人教版生物必修1延邊教育出版社”，涉案圖書扉頁與封面內(nèi)容基本相同。該書前言介紹：叢書融合“知識與技能、過程與方法、情感態(tài)度與價值觀”的三維目標，方便學生帶進課堂聽課、自學思考、回答問題、歸納總結、檢查課后作業(yè)、自測自評，可達到“課課清，隨堂通”的效果。
涉案圖書系圓周商務公司從新華書店批銷中心購進。圓周商務公司申請追加新華書店批銷中心為本案共同被告，因盛煥華認可圓周商務公司所售圖書有合法來源，且明確不同意追加，圓周商務公司撤回了要求追加被告的申請。延邊教育出版社對涉案圖書系其出版發(fā)行的事實無異議。
盛煥華以延邊教育出版社出版的《課時詳解化學必修1》使用“隨堂通”文字侵犯其注冊商標專用權為由，于2011年3月訴至北京市西城區(qū)人民法院，該院于2011年5月31日作出（2011）西民初字第8571號民事判決，駁回盛煥華的訴訟請求。該判決書中查明“2005年5月，延邊教育出版社出版了《課時詳解隨堂通》系列教輔書，并在圖書封面上使用了‘課時詳解隨堂通’字樣?！笔ㄈA不服，提起上訴，北京市第一中級人民法院作出（2011）一中民終字第10388號民事判決，維持原判。該案中《課時詳解化學必修1》在封面使用了“課課清隨堂通”，字體小于“課時詳解”。訴訟中，延邊教育出版社提交了《課時詳解隨堂通》（高三中國古代史）圖書原件，該圖書封面有“隨堂通”字樣，2005年5月第1版。
京東商務公司與圓周商務公司于2010年11月30日簽訂了平臺服務協(xié)議，約定“京東商務公司向圓周商務公司提供產(chǎn)品信息展示的平臺服務，不從事產(chǎn)品交易事宜，不對產(chǎn)品的交易事宜負責……圓周商務公司向京東商務公司支付平臺使用費等”。
盛煥華曾主編過延邊教育出版社2002年5月出版的《教材精析精練化學第一冊》和《教材精析精練化學（理科）第二冊》，并領取過稿酬；在“中國商標網(wǎng)”上查詢商標信息，以盛煥華為申請人的注冊商標申請有400余條記錄。
律師點評
一、對含有描述性詞語商標的正當使用不構成商標侵權
商標的基本作用在于區(qū)分不同的商品、服務提供者，為消費者選擇商品、服務提供指示。為了保證商標功能的實現(xiàn)，顯著性是標志作為商標注冊的首要條件?！渡虡朔ā返谑粭l規(guī)定了禁止作為商標注冊的標志，（一）僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的；（二）僅直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點的；（三）其他缺乏顯著特征的。前款所列標志經(jīng)過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標注冊。
含有《商標法》第十一條第一款第二項中規(guī)定的“直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點的”元素的商標被稱為描述性商標，這類商標顯著性較弱，能否獲得注冊需要根據(jù)案件具體情況判斷。商標專用權是私權，權利人可以禁止他人在相同或類似的商品上使用相同或近似的商標。但這種壟斷使用權并不是絕對的，當商標中含有描述性詞匯時，權利人不能禁止他人合理使用該詞匯對其商品、服務進行描述。新修訂的《商標法》吸收了原《商標法實施細則》的規(guī)定，明確在第五十九條中規(guī)定了注冊商標合理使用制度。第五十九條第一款規(guī)定，注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點，或者含有的地名，注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。
具體到本案中，引證商標為“隨堂通”，該商標注冊固有顯著性不高，且并未通過大量使用、宣傳而提高顯著性；延邊教育出版社在《課時詳解課課清隨堂通》系列書籍中使用“隨堂通”文字屬于正當使用，是為了表明該書內(nèi)容特點、用途、功能，而非指示商品的來源或圖書的出版者。且涉案圖書《課時詳解課課清隨堂通》的前言也明確記載，“方便學生帶進課堂聽課、自學思考、回答問題、歸納總結、檢查課后作業(yè)、自測自評，可達到‘課課清，隨堂通’的效果”。從前言內(nèi)容也可推斷，延邊教育出版社在其教輔材料上使用“隨堂通”文字僅為客觀描述其書籍內(nèi)容的作用，并非意圖攀附他人商譽。法院也認定延邊教育出版社的使用行為屬于正當使用，不構成商標侵權。
二、電子商務銷售商將“隨堂通”作為搜索關鍵詞不構成侵權
本案中，再審申請人認為，京東公司將“隨堂通”設置成圖書檢索查詢的“關鍵詞”，能使原本海量圖書信息瞬時轉變?yōu)槎啃畔?，這就是商標法第四條中所指的“揀選”的商標使用目的，這種行為構成商標性使用，侵犯了其注冊商標專用權。電子書店不同于實體書店，為了方便消費者檢索、查詢圖書，網(wǎng)上書店必須對其所銷售圖書的信息進行錄入與展示，在訂單信息、條形碼、發(fā)貨單等商品交易文書上使用“隨堂通”文字亦是對所售圖書的客觀記載，屬于正當使用的范疇，不構成商標侵權。
法院判決
一審法院認為：盛煥華系第4919016號注冊商標的注冊人，其商標專用權應受法律保護；延邊教育出版社在涉案圖書上使用“隨堂通”字樣，是為表示商品內(nèi)容特點的描述性使用，不具有指示商品或服務來源的作用，不構成商標侵權；京東商務公司、圓周商務公司宣傳、銷售涉案圖書，亦不構成商標侵權；盛煥華主張京東商務公司、圓周商務公司在京東商城網(wǎng)將“隨堂通”設置為圖書分類、檢索、查詢、宣傳與導購的關鍵詞構成商標侵權，但未提供相應的證據(jù)證明，對此事實難以認定。
盛煥華不服一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴，請求撤銷一審判決。北京市高級人民法院認為，我國商標法規(guī)定，未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似商標的，屬于侵犯注冊商標專用權的行為。但是，商標法對注冊商標的保護并不是絕對的，如果他人是將與注冊商標相同或近似的文字用來敘述、說明商品的特點、質量、數(shù)量等或者描述某種商業(yè)活動的客觀事實，而不具有區(qū)分商品來源和不同生產(chǎn)者的作用，則他人的使用不屬于商標意義上的使用，不構成對他人注冊商標專用權的侵犯。對此，我國商標法實施條例第四十九條明確規(guī)定，“注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點，或者含有地名，注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用?！?/p>
本案中，延邊教育出版社、京東商務公司、圓周商務公司在編輯、出版、發(fā)行、經(jīng)銷圖書、在提供圖書查詢服務、商品交易文書以及在網(wǎng)上書店設置關鍵詞等行為中使用“隨堂通”是將其作為《課時詳解課課清隨堂通》圖書名稱的一部分，系向相關公眾說明該圖書本身的內(nèi)容特點，屬于正當使用，不構成對盛煥華注冊商標專用權的侵犯。具體理由如下：
一、延邊教育出版社在《課時詳解課課清隨堂通》系列書籍中使用“隨堂通”文字屬于正當使用。
首先，從使用目的看，涉案圖書《課時詳解課課清隨堂通》的前言中明確記載，“叢書……方便學生帶進課堂聽課、自學思考、回答問題、歸納總結、檢查課后作業(yè)、自測自評，可達到‘課課清，隨堂通’的效果……”。從該前言內(nèi)容看，延邊教育出版社使用“隨堂通”文字，旨在向相關公眾說明使用該系列圖書將達到“課課清，隨堂通，每節(jié)課的內(nèi)容當堂消化和理解”的效果，具有客觀敘述圖書內(nèi)容特點、用途、功能的作用，而非指示商品的來源或圖書的出版者。
其次，延邊教育出版社使用“隨堂通”文字屬于善意在先使用。
本案中，在先生效的北京市西城區(qū)人民法院（2011）西民初字第8571號民事判決查明：“2005年5月，延邊教育出版社出版了《課時詳解隨堂通》系列教輔書，并在圖書封面上使用了‘課時詳解隨堂通’字樣”，而盛煥華于2005年9月申請注冊“隨堂通”商標，后于2009年6月核準注冊，故延邊教育出版社在盛煥華申請注冊“隨堂通”商標前即已經(jīng)開始使用“隨堂通”文字，其在后續(xù)出版的涉案圖書上繼續(xù)將“隨堂通”作為圖書名稱的組成部分使用是一種正當?shù)难赜眯袨?，且盛煥華亦沒有提供證據(jù)證明延邊教育出版社使用“隨堂通”文字系攀附其商標的已有商譽或知名度，故延邊教育出版社是出于善意且一直將“隨堂通”作為圖書名稱的組成部分加以沿用。
綜上，延邊教育出版社在《課時詳解課課清隨堂通》系列書籍中使用“隨堂通”是對“隨堂通”文字的正當使用，盛煥華在本案二審中提供的相應證據(jù)均不能證明其有關延邊教育出版社商標性使用“隨堂通”的訴訟主張。
二、延邊教育出版社在編輯、出版的圖書上使用“隨堂通”文字并未造成相關公眾的混淆或誤認。
首先，涉案注冊商標“隨堂通”的顯著性較弱。以“隨堂通”商標現(xiàn)有的影響力，以一般消費者的認知，在教輔類圖書上看到“隨堂通”三字，更多地會被理解為系作為用以表示學習某項專業(yè)知識的效果等的詞匯，而類似于“隨堂通”的“課課通”、“課課練”等詞匯在教輔市場的圖書名稱中也具有一定的廣泛性，故“隨堂通”盡管被注冊為商標，但其在區(qū)別商品來源方面的顯著性較弱，存在天然的缺陷。
其次，涉案注冊商標“隨堂通”的知名度較低。盛煥華雖然注冊了“隨堂通”商標，但其僅將“隨堂通”使用于《回字格寫字》等培訓教材上，而該培訓教材并非公開出版物，接觸的消費人群有限，故“隨堂通”商標的知名度較低，其獲得的保護也就相應有限。當然，如果盛煥華在41類培訓等服務類別中長期持續(xù)地使用其“隨堂通”商標，并使之達到非常高的知名度，使“隨堂通”商標獲得足夠的顯著性，并建立起與其自身服務唯一聯(lián)系，其“隨堂通”商標的保護強度也會相應獲得增強。
再次，在圖書市場中，除非圖書的品牌已經(jīng)達到相當高的知名度，已擁有廣泛固定的讀者群體，一般來說，消費者購買書籍時的消費習慣更多地在于關注書籍的作者、內(nèi)容以及相應的出版機構，而非書籍的商標，故消費者在購買書籍時不會因為“隨堂通”系他人注冊商標而對商品來源產(chǎn)生混淆，況且涉案圖書的版權頁也已經(jīng)特別標明了“出版發(fā)行：延邊教育出版社”的字樣，在封面和扉頁也標注了延邊教育出版社。
綜上，由于延邊教育出版社在《課時詳解課課清隨堂通》系列書籍中使用“隨堂通”是對“隨堂通”文字的正當使用，并未造成相關公眾的混淆或誤認，故延邊教育出版社在《課時詳解課課清隨堂通》系列書籍中使用“隨堂通”的行為不構成侵犯盛煥華的注冊商標專用權。因此，盡管延邊教育出版社在2005年申請注冊“隨堂通”商標被駁回后，于2011年在第16類“印刷出版物、印刷品”等商品類別上、于2011年12月7日在第16類“海報、印刷出版物、連環(huán)漫畫書”等商品類別上申請注冊“隨堂通”商標，但由于國家商標局曾經(jīng)以“該標志指定使用在‘印刷出版物、印刷品、圖畫’等商品上，直接表示了商品的內(nèi)容特點”等為由駁回了延邊教育出版社的商標注冊申請，再結合延邊教育出版社使用“隨堂通”的方式、使用目的及客觀上并未造成混淆或誤認的后果，故即使延邊教育出版社再次提出注冊申請，也不能證明其使用“隨堂通”是作為商標性的使用。
三、京東商務公司、圓周商務公司在提供圖書查詢服務、商品交易文書以及在網(wǎng)上書店設置關鍵詞等行為中使用“隨堂通”文字未侵犯盛煥華的注冊商標專用權。
由于延邊教育出版社在編輯、出版的涉案圖書上使用“隨堂通”不構成商標侵權，故京東商務公司、圓周商務公司在網(wǎng)上展示、宣傳和銷售上述圖書亦不構成商標侵權。同時，即使盛煥華提供的在京東商城網(wǎng)的搜索欄中輸入“隨堂通”文字顯示的證據(jù)屬實，但由于在網(wǎng)上書店的電子商務活動中提供圖書檢索查詢服務，即將“隨堂通”設置為查詢關鍵詞的行為只是為了方便相關消費者在搜索引擎中輸入相關詞語后快速搜索和查詢到其需要的圖書，在訂單信息、條形碼、發(fā)貨單等商品交易文書上使用“隨堂通”文字亦是對所售圖書的客觀記載，也是為了實現(xiàn)其圖書銷售及統(tǒng)計的目的，這種使用是為了提供圖書信息及客觀描述他人出版的圖書，屬于正當使用，也不構成對盛煥華注冊商標專用權的侵犯。
綜上，延邊教育出版社、京東商務公司、圓周商務公司使用“隨堂通”文字不構成對盛煥華注冊商標專用權的侵犯，無需承擔侵權責任。
盛煥華不服二審判決，向最高人民法院提起再審申請。最高人民法院認為，首先，涉案商標“隨堂通”的顯著性較弱。由于涉案商標具有“隨堂理解”的含義，將該文字使用于教材出版、教育培訓等領域時，因為具有指示服務內(nèi)容的特點，不得禁止他人對服務類別做正當描述性使用。此外，也尚無證據(jù)證明涉案商標經(jīng)過長期大范圍的使用獲得顯著影響從而增加其識別力。因此涉案商標的保護范圍和強度均會受到相應的限制。
其次，延邊教育出版社對“隨堂通”文字的使用系在先的正當使用。延邊教育出版社的被控侵權行為發(fā)生于2005年8月，早于涉案商標的申請注冊時間，延邊教育出版社沒有侵害商標權的主觀意圖。同時，由于圖書類商品的特點，以及涉案商標并未獲得顯著識別力以致于公眾將“隨堂通”與其建立固定聯(lián)系，延邊教育出版社對其在先使用商標的延續(xù)使用，并不會造成相關公眾的混淆。延邊教育出版社并未侵害盛煥華對涉案商標的商標權。
最后，鑒于將“隨堂通”設置為關鍵詞等行為系延邊教育出版社在圖書上使用“隨堂通”文字的正常延續(xù)，原審法院認定該行為亦未侵害盛煥華的商標權并無不當。
綜上，原審判決認定事實清楚、適用法律正確。最高人民法院裁定駁回再審申請。
律師與總裁，是天然的朋友，合作共贏，共創(chuàng)輝煌：市場經(jīng)濟，就是法治經(jīng)濟。無商不活，無法不穩(wěn)。律師與總裁，是天然的朋友，合作共贏，共創(chuàng)輝煌
關注微信“程玉偉律師”(微信號chengyuweilvshi)，閱讀更多精彩文章。使用微信掃描左側二維碼添加關注。
（聲明：本文僅代表作者觀點，不代表法邦網(wǎng)立場。本文為作者授權法邦網(wǎng)發(fā)表，如有轉載務必注明來源“程玉偉律師網(wǎng)”）
執(zhí)業(yè)律所：北京盈科（合肥）律師事務所
咨詢電話： 138 6666 7608
一流的律師團隊 一流的專業(yè)服務 關注我們，就是關注財富
執(zhí)業(yè)律所：北京盈科（合肥）律師事務所
咨詢電話：138 6666 7608
一流的律師團隊 一流的專業(yè)服務 關注我們，就是關注財富
使用微信掃描二維碼
關注程玉偉律師
