【引言】前段時(shí)間，有幾位朋友曾留言咨詢百律：可否用他人注冊(cè)商標(biāo)作為自己公司的字號(hào)？ 舉例："小米"是我們熟知的手機(jī)商標(biāo)，假設(shè)有人想設(shè)立一家電子產(chǎn)品公司，擬取名“上海小米電子有限公司”，是否可以？而正巧上海法院就審理了一個(gè)同類案例，讓我們一起來(lái)看看法院是怎么判的，其理由依據(jù)是什么。
一、案例簡(jiǎn)介
（一）基本事實(shí)
上海建設(shè)路橋機(jī)械設(shè)備有限公司（“建設(shè)路橋公司”）先后在第7類破碎機(jī)等商品上注冊(cè)了“+山寶”商標(biāo)、“+山寶+SHANBAO”商標(biāo)和“山寶”商標(biāo)。其中“ +山寶+SHANBAO”商標(biāo)具有很高的知名度，自1998年起連續(xù)被評(píng)為上海市著名商標(biāo)，并在2005年被國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局認(rèn)定為馳名商標(biāo)。
山寶公司原系建設(shè)路橋公司的經(jīng)銷商，其原企業(yè)名稱為江蘇信義機(jī)電設(shè)備有限公司，于2004年9月2日變更為現(xiàn)企業(yè)名稱。雙方于2015年初終止合作關(guān)系。后建設(shè)路橋公司以山寶公司的中、英文企業(yè)名稱中有“山寶”、“shanbao”字樣，構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，訴至法院，請(qǐng)求判令山寶公司變更企業(yè)字號(hào)，停止使用“山寶”、“SHANBAO”或其他與之近似的詞語(yǔ)作為字號(hào)。
（二）一審判決
一審法院經(jīng)審理，認(rèn)為建設(shè)路橋公司的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)依法受到保護(hù)，山寶公司突出使用“山寶”等標(biāo)識(shí)的行為，侵害了建設(shè)路橋公司的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，但認(rèn)為山寶公司注冊(cè)、使用“江蘇山寶集團(tuán)有限公司”這一企業(yè)名稱及企業(yè)名稱的英文翻譯不構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，故判決山寶公司停止上述商標(biāo)侵權(quán)行為，規(guī)范使用其企業(yè)名稱；同時(shí)，駁回了建設(shè)路橋公司要求山寶公司變更企業(yè)字號(hào)的訴訟請(qǐng)求。
（三）二審及判決
一審法院判決后，建設(shè)路橋公司和山寶公司均不服，向上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起上訴。
建設(shè)路橋公司認(rèn)為，山寶公司及其關(guān)聯(lián)公司沒(méi)有單獨(dú)的研發(fā)和生產(chǎn)制造能力，其發(fā)展完全依賴建設(shè)路橋公司；建設(shè)路橋公司對(duì)山寶公司使用“山寶”字號(hào)一直持否定態(tài)度，曾多次要求山寶公司變更字號(hào)，因得到山寶公司便于開(kāi)拓山寶產(chǎn)品市場(chǎng)的解釋和若與建設(shè)路橋公司終止合作即棄用山寶字號(hào)承諾，所以未采取法律手段主張權(quán)利，但是山寶公司在建設(shè)路橋公司取消其經(jīng)銷商資格后仍繼續(xù)使用“山寶”字號(hào)，意在利用山寶品牌謀取非法利益，有違誠(chéng)實(shí)信用原則，構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。
山寶公司認(rèn)為，其有自己的研發(fā)生產(chǎn)能力，目前在礦山領(lǐng)域，其產(chǎn)品市場(chǎng)知名度已超過(guò)了建設(shè)路橋公司，且其的企業(yè)名稱系歷史沿革而來(lái)，經(jīng)工商行政管理部門依法核準(zhǔn)使用，建設(shè)路橋公司對(duì)其使用“山寶”作為企業(yè)字號(hào)也是認(rèn)可的。山寶公司在其生產(chǎn)商品、宣傳手冊(cè)、網(wǎng)站和展會(huì)上使用“山寶”等字樣系使用公司簡(jiǎn)稱，并未使用建設(shè)路橋公司涉案商標(biāo)中的圖形，且其使用時(shí)均標(biāo)注了自己的注冊(cè)商標(biāo)，故山寶公司的行為既不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，也不構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。
上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理后認(rèn)為，建設(shè)路橋公司的涉案圖文組合商標(biāo)經(jīng)過(guò)其長(zhǎng)期使用，在市場(chǎng)上已具有較高的知名度，“山寶”、“SHANBAO”系商標(biāo)的呼叫部分，相關(guān)公眾會(huì)將視覺(jué)注意力集中在上述文字上，將其作為識(shí)別商標(biāo)的主要部分，而山寶公司突出使用的字號(hào)與上述商標(biāo)的文字部分相同，且山寶公司曾長(zhǎng)期銷售建設(shè)路橋公司的商品，容易使相關(guān)公眾誤認(rèn)為山寶公司與建設(shè)路橋公司存在特定聯(lián)系。因此，山寶公司的上述行為，侵害了建設(shè)路橋公司注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。
其次，法院認(rèn)為山寶公司使用“山寶”作為其企業(yè)字號(hào)，有其歷史淵源，并不存在主觀惡意。山寶公司2004年使用“山寶”作為其企業(yè)字號(hào)后，仍是建設(shè)路橋公司的產(chǎn)品經(jīng)銷商，當(dāng)時(shí)建設(shè)路橋公司的涉案商標(biāo)已具有較高知名度，其應(yīng)當(dāng)預(yù)見(jiàn)到山寶公司的行為客觀上可能會(huì)使相關(guān)公眾造成混淆，但建設(shè)路橋公司在十余年的時(shí)間里對(duì)此并未提出異議，且長(zhǎng)期與山寶公司保持著頻繁的業(yè)務(wù)往來(lái)。
另外，山寶公司除經(jīng)銷建設(shè)路橋公司的產(chǎn)品外，還有其他經(jīng)營(yíng)行為，通過(guò)長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)，其企業(yè)名稱已承載了公司商譽(yù)。
綜上，法院認(rèn)定山寶公司注冊(cè)、使用含有“山寶”字號(hào)的企業(yè)名稱以及使用其企業(yè)名稱的英文翻譯不違背誠(chéng)實(shí)信用原則和公認(rèn)的商業(yè)道德，不構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。
據(jù)此，上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院判決駁回上訴，維持原判。
二、法官評(píng)析
（一）基本分析
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條的規(guī)定，將與他人注冊(cè)商標(biāo)相同或者相近似的文字作為企業(yè)的字號(hào)在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)的，屬于侵犯他人注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的行為。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》第五十八條的規(guī)定，將他人注冊(cè)商標(biāo)作為企業(yè)名稱中的字號(hào)使用，誤導(dǎo)公眾，構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的，依照《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》處理。而在處理此類不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛時(shí)，需要從保護(hù)合法權(quán)益、誠(chéng)實(shí)信用、公平競(jìng)爭(zhēng)等原則，并綜合考慮歷史因素，對(duì)被控侵權(quán)人的行為進(jìn)行考量。
（二）判定分析
總結(jié)本案，法院認(rèn)為山寶公司的行為不違背誠(chéng)實(shí)信用原則和公認(rèn)的商業(yè)道德，不構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的原因有三：
（1）山寶公司使用“山寶”作為其企業(yè)字號(hào)，有其歷史淵源，并不存在主觀惡意；
（2）山寶公司自2004年開(kāi)始使用“山寶”作為其企業(yè)字號(hào)至其與建設(shè)路橋公司終止合作關(guān)系，一直是建設(shè)路橋公司的產(chǎn)品經(jīng)銷商，當(dāng)時(shí)建設(shè)路橋公司的涉案商標(biāo)已具有較高知名度，建設(shè)路橋公司應(yīng)當(dāng)預(yù)見(jiàn)到山寶公司使用“山寶”作為其企業(yè)字號(hào)客觀上可能會(huì)使相關(guān)公眾造成一定混淆，但此期間建設(shè)路橋公司不僅從未對(duì)其提出異議，且持續(xù)與其發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)。
（3）在此期間，山寶公司通過(guò)自身的長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)，其企業(yè)名稱已經(jīng)承載了公司的商譽(yù)。因此，
三、百律點(diǎn)評(píng)
1、就上述案例的字號(hào)部分爭(zhēng)議，從性質(zhì)上講，并不是典型的“商標(biāo)侵權(quán)案”，而是“不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)案”。而與商標(biāo)侵權(quán)案不同的，不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)案往往比較復(fù)雜，需要參照眾多因素來(lái)判斷，而不像商標(biāo)侵權(quán)案相對(duì)比較容易“看得懂”。
2、山寶公司2004年使用“山寶”字號(hào)時(shí)，確實(shí)有一定的不妥，但在本案例關(guān)注點(diǎn)上，不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)注的是：“是否損害其他經(jīng)營(yíng)者的合法權(quán)益，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的行為”，而不是簡(jiǎn)單的“是否容易引起市場(chǎng)混淆”。
3、如果在2004年建設(shè)路橋公司即予以訴訟阻止，百律認(rèn)為其勝訴可能性應(yīng)是比較高。因?yàn)楫?dāng)時(shí)市場(chǎng)上只有一個(gè)（建設(shè)路橋公司）的“山寶”，雖然在當(dāng)時(shí)雙方互相合作的情況下，是否“損害其他經(jīng)營(yíng)者的合法權(quán)益”還不好下結(jié)論，但從容易引發(fā)混淆，從而影響正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)上看，都是有話可說(shuō)的。
4、而正就是這10多年來(lái)，雙方一直合作愉快直至2015年才終止合作這個(gè)過(guò)程，導(dǎo)致了事情性質(zhì)的改變。通過(guò)這10年的發(fā)展，行業(yè)內(nèi)已經(jīng)了解、認(rèn)可了兩個(gè)“山寶”的并行（建設(shè)路橋公司：有商標(biāo)，沒(méi)字號(hào)；山寶公司：有字號(hào)，沒(méi)商標(biāo))。也就是說(shuō)，通過(guò)這10年，市場(chǎng)的認(rèn)知、秩序、權(quán)益已經(jīng)發(fā)生了改變。所以，現(xiàn)在建設(shè)路橋公司再起訴改名，已不再滿足不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的認(rèn)定要求。
5、另外，在本判決中，法院認(rèn)為山寶公司不具有惡意。這個(gè)判斷乍一看，似乎有些問(wèn)題。但若從整個(gè)事件發(fā)展來(lái)看，其實(shí)可以理解。在山寶公司注冊(cè)時(shí)，其與建設(shè)路橋公司有著共同的利益，不存在明顯惡意；在合作10年后，其已經(jīng)形成了自有的聲譽(yù)，現(xiàn)也不應(yīng)因雙方終止合作而產(chǎn)生惡意。
6、最后，通過(guò)這個(gè)案例，我們可以了解以下幾點(diǎn)：
（1）字號(hào)與商標(biāo)，嚴(yán)格來(lái)講是兩個(gè)緯度的事，不好直接說(shuō)字號(hào)是否侵犯商標(biāo)權(quán)。如要爭(zhēng)明，中間要有“不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)認(rèn)定”來(lái)搭橋；
（2）不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)是一個(gè)綜合判斷，結(jié)合上述案例中的法官解析，其包括四個(gè)要素：保護(hù)合法權(quán)益、誠(chéng)實(shí)信用、公平競(jìng)爭(zhēng)、歷史因素等綜合考量。從某種角度上看，這不是一個(gè)法律上的是與非、對(duì)與錯(cuò)的判斷，而是一個(gè)心底的”從量至質(zhì)“的裁量。也就是說(shuō)，法官的主觀認(rèn)知與內(nèi)心確認(rèn)很重要。
（3）這個(gè)案例也印證了一個(gè)道理：“不要躺在權(quán)利上睡大覺(jué)”，在本案例中正是由于建設(shè)路橋公司放任、默許甚至支持，給予了山寶公司對(duì)“山寶”自有權(quán)益的生長(zhǎng)、進(jìn)化、穩(wěn)固空間，導(dǎo)致了導(dǎo)致其最終的敗訴。
整個(gè)案例似乎應(yīng)了一句話：最消磨是朝與暮，再細(xì)看竟大不同。
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案例來(lái)源引自：上海法院網(wǎng)《將他人注冊(cè)商標(biāo)作為企業(yè)名稱中的字號(hào)使用是否一定侵權(quán)？法院：要從保護(hù)合法權(quán)益、誠(chéng)實(shí)信用、公平競(jìng)爭(zhēng)、歷史因素等綜合考量》。內(nèi)容有刪減。
附：本案涉及法條
1、《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》
第四十八條本法所稱商標(biāo)的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，用于識(shí)別商品來(lái)源的行為。
第五十七條有下列行為之一的，均屬侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)：
（七）給他人的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害的。
第五十八條將他人注冊(cè)商標(biāo)、未注冊(cè)的馳名商標(biāo)作為企業(yè)名稱中的字號(hào)使用，誤導(dǎo)公眾，構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的，依照《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》處理。
2、《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》
第二條經(jīng)營(yíng)者在市場(chǎng)交易中，應(yīng)當(dāng)遵循自愿、平等、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，遵守公認(rèn)的商業(yè)道德。
本法所稱的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，是指經(jīng)營(yíng)者違反本法規(guī)定，損害其他經(jīng)營(yíng)者的合法權(quán)益，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的行為。
本法所稱的經(jīng)營(yíng)者，是指從事商品經(jīng)營(yíng)或者營(yíng)利性服務(wù)（以下所稱商品包括服務(wù)）的法人、其他經(jīng)濟(jì)組織和個(gè)人。
3、《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》
第一條下列行為屬于商標(biāo)法第五十二條第（五）項(xiàng)規(guī)定的給他人注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害的行為：
（一）將與他人注冊(cè)商標(biāo)相同或者相近似的文字作為企業(yè)的字號(hào)在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)的；
4、《最高人民法院關(guān)于審理注冊(cè)商標(biāo)、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問(wèn)題的規(guī)定》
第四條被訴企業(yè)名稱侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)或者構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的，人民法院可以根據(jù)原告的訴訟請(qǐng)求和案件具體情況，確定被告承擔(dān)停止使用、規(guī)范使用等民事責(zé)任。
轉(zhuǎn)自：百律
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