在專利侵權案件中，被告可以提出多種抗辯，如現(xiàn)有技術抗辯、先用權抗辯、合法使用抗辯等等。由于原告提起的侵權訴訟是以專利權的有效性為前提，因此被告也可以在應對專利侵權案件的同時，向專利復審委員會（“專利復審委”）申請宣告原告專利無效，如該申請能得到專利復審委的支持，則原告的起訴將被人民法院駁回。
君合律師事務所就曾在一個專利侵權案件中，在提出其他抗辯的同時，代理客戶向專利復審委申請宣告原告專利無效，并獲得了專利復審委支持，從而使人民法院駁回了原告的起訴，充分維護了客戶的利益。
一案件背景
被告美國斯多里機械設備有限公司（StolleMachineryCompany,LLC.，以下簡稱“斯多里”）是世界著名的二片罐和易拉蓋生產設備的制造商，其產品包括全開蓋組合系統(tǒng)、飲料蓋組合系統(tǒng)、基本蓋系統(tǒng)、拉伸再拉伸系統(tǒng)、旋轉注膠機等等與易拉蓋生產設備相關的設備。斯多里已有長達140多年的歷史，是易拉蓋生產設備的鼻祖，其生產的設備銷往全世界，其綜合實力及市場占有率在二片罐和易拉蓋生產設備領域內均處于國際領先地位。
原告蘇州斯萊克精密設備股份有限公司（以下簡稱“斯萊克”）是一家成立于2004年1月6日在江蘇省蘇州市注冊成立的公司，主要從事易拉蓋制造行業(yè)相關設備的研發(fā)、制造，生產、銷售易拉蓋高速生產線的整套設備。斯萊克的實際控制人、法定代表人曾在斯多里工作，擔任機械工程主管等職務，參與了機械自動化設備有關的機械設計方面的工作。
經歷了多年的發(fā)展，易拉蓋高速生產設備的生產技術已相當成熟，如斯多里從1960年代就開始研發(fā)“線性輸送機構”，并取得了大量關于工件輸送裝置的專利；另如，1981年1月27日的美國第4246815號專利文獻，就曾公開了易拉蓋生產設備中的上下驅動機構。
2005年4月29日，斯萊克提起名為“多工位連續(xù)級進模的工件輸送裝置”的實用新型專利申請，授權公告日為2006年6月7日，專利號為ZL200520071525.0（以下簡稱“斯萊克專利”）。
2011年6月7日，斯萊克向蘇州市中級人民法院提起訴訟，主張斯多里于2011年5月3日向中國出口的一套產品包含了其專利的全部技術特征，落入原告專利權的保護范圍，斯多里構成使用、進口、銷售、許諾銷售侵犯其專利權的產品，要求法院判令斯多里立即停止侵犯專利權的行為，銷毀侵權產品、宣傳資料、刪除網站資料，并向原告賠禮道歉，賠償損失。
二斯萊克專利相關權利要求
斯萊克明確其提起本案訴訟的依據(jù)是其專利的權利要求1。
斯來克專利的權利要求1公開了“一種多工位連續(xù)級進模的工件輸送裝置，其特征在于：本裝置包括間歇同步驅動機構、柔性同步輸送帶〔1〕和真空腔結構；間歇同步驅動機構由主動輪〔2〕、從動輪〔3〕和分度間歇機構構成，主動輪通過分度間歇機構與沖床主軸傳動連接；柔性同步輸送帶〔1〕為環(huán)狀，其左、右兩頭分別通過主動輪〔2〕和從動輪〔3〕張緊支撐，形成上、下兩個平面，輸送帶上平面橫向水平穿設在沖床的上、下模間，作為一工件輸送面〔4〕；沖床工作臺的下模四周包圍設有一敞口箱體〔5〕，箱體〔5〕的四壁上設有抽真空口〔6〕；所述工件輸送面〔4〕覆蓋在該箱體〔5〕的敞口處，與箱體〔5〕構成了一個真空腔〔7〕；該真空腔〔7〕內架設有一塊托板〔8〕，該托板〔8〕襯托在工件輸送面〔4〕下，托板〔8〕的四周設置有上下驅動機構；對應于模具，柔性同步輸送帶〔1〕上開設工件定位孔〔9〕，托板〔8〕上也開設有圓孔〔10〕?！?/p>
三抗辯思路的確定
君合律師經分析斯萊克專利及被控侵權產品的技術特征，發(fā)現(xiàn)斯萊克并不能充分證明被控產品落入斯萊克專利的保護范圍，同時，經與斯多里溝通，了解到斯多里在斯萊克專利申請日前，曾制作包含斯萊克所主張被控產品構成侵權的所有技術特征的培訓視頻，并向中國出口了包含斯萊克所主張被控產品構成侵權的所有技術特征的產品。此外，君合律師在與斯多里進行充分溝通、分析斯萊克專利的技術方案，并審查了40多份美國專利后，認定斯萊克專利應當被判定無效。
因此，君合在專利侵權訴訟中也積極運用多種專利抗辯策略，如不侵權抗辯、現(xiàn)有技術以及先用權抗辯等，主要主張被控侵權產品缺少斯萊克專利權利要求記載的必要技術特征，也不存在等同的技術特征，被控產品未落入斯萊克專利的保護范圍；同時，在斯萊克申請本案專利前，斯多里就已通過公開發(fā)表、在國內外公開使用等方式公開被控產品所使用的工件輸送裝置的技術；此外，斯多里在斯萊克涉案實用新型專利申請日之前已經制造同樣產品，享有先用權，并不構成侵權。但就上述抗辯思路，不侵權抗辯是否成立有待法院對設備進行勘驗，而就現(xiàn)有技術以及先用權抗辯，斯多里難以提供充分的證據(jù)。因此，為充分保護客戶的利益，君合在代表斯多里向蘇州市中級人民法院提出上述抗辯理由外，還同時向專利復審委提出了宣告斯萊克專利無效的請求。
四
第一次專利無效申請及專利侵權訴訟一審判決的情況
（一） 第一次專利無效申請的情況
2011年5月9日及2011年8月19日，君合依據(jù)在先美國專利說明書以及中國發(fā)明專利說明書，斯多里培訓資料的視頻、照片和沖床系統(tǒng)手冊等證據(jù)，向專利復審委提出了無效宣告請求，主要理由是斯萊克專利的權利要求不具備新穎性和創(chuàng)造性。
君合無效宣告請求的主要思路為，在現(xiàn)有專利文件中，檢索與斯萊克專利最為接近的專利文件，通過該專利文件，確認其與斯萊克專利的區(qū)別技術特征。在此基礎上，與客戶充分溝通，確認區(qū)別技術特征的作用，并檢索其他專利文件。通過兩個專利文件的結合，認定斯萊克專利的權利要求1不具有實質性特點和進步，不具備新穎性及創(chuàng)造性。
為此，君合向專利復審委提交了兩份對比文件，對比文件1是與斯萊克專利最為接近的專利文件，通過該對比文件，確認其與斯萊克專利權利要求1的區(qū)別技術特征為該真空腔內架設有一塊托板，該托板襯托在工件輸送面下，托板的四周設置有上下驅動機構；托板上也開設有圓孔。君合與斯多里進行了充分溝通，確認該區(qū)別技術的托板的作用實質上是一個脫模板，在于完成沖壓后對工件實施脫模。在此基礎上，君合檢索到了公開了一種脫模板并設置有上下驅動機構的對比文件2，而在對比文件1的基礎上結合對比文件2以及本領域的公知常識得到斯萊克專利權利要求1所述的技術方案對本領域技術人員來說是顯而易見的。根據(jù)上述文件，君合代表客戶向專利復審委主張斯萊克的專利不具有實質性特點和進步，不具備新穎性及創(chuàng)造性，不符合專利法第二十二條第二、三款的規(guī)定，不符合專利授予條件。
專利復審委對君合的兩次無效宣告申請進行了合并審理，并于2012年5月11日作出了審查決定。審查決定確認斯萊克專利權利要求1相對于對比文件1的區(qū)別技術特征在于，對比文件1中采用多個固定的支撐導軌135支撐輸送帶，而斯萊克在“該真空腔〔7〕內架設有一塊托板〔8〕，該托板〔8〕襯托在工件輸送面〔4〕下，托板〔8〕的四周設置有上下驅動機構；托板〔8〕上也開設有圓孔〔10〕。”審查決定確認除上述的區(qū)別技術特征外，對比文件1公開了權利要求1其他所有的技術特征。但同時，專利復審委根據(jù)斯萊克陳述的意見，認為斯萊克專利權利要求1中托板的作用并不是脫模，而“在于在沖壓狀態(tài)和非沖壓狀態(tài)下始終支撐輸送帶”，并由此認定，斯萊克專利相對于對比文件1實際要解決的技術問題是“對比文件1采用固定的支撐導軌135支撐輸送帶，輸送帶在沖壓過程中變形大，運行不平穩(wěn)，上面的工件容易發(fā)生竄動”，而并不是申請人所主張的工件脫模。
由于對托板作用認識不同，專利復審委在該次審查決定中，作出了維持斯萊克專利有效的決定。
（二） 專利侵權訴訟一審判決的情況
2013年4月18日，蘇州市中級人民法院就侵權訴訟作出了一審判決，其主要內容包括：通過對被控侵權產品的現(xiàn)場勘驗，其認為依據(jù)一一對應、全面覆蓋的比對原則，被控侵權產品各項技術特征均落入涉及專利權利要求保護范圍；同時，就斯多里的現(xiàn)有技術抗辯，其認為斯多里無法提供單份專利文獻提出系統(tǒng)比對，且斯多里向中國出口的設備的買受人確認進口的設備的組裝日晚于斯萊克專利申請日，故不支持斯多里的現(xiàn)有技術抗辯；此外，就斯多里的先用權抗辯，其雖然對斯多里在斯萊克專利申請日前向中國出口的設備的勘驗結果可以確認該設備包含了斯萊克專利的所有技術特征，但買受人未能提供原始裝配圖紙以確認該設備的最初技術特征，故不支持斯多里的先用權抗辯。
雖然君合在訴訟過程中，曾與斯多里就證據(jù)情況進行全面的溝通，但由于斯多里確實無力提供其他證據(jù)，君合在專利侵權訴訟一審中所提出的不構成侵權的抗辯，未得到法院的支持。
五第二次專利無效申請及專利侵權訴訟二審判決的情況
（一） 第二次專利無效申請的情況
因第一次審查決定認為其專利權利要求1中托板的作用“在于在沖壓狀態(tài)和非沖壓狀態(tài)下始終支撐輸送帶”，斯萊克在口審中也認可這一內容，因此，君合再次與斯多里進行有效溝通，并重新檢索了大量專利文件，最終發(fā)現(xiàn)了在斯萊克專利申請日前獲得授權的、且包含“通過彈簧在沖壓狀態(tài)和非沖壓狀態(tài)下始終支撐輸送帶的托板”這一技術的美國專利文件。
在此基礎上，君合于2012年11月21日代表客戶再次向專利復審委提出了宣告斯萊克專利無效的申請。因君合提交的這一新的對比文件公開了上述區(qū)別技術特征，且該新的對比文件對于斯萊克自認且在先審查決定認定的區(qū)別技術特征存在技術啟示，故專利復審委支持了申請人的請求，于2013年7月16日作出了審查決定，宣告斯萊克專利權利要求1無效。
（二） 專利侵權訴訟二審判決的情況
2013年5月16日，君合代表斯多里就專利侵權訴訟提起了上訴。因專利復審委于2013年7月16日作出宣告斯萊克專利權利要求1無效的審查決定，而斯萊克專利權利要求1是其提起專利侵權訴訟的基礎，因此斯萊克的起訴已缺乏權利基礎，故江蘇省高級人民法院于2013年11月5日作出了民事裁定書，裁定駁回斯萊克的起訴。
律師與總裁，是天然的朋友，合作共贏，共創(chuàng)輝煌：市場經濟，就是法治經濟。無商不活，無法不穩(wěn)。律師與總裁，是天然的朋友，合作共贏，共創(chuàng)輝煌
關注微信“程玉偉律師”(微信號chengyuweilvshi)，閱讀更多精彩文章。使用微信掃描左側二維碼添加關注。
（聲明：本文僅代表作者觀點，不代表法邦網立場。本文為作者授權法邦網發(fā)表，如有轉載務必注明來源“程玉偉律師網”）
執(zhí)業(yè)律所：北京盈科（合肥）律師事務所
咨詢電話： 138 6666 7608
一流的律師團隊 一流的專業(yè)服務 關注我們，就是關注財富
執(zhí)業(yè)律所：北京盈科（合肥）律師事務所
咨詢電話：138 6666 7608
一流的律師團隊 一流的專業(yè)服務 關注我們，就是關注財富
使用微信掃描二維碼
關注程玉偉律師
