兩家德衡律所因“德衡”商標與商號
對陣法院見高低
北京市第二中級人民法院民事判決書
（2014）二中民終字第04389號
上訴人（原審原告）山東德衡律師事務所，住所地山東省青島市香港西路52號丙。
被上訴人（原審被告）北京德恒律師事務所，住所地北京市西城區(qū)金融街19號富凱大廈B12層。
上訴人山東德衡律師事務所因與被上訴人北京德恒律師事務所侵害商標權(quán)糾紛一案，不服北京市西城區(qū)人民法院于2013年12月18日作出的（2013）年西民初字第09605號民事判決，向本院提起上訴。本院2014年3月24日受理后，依法組成合議庭，于2014年8月25日公開開庭進行了審理。上訴人山東德衡律師事務所（以下簡稱山東德衡律所）的委托代理人王海軍、被上訴人北京德恒律師事務所（以下簡稱北京德恒律所）的委托代理人桂磊到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
上訴人山東德衡律所原審訴稱：德衡律師集團事務所于2003年8月20日向商標局申請注冊“德衡/DEHENG”商標，商標局于2005年12月28日公告核準注冊該商標，指定服務項目為法律服務。后德衡律師集團事務所更名為“山東德衡律師事務所”，并依法向商標局將上述商標的注冊人予以變更。上述商標被依法授權(quán)后，德衡律師集團事務所以及更名后的山東德衡律所均持續(xù)使用了商標，該商標在核定使用服務項目上具有較高的影響力。北京德恒律所作為法律服務提供者將“Deheng”相關文字作為商標標識大量使用在其官方網(wǎng)站上（www.dehenglaw.com），并將該文字注冊為英文商號，而且還注冊了相關域名，均侵犯了山東德衡律所的注冊商標專用權(quán)。故訴至法院要求：一、判令北京德恒律所停止侵犯第3681101號“德衡/DEHENG”商標專用權(quán)行為；二、判令北京德恒律所將其英文名稱“BEIJINGDEHENGLAWOFFICES”予以變更；三、判令北京德恒律所將其域名“www.dehenglaw.com”和“www.dehengip.com”予以變更；四、判令北京德恒律所在全國性法制類報紙醒目位置及全國律師協(xié)會官方網(wǎng)站醒目位置刊載判決書全文以消除影響；五、判令北京德恒律所因?qū)ⅰ癉eheng”相關文字作為商標使用、作為英文商號使用以及作為域名使用而賠償山東德衡律所經(jīng)濟損失人民幣各1元；六、判令北京德恒律所承擔公證費、律師費、差旅費等合理支出1萬元并承擔本案訴訟費用。
被上訴人北京德恒律所原審辯稱：北京德恒律所是經(jīng)司法部、北京市司法局批準，合法享有“德恒”及“BEIJINGDEHENGLAWOFFICES”的字號專用權(quán)；山東德衡律所之“德衡/DEHENG”的注冊商標專用權(quán)形成時間遠晚于北京德恒律所取得“德恒”中、英文字號權(quán)的時間；北京德恒律所對“德恒”及“BEIJING冊DEHENGLAWOFFICES”享有合法在先權(quán)利，未侵犯山東德衡律所之商標專用權(quán)，北京德恒律所就“德恒”之中英文字號使用為合理使用；北京德恒律所就域名“dehenglaw.com”之使用亦為合法在先使用。北京德恒律所是我國律師法律服務行業(yè)的知名律師事務所，山東德衡律所商標涉嫌搶注北京德恒律所英文字號，侵犯了北京德恒律所的英文字號權(quán)。綜上所述，山東德衡律所提起本案訴訟沒有任何法律依據(jù)和事實依據(jù)，應當依法予以駁回。
原審法院經(jīng)審理查明：
一、山東德衡律所系由山東省司法廳準予設立并執(zhí)業(yè)的特殊的普通合伙律師事務所，住所地山東省青島市香港西路52號丙，批準成立時間為1993年12月11日。2005年12月28日國家工商行政管理總局商標局頒發(fā)了第3681101號“德衡/DEHENG”商標注冊證，核定服務項目（第42類）法律服務，注冊人山東德衡律所，注冊地址山東青島市香港西路52號丙，注冊有效期2005年12月28日至2015年12月27日止。2007年11月12日，經(jīng)國家工商行政管理總局商標局核準該注冊商標變更注冊人為德衡律師集團事務所，地址山東青島市香港西路52號丙。2011年7月7日，經(jīng)國家工商行政管理總局商標局核準該注冊商標變更注冊人為山東德衡律所。
二、北京德恒律所的前身為司法部批準組建的中國律師事務中心，成立于1993年1月，該中心為高層次的律師事務所。1995年7月17日，司法部司律字（95）第018號《關于核定部屬律師事務所名稱的通知》，將其名稱核定為“德恒律師事務所（DEdHENGLAWOFFICES）”。2001年6月14日，北京市司法局京司發(fā)[2001]125號《關于德恒律師事務所在北京繼續(xù)執(zhí)業(yè)的通知》，同意該所在北京市繼續(xù)執(zhí)業(yè)，名稱變更為“北京市德恒律師事務所”，英文名稱為“Beijing標DeHengLawOffice”。該所為自收自支、自負盈虧、自我約束、自我發(fā)展的合伙制律師事務所。2011年5月3日，北京市司法局京司發(fā)[2011]162號《北京市司法局關于批準北京市德恒律師事務所變更名稱的決定》批準將其中文名稱變更為“北京德恒律師事務所”，英文名稱變更為“BEIJINGIDEHENGLAWOFFICES”。
三、北京市方圓公證處（2013）京方圓內(nèi)經(jīng)證字第03554號公證書載明：1、打開瀏覽器，在地址欄輸入網(wǎng)址“www.dehenglaw.com”，按回車鍵進入對應頁面，截屏見頁碼1；2、點擊上一步所示頁面中的“德恒專商”鏈接，進入對應頁面，截屏見頁碼2；3、點擊上一步所示頁面中的“專業(yè)領域”鏈接，進入對應頁面，截屏見頁碼3-4；4、點擊上一步所示頁面中的“專業(yè)團隊”鏈接，進入對應頁面，截屏見頁碼5，依次點擊直至頁碼32。其中頁碼1截屏，顯示截面左上方有一圖形標識及標有“德恒律師事務所”中文字樣，其中文下方標有英文“DeHengLawOffices”字樣，中央位置為一黑色長方形底襯，上書“德行天下恒信自然”，圍繞該中心上下分為“關于德恒、專業(yè)服務、專業(yè)人員、最新信息、德恒專商、德恒論壇、社會責任、聯(lián)系德恒”九個子欄目，在中文下方均標有英文標注，其中有五處出現(xiàn)“DeHeng”字樣。頁碼2截屏，顯示截面左上方有一圖形標識及標有“德恒知識產(chǎn)權(quán)”中文字樣，其中文下方標有英文“DeHengIntellectualProperty”字樣，中央位置為一黑色長方形底襯，上書“提供一流的知識產(chǎn)權(quán)法律服務”，圍繞該中心上下分為“專業(yè)領域、專業(yè)團隊、學術(shù)研究、德恒新聞、法律法規(guī)、文件下載、加入德恒、聯(lián)系我們”八個子欄目，在中文下方均標有英文標注，其中有兩處出現(xiàn)“DeHeng”字樣。以下依次點擊開的截屏，其截面亦存在在中文“德恒”下方出現(xiàn)相同的英文“DeHeng”字樣標注的情況。
以上事實，有國家工商行政管理總局商標局第3681101號注冊證，北京市方圓公證處（2013）京方圓內(nèi)經(jīng)證字第03554號公證書，司法部、北京市司法局相關文件以及當事人陳述等證據(jù)在案佐證。
原審法院認為：我國《商標法》規(guī)定商標注冊人享有商標專用權(quán)，受法律保護?！渡虡朔ā吠瑫r還規(guī)定申請注冊的商標不得與他人在先取得的合法權(quán)利相沖突，不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利。相關司法審判實踐亦要求人民法院在審理商標與使用企業(yè)名稱沖突糾紛應當依法保護在先合法登記并使用企業(yè)名稱者享有繼續(xù)使用的合法權(quán)益，即在注冊商標申請日前已經(jīng)合法登記并使用的企業(yè)名稱中的字號與他人商標相同或者近似的，企業(yè)名稱使用人有權(quán)繼續(xù)使用該企業(yè)名稱。故本案爭議的焦點，北京德恒律所在其官方網(wǎng)站及字號等方面上使用英文標識“DeHeng”是否享有合法的在先權(quán)利，并合理、規(guī)范地使用。
根據(jù)本案查明的事實，北京德恒律所成立于1993年1月，原名稱為中國律師事務中心，1995年7月經(jīng)司法部核準更名為“德恒律師事務所”，同時核準英文名稱為“DEHENGLAWOFFICES”。2001年6月，經(jīng)北京市司法局核準，更名為“北京市德恒律師事務所”，英文名稱為“BeijingDeHengLawOffice”。2011年5月，經(jīng)北京市司法局再次核準，名稱變更為“北京德恒律師事務所”，英文名稱變更為“BEIJINGDEHENGLAWOFFICES”，從北京德恒律所名稱三次變更以及有關司法行政部門核準的英文名稱來看，均含有“DeHeng”的這一英文拼讀，雖然三次核準的英文名稱在字母大小寫，拼讀方式及內(nèi)容上略有不同，但核心內(nèi)容“DeHeng”始終未變。上述事實表明，北京德恒律所自1995年7月起，即合法取得英文“DeHeng”的合法使用權(quán)利，而山東德衡律所時至2005年12月方取得國家工商管理總局商標局核準的3681101號“德衡/DEHENG”商標注冊證并投入使用。由此可見，北京德恒律所對涉案“DeHeng”英文標識依法享有在先使用的權(quán)利，且在使用中英文標注均位于中文標注之下，字體均小于中文字體，尚無“DeHeng”英文字樣單獨或突出使用情況，其使用形式合理，拼寫規(guī)范，不足以使相關公眾產(chǎn)生誤認，應當依法予以保護并有權(quán)繼續(xù)合法使用該英文標識。故山東德衡律所認為北京德恒律所將“DeHeng”相關文字作為商標標識使用侵犯其注冊商標專用權(quán)，缺乏相應的事實及法律依據(jù)，原審法院不予支持。關于山東德衡律所認為北京德恒律所將“dehenglaw.com”、“dehengip.com”注冊為域名，不但該注冊晚于山東德衡律所“deheng.com.cn”的注冊，且域名中出現(xiàn)了英文“deheng”字樣，亦構(gòu)成對其商標權(quán)侵犯的訴訟請求，因該訴爭涉及計算機網(wǎng)絡域名糾紛，不屬我院管轄案件范圍，故原審法院對此不加評判。
原審法院依照《中華人民共和國商標法》第三條第一款以及第五十二條第一項之規(guī)定，判決駁回山東德衡律師事務所的訴訟請求。
上訴人山東德衡律所不服原審判決，向本院提起上訴，請求撤銷原審判決，依法改判支持其全部原審訴訟請求，并由北京德恒律所承擔一、二審訴訟費用。其主要上訴理由是：一、原審法院混淆了商標與商號的區(qū)別，其關于北京德恒律所享有在先使用“DEHENG”標識權(quán)利的認定沒有事實依據(jù)，北京德恒律所原審答辯時未主張其享有在先未注冊商標權(quán)，而是辯稱其享有在先商號權(quán)。北京德恒律所將山東德衡律所商標中的英文“DEHENG”作為商標使用，導致混淆誤認，應承擔商標侵權(quán)責任。二、原審法院無視北京德恒律所原英文名稱與現(xiàn)英文名稱的不同，未對北京德恒律所于2011年變更英文名稱為“BEIJINGDEHENGLAWOFFICES”的合法性做出認定，這是山東德衡律所訴訟請求的第二項，原審法院未作出認定屬于漏判。三、原審法院雖然注意到北京德恒律所域名“dehenglaw.com”、“dehengip.com”與山東德衡律所域名“deheng.com.cn”和本案涉及商標沖突，但認為這是涉及計算機網(wǎng)絡域名糾紛，不屬于原審法院管轄，屬于法律適用錯誤，而且原審法院經(jīng)過實體審理后做出管轄認定，程序上也違法。四、原審法院對于山東德衡律所提交的北京德恒律所侵權(quán)的新證據(jù)即“德恒知識產(chǎn)權(quán)宣傳冊”未組織質(zhì)證，而該證據(jù)可以強化證明北京德恒律所將“DEHENG”突出使用，原審程序違法。
被上訴人北京德恒律所認為原審判決認定事實清楚、適用法律正確，請求駁回上訴人山東德衡律所的上訴請求，維持原判。其主要答辯意見為：第一，北京德恒律所一審所主張的在先權(quán)利非在先未注冊商標權(quán)，而是在先字號權(quán)，北京德恒律所合法享有“德恒”及“BEIJINGDEHENGLAWOFFICES”的在先字號權(quán)；第二，原審判決明確認定了“2011年5月，經(jīng)北京市司法局再次核準，名稱變更為‘北京德恒律師事務所’英文名稱變更為‘BEIJINGDEHENGLAWOFFICES’”的事實，故不存在漏判；第三，根據(jù)《最高人民法院關于審理涉及計算機網(wǎng)絡域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》的規(guī)定，涉及域名的侵權(quán)糾紛案件由中級人民法院管轄，故原審法院適用法律正確；第四，山東德衡律所一審開庭后提供的“德恒知識產(chǎn)權(quán)宣傳冊”不屬于一審程序中的“新的證據(jù)”，原審法院不予采納適用法律正確。
二審期間，上訴人山東德衡律所提交了二份證據(jù)材料。證據(jù)材料一為“德恒知識產(chǎn)權(quán)宣傳冊”，用以證明被上訴人北京德恒律所突出使用“DeHeng”，并稱該證據(jù)材料曾在原審期間提交過法院，但未經(jīng)質(zhì)證。上訴人稱該宣傳冊系其委托代理人于2013年12月7日-12月8日參加“知識產(chǎn)權(quán)法律運用高層論壇”時領取的，由北京德恒律所現(xiàn)場散發(fā)的。該宣傳冊封面右上角有“德恒知識產(chǎn)權(quán)”和“DeHengIntellectualPropertyLaw”字樣，其中英文名稱位于中文名稱之下。封面中部有“DeHengIntellectualPropertyLaw”字樣，其中“DeHeng”相對“IntellectualPropertyLaw”較大，封底有“德恒律師事務所（德恒法律集團）德恒律治知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司”字樣，并注明聯(lián)系方式。證據(jù)材料二為第3681101號“德衡/DEHENG”商標的初審審定公告，該公告顯示第3681101號商標于2003年8月20日申請注冊，申請人為山東德衡律所。
被上訴人北京德恒律所提交了八份證據(jù)材料。證據(jù)材料三為山東省司法廳于1993年11月26日發(fā)布的魯司發(fā)政[1993]190號《關于成立中國律師事務中心青島德恒律師事務所的批復》，同意成立中國律師事務中心青島德恒律師事務所。證據(jù)材料四為青島市司法局于1993年12月8日發(fā)布的青司字[1993]108號《轉(zhuǎn)發(fā)山東省司法廳<關于成立中國律師事務中心青島德恒律師事務所的批復>的通知》，該通知稱中國律師事務中心青島德恒律師事務所是由中國律師事務中心派駐青島的律師王麗、李貴方、王大成、秦慶華、官煜等五人組成，按照合作制律師事務所進行管理、實行獨立核算、自收自支的社會主義事業(yè)法人組織。證據(jù)材料五為中國律師事務中心于1995年8月14日致青島德恒律師事務所函，該函稱“根據(jù)司法部1995年36號令《律師事務所名稱管理辦法》及司法部律師司（95）第011號復函精神，中國律師事務中心更名為‘德恒律師事務所’。擬同意你們變更為隸屬山東省青島市司法局管理的獨立執(zhí)業(yè)的青島德恒律師事務所，請你們按照有關規(guī)定辦理相關手續(xù)……抄報：司法部律師司
山東省司法廳青島市司法局”。證據(jù)材料六為山東省司法廳于1997年12月22日出具的魯司律備[1997]13號《律師事務所登記備案函》，該函稱“青島市司法局：經(jīng)研究，同意注銷合作形式的青島德恒律師事務所，同時設立合伙形式的青島德恒律師事務所，該所受你局監(jiān)督、指導?！弊C據(jù)材料七為司法部發(fā)布的（99）司律公字047號《關于下發(fā)山東省律師事務所核定名稱的通知》，準予山東省司法廳律師管理處上報的多家律師事務所使用新名稱，其中包括原青島德恒律師事務所使用新名稱“山東德衡律師事務所”。上述證據(jù)材料三至證據(jù)材料七等五份證據(jù)材料用以證明上訴人山東德衡律所系由改制為合伙形式的青島德恒律師事務所更名而來，非由合作形式的中國律師事務中心青島德恒律師事務更名而來，故山東德衡律所的成立時間應為1999年，非1993年12月。
被上訴人北京德恒律所提交的證據(jù)材料八和九為北京德恒律治知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司與北京德恒匯智知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，上述營業(yè)執(zhí)照顯示兩公司成立日期為2012年2月9日和2007年3月1日。上述兩份證據(jù)材料用以證明北京德恒律治知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司與北京德恒匯智知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司系獨立法人，與北京德恒律所非同一主體。證據(jù)材料十為北京市工商行政管理局西城分局于2011年7月20日下發(fā)的《名稱變更通知》，核準北京德恒專商知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司名稱變更為北京德恒匯智知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司，用于證明北京德恒匯智知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司的前身即北京德恒專商知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司。
對于上訴人山東德衡律所的二份證據(jù)材料，被上訴人北京德恒律所認可證據(jù)材料一的真實性，但認為宣傳冊系德恒律治知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司出具，與被上訴人無關。對于證據(jù)材料二，北京德恒律所認定其真實性、合法性、關聯(lián)性及證明事項。
對于被上訴人北京德恒律所的八份證據(jù)材料，上訴人山東德衡律所認可八份證據(jù)材料的真實性、合法性、關聯(lián)性，但認為山東德衡律所的前身系1993年成立的中國律師事務中心青島德恒律師事務，故山東德衡律所的成立時間應為1993年。
根據(jù)雙方當事人的舉證、質(zhì)證意見以及當庭陳述，本院認證如下：鑒于北京德恒律所認可證據(jù)材料一的真實性、合法性，故本院對其真實性和合法性予以確認，鑒于北京德恒律所認可證據(jù)材料二的真實性、合法性、關聯(lián)性及證明事項，本院對此亦予以認可。鑒于山東德衡律所認可證據(jù)材料三至十的真實性、合法性、關聯(lián)性，本院對該八份證據(jù)材料的真實性、合法性、關聯(lián)性均予以認可。
關于上述證據(jù)材料的證明事項，根據(jù)證據(jù)材料一和證據(jù)材料八，“德恒知識產(chǎn)權(quán)宣傳冊”系案外人北京德恒律治知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司出具，與本案無關，本院對證據(jù)材料一的關聯(lián)性和證明事項不予認可，同時認可證據(jù)材料八、九、十的證明事項。經(jīng)查，山東德衡律所至多于2013年12月7日之后向原審法院提交了宣傳冊，希望作為原審證據(jù)，時間系原審法院2013年6月14日公開開庭后、2013年12月18日原審判決作出前。
根據(jù)證據(jù)材料三至證據(jù)材料七，本院認可山東德衡律所由中國律師事務中心青島德恒律師事務所更名而來，二者系承繼關系，山東德衡律所的成立時間應為1993年12月。
本院經(jīng)審理查明，1993年12月，中國律師事務中心派駐青島的五名律師組成中國律師事務中心青島德恒律師事務所，按照合作制律師事務所進行管理，受青島市司法局領導和管理；1995年8月中國律師事務中心青島德恒律師事務所變更為隸屬于青島市司法局管理的獨立執(zhí)業(yè)的青島德恒律師事務所；1997年12月22日，注銷合作形式的青島德恒律師事務所，設立合伙形式的青島德恒律師事務所；1999年6月，合伙形式的青島德恒律師事務所更名為山東德衡律所。
另查，域名“dehenglaw.com”于2004年8月31日創(chuàng)建，注冊機構(gòu)為德恒律師事務所；域名“dehengip.com”于2007年4月10日創(chuàng)建，雙方確認注冊機構(gòu)為DeHeng，IntellectualPropertyLaw，LLC。北京德恒律稱“DeHengIntellectualPropertyLaw，LLC”對應的主體為北京德恒匯智知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司，山東德衡律所則認為其為北京德恒律治知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司。
本院經(jīng)審理查明的其他事實與原審法院一致。
本院認為：上訴人山東德衡律所申請并核準注冊的第3681101號“德衡/DEHENG”商標，受法律保護，他人未經(jīng)商標注冊人許可，不得在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標。但是我國《商標法》也規(guī)定，申請注冊的商標，不得與他人在先取得的合法權(quán)利相沖突，也不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利。根據(jù)相關司法解釋，在先權(quán)利包括但不限于著作權(quán)、外觀設計專利權(quán)、企業(yè)名稱權(quán)、肖像權(quán)、名稱權(quán)等。
根據(jù)本案查明的事實，在上訴人山東德衡律所2005年12月28日注冊取得“德衡/DEHENG”商標之前，被上訴人北京德恒律所的名稱歷經(jīng)二次變更，相對應的英文名稱亦從1995年的“DEHENGLAWOFFICES”，變更至2001年“BeijingDeHengLawOffice”，并持續(xù)使用，其中均包含英文“deheng”
宋曉江律師辦案心得：犯案后，當事人親屬總是找熟人、托關系，費時費力費錢，貽誤戰(zhàn)機。最終，當事人及親屬會深刻體會到：律師越早介入，當事人的權(quán)益越能得到保護。
關注微信“宋曉江律師”(微信號songxiaojiang_lawyer)，閱讀更多精彩文章。使用微信掃描左側(cè)二維碼添加關注。
（聲明：本文僅代表作者觀點，不代表法邦網(wǎng)立場。本文為作者授權(quán)法邦網(wǎng)發(fā)表，如有轉(zhuǎn)載務必注明來源“宋曉江律師網(wǎng)”）
執(zhí)業(yè)律所：北京市兩高律師事務所
咨詢電話： 13910906695
關注宋曉江刑辯律師，關注法邦名律刑事辯護專家團律師，本辯護團擁有一流的辯護技巧，豐厚的社會資源，在職務犯罪領域、經(jīng)濟、金融犯罪領域、涉黑涉毒犯罪領域，竭誠為嫌疑人生命權(quán)和自由權(quán)辯護。更多詳情請關注宋曉江律師微網(wǎng)站！
執(zhí)業(yè)律所：北京市兩高律師事務所
咨詢電話：13910906695
關注宋曉江刑辯律師，關注法邦名律刑事辯護專家團律師，本辯護團擁有一流的辯護技巧，豐厚的社會資源，在職務犯罪領域、經(jīng)濟、金融犯罪領域、涉黑涉毒犯罪領域，竭誠為嫌疑人生命權(quán)和自由權(quán)辯護。更多詳情請關注宋曉江律師微網(wǎng)站！
使用微信掃描二維碼
關注宋曉江律師
