購物狂歡大戰(zhàn)未到，“雙十一”商標(biāo)大戰(zhàn)已然硝煙彌漫：
2014年10月16日，天貓(系，下同)發(fā)布《通告函》，宣稱已于2012年注冊“雙十一”系列商標(biāo)(注冊號：10136470，10136420)，直指“少數(shù)電商企業(yè)”侵犯其商標(biāo)專有權(quán)，并保留“通過司法途徑進行追究的權(quán)利”。
2014年10月30日，京東(系，下同)發(fā)布《致全國媒體合作伙伴的一封信》，痛陳“該電商企業(yè)(注：天貓)……試圖將此節(jié)日以‘合法’的方式據(jù)為己有，甚至用威逼利誘的手段給媒體和電商同業(yè)公司設(shè)置障礙……有違公平競爭的原則。這種借法律之名、行壟斷之實的行為……損害了消費者利益?！?/p>
經(jīng)從國家商標(biāo)局核實，天貓確實注冊了“雙十一”商標(biāo)。那么問題來了，天貓為什么要把“雙十一”注冊為商標(biāo)?又為什么能注冊成為商標(biāo)?北京商標(biāo)律師請看下面兩條Tips：
Tips1服務(wù)名稱、注冊商標(biāo)、商業(yè)標(biāo)識及其他
服務(wù)名稱，可分為通用服務(wù)名稱或特有服務(wù)名稱。例如，注冊商標(biāo)之前，天貓僅僅是將“雙十一”作為一項特有服務(wù)名稱，即特定化指稱天貓的網(wǎng)絡(luò)購物狂歡節(jié)，天貓“為零售目的在通訊媒體上展示商品”。因天貓第一次賦予“雙十一”購物狂歡節(jié)的內(nèi)涵，因此而被特定化為服務(wù)名稱。我國現(xiàn)有法律體系，暫無對特有服務(wù)名稱的有效保護，只有當(dāng)特有服務(wù)名稱上升到“知名服務(wù)的特有名稱”后，才能獲得《反不正當(dāng)競爭法》第五條第二款的有限(與知名度匹配的地域)保護。
而注冊商標(biāo)，指經(jīng)商標(biāo)局核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)，一經(jīng)核準(zhǔn)注冊，即獲得《商標(biāo)法》上的排他性的商標(biāo)專有權(quán)，無論是否知名，不受地域限制(國內(nèi))，其他人未經(jīng)商標(biāo)權(quán)人許可，不得使用注冊商標(biāo)。這就是天貓為什么要將“雙十一”注冊成為商標(biāo)的原因，大大提高“雙十一”的獨占性和排他性。
商業(yè)標(biāo)識，例如LOGO、廣告語等，往往只享有《著作權(quán)法》意義上的保護，這種保護通常弱于《商標(biāo)法》上的保護。
Tips2哪些可以注冊為商標(biāo)?
從形式上看，《商標(biāo)法》第8條明確規(guī)定了文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標(biāo)志、顏色組合和聲音等。
從實質(zhì)上看，《商標(biāo)法》第9條明確規(guī)定必須具有一定的顯著性。顯著性通常包括“固有顯著性”和“獲得顯著性”。在天貓購物狂歡節(jié)之前，“11.11”僅具有“光棍節(jié)”的“固有顯著性”;經(jīng)天貓?zhí)囟ɑ?，人們常用“雙十一”表達具有購物節(jié)意義的“11.11”，因此而具有“購物節(jié)”的獲得顯著性，這為“雙十一”獲準(zhǔn)注冊商標(biāo)奠定了顯著性基礎(chǔ)。
從內(nèi)容上看，《商標(biāo)法》第10、11、12條明確規(guī)定了常見的一些禁止行為，例如僅表示商品或服務(wù)的特點、特征的，不得作為商標(biāo)注冊。那么問題來了，某種意義上說，“雙十一”作為購物節(jié)這一服務(wù)的“時間”特點、特征，為什么能夠被注冊成為商標(biāo)呢?這個問題值得探討。
Tips3何為商標(biāo)專有權(quán)?
討論這個問題有點小兒科，權(quán)當(dāng)普法。這里關(guān)注兩層含義，商標(biāo)專有權(quán)的排他性及邊界問題。
毫無疑問，天貓2012年起獲得了“雙十一”商標(biāo)的專有權(quán)，從那時其即有權(quán)排他性的使用該商標(biāo)，并有權(quán)要求任何未經(jīng)其許可授權(quán)的第三方停止使用、消除影響，甚至是要求其賠償損失。所以，天貓發(fā)出《通知函》，或者是采取訴訟行動，法律程序上，并無不妥。
另外一個問題，專有權(quán)的邊界問題?！渡虡?biāo)法》第56條明確規(guī)定，注冊商標(biāo)的專用權(quán)，以核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)和核定使用的商品為限。本案中，天貓在第35、38、41類上注冊了第10136470號、第10136420號、第10140421號商標(biāo)，三個商標(biāo)子類別基本上涵蓋了通過互聯(lián)網(wǎng)銷售產(chǎn)品、發(fā)布廣告等商品情形，所以其行使商標(biāo)權(quán)的范疇并未越界。
Tips4商標(biāo)侵權(quán)的常見形式
我國《商標(biāo)法》第57條列舉了一些常見的侵犯商標(biāo)專有權(quán)的情形。本案屬于第一種情形，未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在同一種商品或服務(wù)上使用與其注冊商標(biāo)相同的商標(biāo)的。因為按照媒體的說法，京東直接在網(wǎng)站及廣告中使用了與“雙十一”商標(biāo)相同的內(nèi)容。
這里其實有一個司法實踐中爭議頗大的問題，京東目前仍然在突出使用“11.11”這類標(biāo)識，這是否屬于第二種“未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標(biāo)近似的商標(biāo)”行為?這就是商標(biāo)法上的相似性判斷問題。結(jié)論不重要，具體的案件中，這就是體現(xiàn)律師“刀工”的時候了，有時真的要建立不同的比對模型去評估相似性，而不是說“我反正覺得看起來挺像的”。
Tips5關(guān)于商標(biāo)侵權(quán)要件中的“使用”
商標(biāo)法上的使用具有特殊的含義，這往往是具體案件中的重要爭議焦點問題。我們認(rèn)為，只有當(dāng)侵權(quán)人使用權(quán)利人的商標(biāo)標(biāo)識能夠起到區(qū)分商品或服務(wù)來源的作用時，才能構(gòu)成商標(biāo)法意義上的使用，也才能最終被認(rèn)定為侵犯商標(biāo)專有權(quán)。
例如，截止目前，京東網(wǎng)站仍然有大量描述文字含有“雙十一”字樣，但這種使用僅僅是一種描述性、陳述性使用，不具有區(qū)別服務(wù)來源的功能。另外一個相似的例子，我們有注意到很多商業(yè)廣告中有如是描述，“購買即送iPhone6”，這時使用“iPhone6”字樣，就不是商標(biāo)法意義上的使用，所以就不構(gòu)成對蘋果商標(biāo)專有權(quán)的侵犯(其他權(quán)益另類)。
而相反的實例則是，之前京東已經(jīng)撤換掉的廣告海報及網(wǎng)站LOGO圖，明顯的、突出的、單獨的使用“雙十一”字樣或圖樣，通常理解，即具有了區(qū)分服務(wù)來源的功能，所以屬于商標(biāo)法上的使用，涉嫌侵犯天貓商標(biāo)權(quán)。
Tips6關(guān)于混淆性
混淆性，不是指侵權(quán)人意圖有造成混淆性的故意，而是指導(dǎo)致一般人混淆的可能或結(jié)果。在同一種商品或服務(wù)上使用相同或相似的商標(biāo)構(gòu)成侵權(quán)，則推斷為必然構(gòu)成混淆，所以不考慮這一要素。只有當(dāng)在類似的商品上使用相同或相似的商標(biāo)時，才會審視混淆性問題。這又是司法實踐中的一大難題，我們往往會借助不同的工具模型(例如搜索引擎模型、社交媒體模型、抽樣調(diào)查模型等)，證明一般人存在混淆的可能或結(jié)果。
因在同一種服務(wù)上使用商標(biāo)，本案中不存在混淆性判斷的問題。但本案中，對混淆性問題的判斷卻有另外一層價值，即若一般人不會構(gòu)成混淆商品或服務(wù)的來源，是不是可以反證京東使用“雙十一”標(biāo)識不是商標(biāo)法意義上的“使用”?可不可以理解京東使用“雙十一”標(biāo)識，僅僅是為了向用戶宣示、陳述參與購物促銷活動的事實以及活動的時間?
Tips7如何規(guī)避商標(biāo)侵權(quán)?
盡管前面提到，天貓的“雙十一”商標(biāo)，因天貓的購物狂歡節(jié)特定化后獲得顯著性，但是這種顯著性是弱顯著性，屬于描述性商標(biāo)。即，從字面角度，“雙十一”僅僅是對11月11日這一天的時間的簡化型描述?！半p十一”商標(biāo)的這一特性，就給京東如何有效規(guī)避商標(biāo)侵權(quán)留下了空間。
例如，我們在使用“雙十一”標(biāo)識時，強化“雙十一”的時間概念，弱化其購物節(jié)的概念;或者，干脆變相使用“雙11”等文字或圖形形態(tài)，以“11月11日”的有限表達形式作為抗辯;等等。
Tips8關(guān)于商標(biāo)爭議
《商標(biāo)法》第44條明確規(guī)定，已經(jīng)注冊的商標(biāo)，違反《商標(biāo)法》第11條規(guī)定的，其他單位或者個人可以請求商標(biāo)評審委員會宣告該注冊商標(biāo)無效。其中，第11條規(guī)定，“下列標(biāo)志不得作為商標(biāo)注冊：……(二)僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點的……”。
如前所述，天貓注冊的“雙十一”商標(biāo)，僅僅是其購物節(jié)的“其他特點”(時間特點)的直接表示，當(dāng)然京東有權(quán)提起商標(biāo)爭議，若能輔以其他證據(jù)(例如“雙十一”的稱謂本來就是中國文化的慣常表達，例如“雙十協(xié)定”等)及淡化理論，被宣告無效的可能性并不悲觀。當(dāng)然，若能宣告“雙十一”商標(biāo)無效，也算不負(fù)京東“敞開胸懷、自有競爭”之情懷。
Tips9關(guān)于商標(biāo)泛化
商標(biāo)泛化問題(不同的，商標(biāo)淡化問題，則是針對防止商標(biāo)淡化提出的，這里恰恰是利用淡化相反的觀點)，是知識產(chǎn)權(quán)法平衡社會利益與個體利益最糾結(jié)的表現(xiàn)之一。一方面，知識產(chǎn)權(quán)法要鼓勵個體創(chuàng)新，就必要要保護個體勞動價值與創(chuàng)新成果，那就應(yīng)該保護商標(biāo)權(quán)人對商標(biāo)的貢獻價值，防止商標(biāo)淡化;相反的，知識產(chǎn)權(quán)法還想促進社會價值最大化，防止過度保護個體利益而影響智慧及成果流轉(zhuǎn)，那就應(yīng)該防止泛化后的商標(biāo)被過度保護。
這種糾結(jié)，在司法實踐中體現(xiàn)出完全不一樣的審批思路，這就給京東應(yīng)訴天貓商標(biāo)案件留下了較大的勝算空間。例如在朗科優(yōu)盤案件中，商評委認(rèn)為，朗科公司將本商品的通用名稱注冊為商標(biāo)加以獨占，妨礙了同行業(yè)其他經(jīng)營者正當(dāng)、合理地使用“優(yōu)盤”這一計算機移動存儲設(shè)備的商品通用名稱。
那么問題來了，“雙十一”是不是一個被泛化了的通用名稱?或許，我們換個問法，答案更加清晰，一般人看到“雙十一”第一印象想到的是什么?如果是“天貓”或“天貓的購物節(jié)”，那么我們認(rèn)為這個商標(biāo)沒有被泛化;如果第一印象僅僅是“購物節(jié)”，這個購物節(jié)可能是京東、亞馬遜、當(dāng)當(dāng)什么的，那么“雙十一”商標(biāo)則存在泛化的可能性。一個商標(biāo)若被泛化了，這時我們就要重新考慮該商標(biāo)的專有權(quán)邊界問題了。
當(dāng)然，商標(biāo)的泛化和淡化價值矛盾問題，或許還會繼續(xù)糾結(jié)一段時間。
Tips10關(guān)于商標(biāo)戰(zhàn)略
之所以稱之為戰(zhàn)略，只是想告訴大家，商標(biāo)對于企業(yè)而言，承載的價值和意義遠遠超出大家的期待。何人曾想，天貓將“雙十一”居然注冊成了商標(biāo)，以此成為鉗制京東在這個購物季的最大殺手锏，京東顯然措手不及;京東曾想，豪情萬丈慷慨大氣的宣傳“共享618”，可是“618”的商標(biāo)顯然不在京東手里，未來，京東還會措手不及嗎?
(1)現(xiàn)實性商標(biāo)注冊，大家都不會忘記，可是有幾人想過防御性商標(biāo)注冊?尤其是戰(zhàn)略性防御注冊?天貓想到了，所以主動壓制對手，維權(quán)正義凌然。
(2)專利檢索，大家都不會忘記，可是有幾人想過商標(biāo)檢索?尤其是發(fā)布重要廣告或活動之前?京東沒想到，所以狼狽撤下廣告，苦情昭告天下媒體。
(3)商標(biāo)攻防，很難有預(yù)設(shè)的輸贏，加多寶輸過，蘋果也輸過，若能有效組織專業(yè)力量，有效利用工具模型，勝敗難料。
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