基本案情：
2003年X月，A公司與B公司簽訂委托研發(fā)協(xié)議，約定：A公司委托B公司開發(fā)改進(jìn)產(chǎn)品“汽車車身整形設(shè)備”，A公司對(duì)研發(fā)成果享有所有權(quán)；A公司要求B公司對(duì)本產(chǎn)品研發(fā)成果保密，若B公司人員在工作或離職期間，將本產(chǎn)品的相關(guān)資料攜帶出B公司，用作與A公司相同行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)或損害雙方利益，均視為侵犯雙方的商業(yè)秘密，雙方均有權(quán)追究其侵權(quán)行為。陳XX自2003年X月應(yīng)聘到B公司，該公司與陳XX簽訂有保密協(xié)議，協(xié)議書中約定陳XX對(duì)公司負(fù)有保守商業(yè)秘密義務(wù)，不得對(duì)他人披露、不得自己使用或允許他人使用公司商業(yè)秘密。在B公司工作期間，陳XX任職研發(fā)中心工程師，參與了汽車大梁校正儀的研發(fā)工作，2004年X月陳XX辭職。2005年X月，陳XX到C公司工作，職務(wù)系汽車檢測(cè)維修設(shè)備部部長，并繪制了汽車大梁校正儀的相關(guān)圖紙，C公司根據(jù)陳XX繪制的圖紙批量生產(chǎn)和銷售汽車大梁校正儀。2005年底A公司發(fā)現(xiàn)C公司在市場(chǎng)上銷售的汽車大梁校正儀侵犯了A公司的商業(yè)秘密，隨起訴到法院，請(qǐng)求法院依法判令陳XX和C公司立即停止侵犯原告商業(yè)秘密的侵權(quán)行為，并賠償損失。
分岐：
在本案中，原告A公司共主張五項(xiàng)技術(shù)信息為其商業(yè)秘密。其中，原告A公司主張構(gòu)成商業(yè)秘密的第1、3、4項(xiàng)技術(shù)信息，僅涉及產(chǎn)品的尺寸，第2項(xiàng)信息屬于一種生產(chǎn)工藝方面的經(jīng)驗(yàn)，第5項(xiàng)技術(shù)信息屬于產(chǎn)品的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和尺寸的組合。對(duì)于第1、3、4項(xiàng)技術(shù)信息，由于僅涉及產(chǎn)品的尺寸，在進(jìn)入市場(chǎng)后相關(guān)公眾通過觀察產(chǎn)品即可直接獲得，不能認(rèn)定為商業(yè)秘密；對(duì)于第2項(xiàng)技術(shù)信息，由于屬于生產(chǎn)工藝方面的經(jīng)驗(yàn)，沒有證據(jù)證明該信息已為公眾所知悉，可以認(rèn)定該信息構(gòu)成商業(yè)秘密。對(duì)此，沒有不同意見。但是，對(duì)于第5項(xiàng)技術(shù)信息，由于是產(chǎn)品的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和尺寸的組合，是否也構(gòu)成商業(yè)秘密，存在三種不同意見。
第一種意見認(rèn)為，產(chǎn)品的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和尺寸組合不屬于相關(guān)公眾通過觀察產(chǎn)品即可直接獲得的信息，因此應(yīng)認(rèn)定為構(gòu)成商業(yè)秘密。
第二種意見認(rèn)為，產(chǎn)品的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和尺寸組合盡管不屬于相關(guān)公眾通過觀察產(chǎn)品即可直接獲得的信息，但，通過反向工程可以獲得該技術(shù)信息，因此，該技術(shù)信息是否被認(rèn)定為商業(yè)秘密，關(guān)鍵看被告是否以反向工程抗辯。如果被告以反向工程抗辯，且符合反向工程抗辯理由，則不應(yīng)認(rèn)定為構(gòu)成商業(yè)秘密；如果被告沒有以反向工程抗辯，或即使以反向工程抗辯，但抗辯理由不符合反向工程抗辯理由，那么，則應(yīng)認(rèn)定為構(gòu)成商業(yè)秘密。
第三種意見認(rèn)為，產(chǎn)品的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和尺寸組合可以通過反向工程獲得，因此，不應(yīng)認(rèn)定為構(gòu)成商業(yè)秘密。
評(píng)析：
筆者同意第二種意見，該技術(shù)信息是否構(gòu)成商業(yè)秘密，關(guān)鍵看被告是否以反向工程抗辯，抗辯理由是否符合反向工程抗辯理由。
依據(jù)我國反不當(dāng)競(jìng)爭法的規(guī)定，商業(yè)秘密是指一切不為公眾所知悉，具有經(jīng)濟(jì)價(jià)值和實(shí)用價(jià)值，且權(quán)利人已采取了保密措施的經(jīng)營信息和技術(shù)信息。這里的技術(shù)信息是指在產(chǎn)品的生產(chǎn)和制作過程中的技術(shù)訣竅和秘密、非專利技術(shù)成果、專有技術(shù)。如各種產(chǎn)品、化學(xué)制品、元件、食品、藥品等的生產(chǎn)方案、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝流程、配方、質(zhì)量控制和管理方面的技術(shù)知識(shí)均包括在內(nèi)。這里的經(jīng)營信息是指與經(jīng)營銷售有關(guān)的保密資料、情報(bào)、計(jì)劃、方案、方法、程序、經(jīng)營決策等。具體來說它包括未公開的產(chǎn)品的市場(chǎng)占有狀況、產(chǎn)品的區(qū)域分布、推銷計(jì)劃、顧客名單、進(jìn)貨渠道、銷售網(wǎng)絡(luò)、配方及其來源、產(chǎn)品價(jià)格、供求狀況、標(biāo)底、標(biāo)書內(nèi)容等資料。
《最高人民法院關(guān)于審理不正當(dāng)競(jìng)爭民事案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十二條規(guī)定：“通過自行開發(fā)研制或者反向工程等方式獲得的商業(yè)秘密，不認(rèn)定為反不正當(dāng)競(jìng)爭法第十條第(一)、（二）項(xiàng)規(guī)定的侵犯商業(yè)秘密行為。前款所稱‘反向工程’，是指通過技術(shù)手段對(duì)從公開渠道取得的產(chǎn)品進(jìn)行拆卸、測(cè)繪、分析等而獲得該產(chǎn)品的有關(guān)技術(shù)信息。當(dāng)事人以不正當(dāng)手段知悉了他人的商業(yè)秘密之后，又以反向工程為由主張獲取行為合法的，不予支持。”
本案中，A公司主張的商業(yè)秘密是五項(xiàng)技術(shù)信息，其中的第5項(xiàng)技術(shù)信息屬于產(chǎn)品的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和尺寸的組合。對(duì)于該項(xiàng)技術(shù)信息能否構(gòu)成商業(yè)秘密，關(guān)鍵是看該技術(shù)信息能否為相關(guān)公眾所知悉。由于該項(xiàng)技術(shù)信息屬于產(chǎn)品的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和尺寸的組合，盡管該部分技術(shù)信息不屬于相關(guān)公眾通過觀察產(chǎn)品即可直接獲得的信息，但通過反向工程是可以獲得該技術(shù)信息的。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理不正當(dāng)競(jìng)爭民事案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十二條的規(guī)定。該技術(shù)信息是否構(gòu)成商業(yè)秘密，關(guān)鍵是看被告是如何抗辯的。如果被告沒有以反向工程抗辯，該技術(shù)信息也沒有通過其他方式被公開，那么，該技術(shù)信息構(gòu)成商業(yè)秘密是沒有疑義的；如果被告以反向工程抗辯，則應(yīng)提供相關(guān)證據(jù)，即應(yīng)提供其“反向工程”的工程技術(shù)資料、圖紙、計(jì)算公式、實(shí)施“反向工程”的具體技術(shù)人員、時(shí)間等一系列證據(jù)。作為反向工程的理由如果成立，對(duì)原告來說，其主張就得不到支持，對(duì)被告來說，就是合法擁有，合法使用，可以免除責(zé)任。
當(dāng)然了，對(duì)于被告以不正當(dāng)手段知悉了他人的商業(yè)秘密后，又以反向工程抗辯，這種抗辯，根據(jù)法律的規(guī)定是不成立的。
企業(yè)在實(shí)施反向工程過程中應(yīng)注意的幾個(gè)問題：
《最高人民法院關(guān)于審理不正當(dāng)競(jìng)爭民事案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十二條，明確了反向工程的合法性，排除了法律風(fēng)險(xiǎn)，有利于企業(yè)的技術(shù)發(fā)展和更新。但并不是所有的反向工程都不侵犯他人的商業(yè)秘密，對(duì)于“當(dāng)事人以不正當(dāng)手段知悉了他人的商業(yè)秘密之后，又以反向工程為由主張獲取行為合法的”，法律是不支持的，也就是說這種情況仍侵犯他人的商業(yè)秘密。
因此，企業(yè)在實(shí)施反向工程的過程中，必須注意以下四個(gè)方面，以避免侵犯他人商業(yè)秘密。
1、必須合法取得反向工程的產(chǎn)品。反向工程是指他人通過研究技術(shù)秘密權(quán)利人售出的產(chǎn)品或者用戶手冊(cè)等，以回溯、反向等方法獲得權(quán)利人技術(shù)秘密的過程。因此，企業(yè)欲通過反向工程獲得他人的技術(shù)秘密，首先必須合法取得反向工程的產(chǎn)品。法律上規(guī)定的獲得財(cái)產(chǎn)的合法方式主要有購買、轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與等，所以，企業(yè)可以通過上述規(guī)定的合法方式取得反向工程產(chǎn)品并保留相關(guān)證據(jù)，如發(fā)票、合同等相關(guān)憑證。如果用于反向工程的產(chǎn)品系違法獲得如盜竊、搶奪等手段，那么，在此基礎(chǔ)上的反向工程是違法的。
2、反向工程主張者必須沒有保密義務(wù)。這主要包括兩種情形即實(shí)施反向工程企業(yè)不承擔(dān)保密義務(wù)及參加反向工程的員工不承擔(dān)保密義務(wù)。如果實(shí)施反向工程的企業(yè)本身與商業(yè)秘密權(quán)利企業(yè)訂有保密協(xié)議或參加反向工程的員工對(duì)前企業(yè)負(fù)有保密義務(wù)，那么，在此基礎(chǔ)上實(shí)施的反向工程顯然是違法的，不能作為被告抗辯的合法理由。
3、反向工程的主張者應(yīng)當(dāng)具有實(shí)施反向工程的物質(zhì)條件且必須保留實(shí)施反向工程的相關(guān)證據(jù)。即，既要有相關(guān)的技術(shù)人員，又要有研究過程的確鑿記載。在實(shí)施反向工程的過程中，對(duì)反向工程全過程進(jìn)行詳細(xì)的記載，保存好記載的證據(jù)，如大量測(cè)繪圖紙、文字資料、化驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)記錄，以及錄像、照片等，并注明具體日期。這些證據(jù)的完整與否，直接關(guān)系到能否證明存在反向工程的事實(shí)。由于在商業(yè)秘密侵權(quán)案件中，這一事實(shí)是由被告承擔(dān)舉證義務(wù)的，所以，企業(yè)若實(shí)施了反向工程，但因未保留相關(guān)證據(jù)而不能證明反向工程事實(shí)的，則要承擔(dān)舉證不能的不利后果。
4、反向工程一般適合于產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和組合而不適合于方法和工藝等。對(duì)于在產(chǎn)品中無法觀摩出內(nèi)在規(guī)律的方法、工藝等，因通過對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行拆卸、測(cè)繪、分析等是無法獲得的，因此，這種性質(zhì)的技術(shù)信息是不適于反向工程的。
曲延興律師辦案心得：簡單的案件復(fù)雜化，復(fù)雜的案件簡單化。
關(guān)注微信“曲延興律師”(微信號(hào)ytzyls)，閱讀更多精彩文章。使用微信掃描左側(cè)二維碼添加關(guān)注。
（聲明：本文僅代表作者觀點(diǎn)，不代表法邦網(wǎng)立場(chǎng)。本文為作者授權(quán)法邦網(wǎng)發(fā)表，如有轉(zhuǎn)載務(wù)必注明來源“曲延興律師網(wǎng)”）
執(zhí)業(yè)律所：山東同濟(jì)律師事務(wù)所
咨詢電話： 15811286610
關(guān)注曲延興律師，即時(shí)了解法律信息，一對(duì)一預(yù)約專家律師咨詢。
執(zhí)業(yè)律所：山東同濟(jì)律師事務(wù)所
咨詢電話：15811286610
關(guān)注曲延興律師，即時(shí)了解法律信息，一對(duì)一預(yù)約專家律師咨詢。
使用微信掃描二維碼
關(guān)注曲延興律師
