案例特許人沒有注冊(cè)商標(biāo)，不能保證被特許人在授權(quán)區(qū)域內(nèi)壟斷使用，被判承擔(dān)法律責(zé)任。
連鎖律師崔師振
——北京亮麗新世界美容有限公司與馬嬋玥特許經(jīng)營(yíng)合同糾紛上訴案
上海市第一中級(jí)人民法院民事判決書(2010)滬一中民五(知）終字第206號(hào)
案情簡(jiǎn)介
2008年9月25日，馬嬋玥作為被特許人（乙方）、亮麗公司作為特許人（甲方）、景天馳作為擔(dān)保人簽訂了《加盟合同》一份。該合同條款包括：“甲方享有‘美麗媽媽’商標(biāo)權(quán)（有效期：長(zhǎng)期有效）、‘產(chǎn)后恢復(fù)中心’的商業(yè)名稱的使用權(quán)。甲方授權(quán)乙方在江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)特許經(jīng)營(yíng)‘美麗媽媽’產(chǎn)后恢復(fù)方面的產(chǎn)品或服務(wù)，乙方在特許經(jīng)營(yíng)期限內(nèi)有權(quán)使用、銷售（包括許諾銷售）甲方上述‘美麗媽媽’商標(biāo)、商業(yè)名稱、與特許經(jīng)營(yíng)相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)及相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)。在乙方經(jīng)營(yíng)所在地周邊車程3公里以內(nèi)，甲方對(duì)乙方門店實(shí)行區(qū)域保護(hù)政策，乙方在授權(quán)范圍內(nèi)享有排他性的經(jīng)營(yíng)權(quán)。雙方還對(duì)合同期限、乙方使用甲方經(jīng)營(yíng)資源的規(guī)范以及乙方應(yīng)當(dāng)向甲方交納的特許經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等內(nèi)容作了約定。
2008年12月23日，蘇州工業(yè)園區(qū)鋮喬美容美體有限公司（以下簡(jiǎn)稱鋮喬公司）成立，其法定代表人為馬嬋玥。
2009年1月6日，亮麗公司出具特許經(jīng)營(yíng)授權(quán)書，授權(quán)鋮喬公司為“美麗媽媽產(chǎn)后恢復(fù)中心”特許被特許人，在蘇州工業(yè)園區(qū)星海國(guó)際商務(wù)廣場(chǎng)1幢周圍3公里范圍內(nèi)使用“美麗媽媽”品牌進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。有效期從2008年12月13日至2009年12月12日。該授權(quán)書的底紋及頁(yè)腳部分均使用了上部為德文“SCH○NEMAMA”、下部為中文“美麗媽媽產(chǎn)后恢復(fù)中心”的文字組合標(biāo)識(shí)（附圖1）。
2009無(wú)錫、蘇州總第20期《紅孩子》母嬰用品直購(gòu)目錄第192頁(yè)顯示，地址為新天翔廣場(chǎng)商廈鉑金公寓的蘇州園區(qū)店在廣告中使用了中德文“美麗媽媽”標(biāo)識(shí)（附圖2）?！秼胫異邸?009年9月18日至2009年10月8日第2725期顯示，地址為蘇州園區(qū)新天翔廣場(chǎng)1505室的蘇州店康復(fù)中心刊登的廣告中使用了中德文“美麗媽媽”標(biāo)識(shí)（附圖3）。上述廣告中，預(yù)約電話均為0512-62763645。
2009年12月25日，亮麗公司在《蘇州日?qǐng)?bào)》上刊登啟事，聲明其司在蘇州工業(yè)園區(qū)只有馬嬋玥一家授權(quán)加盟店；新天祥廣場(chǎng)鉑金公寓1505室的美麗媽媽會(huì)所不是其授權(quán)加盟店。
2006年10月26日，亮麗公司就魏體“美麗媽媽”中文文字（附圖4）在商品國(guó)際分類第44類商品上向國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局提出商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，申請(qǐng)?zhí)枮?681962。2007年8月24日該申請(qǐng)獲得受理；2009年10月20日，獲初審公告；目前該商標(biāo)處于異議階段。
此外，國(guó)家版權(quán)局于2008年3月7日對(duì)亮麗公司申請(qǐng)的《“美麗媽媽”產(chǎn)后恢復(fù)中心標(biāo)志》（附圖5）予以著作權(quán)登記，登記號(hào)為2008-F-09717。該標(biāo)記上部為德文“SCH○NEMAMA”，中部為一橫線，下部為中文“美麗媽媽”，以橙色和綠色為主色調(diào)。
2008年7月24日，亮麗公司向國(guó)家商務(wù)部進(jìn)行了特許人備案，其特許品牌為申請(qǐng)?zhí)枮?681962號(hào)的已受理注冊(cè)商標(biāo)及登記號(hào)為2008-F-09717的企業(yè)標(biāo)志。
法院審理
原審法院認(rèn)為，商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)是指擁有注冊(cè)商標(biāo)、企業(yè)標(biāo)志、專利、專有技術(shù)等經(jīng)營(yíng)資源的企業(yè)，以合同形式將其擁有的經(jīng)營(yíng)資源許可其他經(jīng)營(yíng)者使用，被特許人按照合同約定在統(tǒng)一的經(jīng)營(yíng)模式下開展經(jīng)營(yíng)，并向特許人支付特許經(jīng)營(yíng)費(fèi)用的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
本案中，馬嬋玥與亮麗公司在加盟合同中約定亮麗公司將其具有的長(zhǎng)期有效的“美麗媽媽”商標(biāo)特許授權(quán)給馬嬋玥使用，并給予馬嬋玥一定范圍內(nèi)獨(dú)占性的區(qū)域保護(hù)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，而馬嬋玥則應(yīng)向亮麗公司支付相應(yīng)對(duì)價(jià)，雙方均應(yīng)依約履行各自義務(wù)。在系爭(zhēng)加盟合同的履行過(guò)程中，馬嬋玥已按約向亮麗公司交付了相關(guān)加盟費(fèi)用；亮麗公司理應(yīng)按約授權(quán)馬嬋玥在指定區(qū)域內(nèi)獨(dú)占使用長(zhǎng)期有效的“美麗媽媽”商標(biāo)。鑒于系爭(zhēng)加盟合同未附特許經(jīng)營(yíng)授權(quán)商標(biāo)圖樣，法院結(jié)合亮麗公司向馬嬋玥出具的特許經(jīng)營(yíng)許可證和馬嬋玥實(shí)際使用標(biāo)識(shí)綜合認(rèn)定，亮麗公司在實(shí)際履約過(guò)程中將中德文組合標(biāo)識(shí)（附圖1）授予馬嬋玥使用。然而，亮麗公司始終未就該標(biāo)識(shí)申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)；即便以其據(jù)以抗辯的已申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)的中文“美麗媽媽”標(biāo)識(shí)（附圖4），亮麗公司亦未能提供已獲得商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)的相關(guān)證據(jù)，因此，法院認(rèn)為，亮麗公司至今未能按約向馬嬋玥授權(quán)具有長(zhǎng)期有效之商標(biāo)專用權(quán)的商標(biāo)標(biāo)識(shí)，以至于當(dāng)雙方約定的獨(dú)占經(jīng)營(yíng)區(qū)域出現(xiàn)第三方在相同或類似服務(wù)中使用相同或類似標(biāo)識(shí)時(shí)，馬嬋玥、亮麗公司均無(wú)法向第三方主張“美麗媽媽”標(biāo)識(shí)的商標(biāo)專用權(quán)。因此，馬嬋玥在支付合同對(duì)價(jià)后，就其獲得的授權(quán)標(biāo)識(shí)，無(wú)法依據(jù)系爭(zhēng)加盟合同獲得相應(yīng)的區(qū)域性壟斷經(jīng)營(yíng)地位，故亮麗公司依據(jù)加盟合同向馬嬋玥許諾的區(qū)域保護(hù)客觀上無(wú)法實(shí)現(xiàn)。馬嬋玥要求解除系爭(zhēng)加盟合同的請(qǐng)求，于法有據(jù)，應(yīng)予支持。
根據(jù)我國(guó)合同法的規(guī)定，合同解除后，已經(jīng)履行的，根據(jù)履行情況和合同性質(zhì)，當(dāng)事人可以要求恢復(fù)原狀、采取其他補(bǔ)救措施，并有權(quán)要求賠償損失。本案系爭(zhēng)加盟合同解除后，馬嬋玥應(yīng)向亮麗公司返還帶有亮麗公司商業(yè)標(biāo)記的標(biāo)識(shí)、文件、印刷品及尚存的亮麗公司配送的設(shè)備及未使用的物品；而亮麗公司則應(yīng)退還馬嬋玥因本案加盟合同所支付的部分費(fèi)用。鑒于亮麗公司始終未能依約向馬嬋玥提供長(zhǎng)期有效、在相關(guān)區(qū)域范圍可獨(dú)占使用之商標(biāo)供其進(jìn)行特許經(jīng)營(yíng)，而馬嬋玥在簽訂合同時(shí)亦未對(duì)亮麗公司是否具有注冊(cè)商標(biāo)進(jìn)行審查，故雙方對(duì)系爭(zhēng)加盟合同的解除均存在過(guò)錯(cuò)，對(duì)于亮麗公司應(yīng)返還馬嬋玥的加盟費(fèi)，法院將按照雙方各自的過(guò)錯(cuò)程度、馬嬋玥的實(shí)際經(jīng)營(yíng)時(shí)間和返還設(shè)備及物品情況酌定。隨判決：1、解除馬嬋玥與亮麗公司2008年9月25日簽訂的《加盟合同》；2、亮麗公司于判決生效之日起十日內(nèi)向馬嬋玥退還加盟費(fèi)人民幣11萬(wàn)元、服務(wù)質(zhì)量保證金人民幣2萬(wàn)元，并賠償馬嬋玥經(jīng)濟(jì)損失人民幣2萬(wàn)元；3、馬嬋玥于判決生效之日起十日內(nèi)向亮麗公司返還帶有亮麗公司商業(yè)標(biāo)記的標(biāo)識(shí)、文件、印刷品及尚存的亮麗公司配送的儀器、未使用的產(chǎn)品和工具；4、馬嬋玥的其他訴訟請(qǐng)求不予支持。一審案件受理費(fèi)8,187.58元，由馬嬋玥負(fù)擔(dān)人民幣5,422.90元，亮麗公司負(fù)擔(dān)2,764.68元。
亮麗公司不服原審判決，提起上訴，二審法院經(jīng)審理認(rèn)為一審認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，遂判決駁回上訴，維持原判。
案例評(píng)析
1、特許經(jīng)營(yíng)資源不僅是特許人收取特許經(jīng)營(yíng)費(fèi)用時(shí)讓渡給被特許人的資源對(duì)價(jià)，而且是被特許人利用特許經(jīng)營(yíng)資源持續(xù)經(jīng)營(yíng)并獲取利益的資源保障。作為對(duì)價(jià)，特許人應(yīng)當(dāng)向被特許人提供完整有效的經(jīng)營(yíng)資源。如果特許人提供的經(jīng)營(yíng)資源具有瑕疵，就影響到被特許人使用特許人的經(jīng)營(yíng)資源進(jìn)行經(jīng)營(yíng)的目的的實(shí)現(xiàn)。由于特許人違反了合同約定，導(dǎo)致被特許人加盟特許體系的根本目的不能實(shí)現(xiàn)，被特許人有權(quán)要求解除特許經(jīng)營(yíng)合同，返還相應(yīng)的特許經(jīng)營(yíng)費(fèi)用；如果因此受到損失，還有權(quán)要求特許人賠償損失。
2、我國(guó)《商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理?xiàng)l例》第三條規(guī)定，“本條例所稱商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)（以下簡(jiǎn)稱特許經(jīng)營(yíng)），是指擁有注冊(cè)商標(biāo)、企業(yè)標(biāo)志、專利、專有技術(shù)等經(jīng)營(yíng)資源的企業(yè)（以下稱特許人），以合同形式將其擁有的經(jīng)營(yíng)資源許可其他經(jīng)營(yíng)者（以下稱被特許人）使用，被特許人按照合同約定在統(tǒng)一的經(jīng)營(yíng)模式下開展經(jīng)營(yíng)，并向特許人支付特許經(jīng)營(yíng)費(fèi)用的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。本條對(duì)經(jīng)營(yíng)資源做了列舉性規(guī)定，同時(shí)又用“等”字作了延展性規(guī)定。從立法本意上理解，本條的含義是，特許人必須擁有其中的一種資源，才可以進(jìn)行特許經(jīng)營(yíng)，這是最底線的要求；同時(shí)也可以理解為，特許人只要擁有其中的一項(xiàng)經(jīng)營(yíng)資源就可以開展特許經(jīng)營(yíng)，《條例》雖然列舉了特許人擁有的資源，包括注冊(cè)商標(biāo)、企業(yè)標(biāo)志、專利、專有技術(shù)等，但并未否認(rèn)非注冊(cè)商標(biāo)可以作為經(jīng)營(yíng)資源。從司法實(shí)踐中看，人民法院也采納了非注冊(cè)商標(biāo)可以作為特許經(jīng)營(yíng)資源的觀點(diǎn)，如《北京市高級(jí)人民法院關(guān)于審理商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的指導(dǎo)意見》第二條規(guī)定，經(jīng)營(yíng)資源既包括注冊(cè)商標(biāo)、企業(yè)標(biāo)志、專利，也包括字號(hào)、商業(yè)秘密、具有獨(dú)特風(fēng)格的整體營(yíng)業(yè)形象，以及在先使用并具有一定影響的未注冊(cè)商標(biāo)等能夠形成某種市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的經(jīng)營(yíng)資源。
3、本案中，亮麗公司授權(quán)馬嬋玥使用的“美麗媽媽”商標(biāo)是非注冊(cè)商標(biāo)，法院沒有直接否認(rèn)非注冊(cè)商標(biāo)作為特許經(jīng)營(yíng)資源的資格，但卻以由于亮麗公司的“美麗媽媽”沒有注冊(cè)，導(dǎo)致當(dāng)雙方約定的獨(dú)占經(jīng)營(yíng)區(qū)域出現(xiàn)第三方在相同或類似服務(wù)中使用相同或類似標(biāo)識(shí)時(shí)，馬嬋玥、亮麗公司均無(wú)法向第三方主張“美麗媽媽”標(biāo)識(shí)的商標(biāo)專用權(quán)為由，判決解除馬嬋玥與亮麗公司2008年9月25日簽訂的《加盟合同》；亮麗公司于判決生效之日起十日內(nèi)向馬嬋玥退還加盟費(fèi)人民幣11萬(wàn)元、服務(wù)質(zhì)量保證金人民幣2萬(wàn)元，并賠償馬嬋玥經(jīng)濟(jì)損失人民幣2萬(wàn)元。
4、本案是以非注冊(cè)商標(biāo)不能保障被特許人在授權(quán)區(qū)域內(nèi)獨(dú)家壟斷使用為由判決特許人承擔(dān)法律責(zé)任的。除此之外，如果特許人在進(jìn)行招商宣傳時(shí)，把非注冊(cè)商標(biāo)說(shuō)成是注冊(cè)商標(biāo)；特許人在進(jìn)行信息披露時(shí)，沒有向被特許人披露商標(biāo)沒有注冊(cè)的信息，都有可能被以欺詐為由判決撤銷特許經(jīng)營(yíng)合同，返還被特許人特許經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，賠償被特許人損失。因此，特許人使用非注冊(cè)商標(biāo)還是存在較大的法律風(fēng)險(xiǎn)的。
5、為了促進(jìn)我國(guó)特許經(jīng)營(yíng)的健康發(fā)展，根據(jù)特許經(jīng)營(yíng)的本質(zhì)以及我國(guó)現(xiàn)階段特許經(jīng)營(yíng)的社會(huì)實(shí)踐，筆者建議我國(guó)法律法規(guī)應(yīng)明確要求特許人必須擁有注冊(cè)商標(biāo)才能從事特許經(jīng)營(yíng)，未注冊(cè)商標(biāo)不能作為特許資源。理由如下：
（1）特許人的商標(biāo)沒有注冊(cè)，被特許人加盟特許經(jīng)營(yíng)體系的目的就無(wú)法實(shí)現(xiàn)。被特許人之所以采取加盟方式進(jìn)行創(chuàng)業(yè)，就在于其認(rèn)為加盟某個(gè)成熟而有效的經(jīng)營(yíng)體系，能夠減少自己創(chuàng)業(yè)的時(shí)間和艱難，增加創(chuàng)業(yè)的成功率。雖然《條例》規(guī)定的特許經(jīng)營(yíng)資源不僅僅為商標(biāo)，特許經(jīng)營(yíng)的基本類型也不僅僅為商標(biāo)商品型特許經(jīng)營(yíng)，但筆者認(rèn)為，在目前我國(guó)未注冊(cè)商標(biāo)不能得到充分而有效保護(hù)的前提下，如果特許人的商標(biāo)沒有注冊(cè)，即使其他經(jīng)營(yíng)資源再豐富，也會(huì)影響整個(gè)特許經(jīng)營(yíng)體系的穩(wěn)定性。被特許人使用特許人的未注冊(cè)商標(biāo)，不僅不能阻止別人使用，反而還會(huì)存在侵犯別人知識(shí)產(chǎn)權(quán)的法律風(fēng)險(xiǎn)，給自己造成巨大損失。譬如，東北人包淑珍于1989年在廣州開設(shè)了“黑天鵝餃子館”，歷經(jīng)多年發(fā)展，于1998年成立了“廣東黑天鵝飲食文化有限公司”，采用連鎖店的方式進(jìn)行擴(kuò)張經(jīng)營(yíng)，在南方諸省開設(shè)了數(shù)十家直營(yíng)與加盟店。但“黑天鵝”商標(biāo)一直未注冊(cè)，導(dǎo)致被法院判決侵犯別人的商標(biāo)專用權(quán)，其被特許人也都受到了不小的損失。加盟者不但沒有能夠利用特許人的經(jīng)營(yíng)資源減少創(chuàng)業(yè)的艱難，反而損害了自己的利益。
（2）禁止未注冊(cè)商標(biāo)作為特許經(jīng)營(yíng)資源，有利于減少特許經(jīng)營(yíng)中的商業(yè)欺詐。
近年來(lái)，隨著特許經(jīng)營(yíng)這一種商業(yè)模式在我國(guó)的快速發(fā)展，特許經(jīng)營(yíng)被一些人當(dāng)成了“圈錢”的手段，加之被特許人大多屬于弱勢(shì)群體，缺乏辨別能力，致使很多投資者蒙受巨大經(jīng)濟(jì)損失。以北京為例，目前從事特許經(jīng)營(yíng)假項(xiàng)目的不良企業(yè)就達(dá)1000多家，每年涉案金額高達(dá)幾百億元。被媒體披露的祝氏集團(tuán)案件涉嫌金額高達(dá)近30億，受害人1萬(wàn)余人。如果我國(guó)法律法規(guī)能夠明確規(guī)定特許者必須具有注冊(cè)商標(biāo)的話，就會(huì)把一些無(wú)意利用特許經(jīng)營(yíng)這種商業(yè)模式進(jìn)行擴(kuò)大規(guī)模，只想欺騙加盟者騙取加盟金者排除在特許人之外，一定程度上保護(hù)被特許人的合法權(quán)益，凈化特許經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)，使我國(guó)的特許經(jīng)營(yíng)在健康的軌道上發(fā)展。
因此，筆者建議我國(guó)立法、司法機(jī)關(guān)在具體修改或者適用《商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)條例》第三條時(shí)，應(yīng)當(dāng)明確禁止非注冊(cè)商標(biāo)作為特許經(jīng)營(yíng)資源。
崔師振律師辦案心得：崔師振律師，中國(guó)政法大學(xué)法學(xué)碩士，投融資和公司股權(quán)設(shè)計(jì)法律專家?，F(xiàn)任北京市律師協(xié)會(huì)私募股權(quán)和風(fēng)險(xiǎn)投資委員會(huì)委員、國(guó)務(wù)院《商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理?xiàng)l例》修改研討專家組成員。
關(guān)注微信“崔師振律師”(微信號(hào)cuishizhenlawyer)，閱讀更多精彩文章。使用微信掃描左側(cè)二維碼添加關(guān)注。
（聲明：本文僅代表作者觀點(diǎn)，不代表法邦網(wǎng)立場(chǎng)。本文為作者授權(quán)法邦網(wǎng)發(fā)表，如有轉(zhuǎn)載務(wù)必注明來(lái)源“崔師振律師網(wǎng)”）
執(zhí)業(yè)律所：北京市維泰律師事務(wù)所
咨詢電話： 15811286610
關(guān)注崔師振律師，北京專業(yè)加盟連鎖律師，擅長(zhǎng)連鎖企業(yè)投融資、招商加盟方案設(shè)計(jì)、連鎖企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)防范、加盟糾紛的解決以及特許經(jīng)營(yíng)法律培訓(xùn)。
執(zhí)業(yè)律所：北京市維泰律師事務(wù)所
咨詢電話：15811286610
關(guān)注崔師振律師，北京專業(yè)加盟連鎖律師，擅長(zhǎng)連鎖企業(yè)投融資、招商加盟方案設(shè)計(jì)、連鎖企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)防范、加盟糾紛的解決以及特許經(jīng)營(yíng)法律培訓(xùn)。
使用微信掃描二維碼
關(guān)注崔師振律師
