【案情回放】
2013年10月，金臣樓梯有限公司（以下稱金臣公司）起訴稱，鑫臣樓梯有限公司（以下稱鑫臣公司）生產(chǎn)、銷售、許諾銷售的郁金香系列(郁金香香檳金、郁金香玫瑰金、郁金香鍍黃金、郁金香鍍金、郁金香復(fù)古、皇家典范、皇家風(fēng)范)共計七款樓梯扶手中的裝飾件邊花的外觀設(shè)計，落入其專利號為ZL200930175862.8的外觀設(shè)計專利的保護范圍，請求判令被告停止侵權(quán)、銷毀模具、賠償損失。上海市第二中級人民法院經(jīng)審理認為，郁金香復(fù)古、郁金香鍍黃金兩款樓梯扶手裝飾件邊花落入原告涉案外觀設(shè)計專利權(quán)的保護范圍，因此，被告應(yīng)當(dāng)承擔(dān)停止侵權(quán)、賠償損失的民事責(zé)任，但對銷毀模具的訴請未予支持。
一審判決后，金臣公司、鑫臣公司均不服，向上海市高級人民法院提起上訴。鑫臣公司在上訴中認為，本案涉案專利是專利號為ZL200830258289.2的外觀設(shè)計專利的一部分，該專利相對于本案涉案專利而言屬于現(xiàn)有設(shè)計。上海市高級人民法院認為，首先，鑫臣公司在本案一審中并未提出現(xiàn)有設(shè)計抗辯。其次，現(xiàn)有設(shè)計應(yīng)指申請日以前在國內(nèi)外為公眾所知的設(shè)計。本案涉案專利于2009年3月4日向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出申請，而ZL200830258289.2外觀設(shè)計專利由國家知識產(chǎn)權(quán)局于2009年8月26日作出授權(quán)公告，該專利所涉及的外觀設(shè)計在2009年3月4日以前不會在國內(nèi)外為公眾所知，因此不構(gòu)成本案涉案專利的現(xiàn)有設(shè)計。遂判決：駁回上訴，維持原判。
【不同觀點】
本案中值得關(guān)注的是，被告鑫臣公司在上訴中提出了現(xiàn)有設(shè)計抗辯，而其在一審中并未提出現(xiàn)有設(shè)計抗辯。被控侵權(quán)方在一審中不提、在二審中方提出現(xiàn)有設(shè)計抗辯的，法院是否應(yīng)予審理、進而是否應(yīng)予支持，確實是專利審判實踐中一個值得研究的問題。此類問題不僅在外觀設(shè)計專利侵權(quán)案件中會出現(xiàn)，在發(fā)明專利、實用新型專利侵權(quán)案件中，也會有類似的一審中不提、二審時才提出的現(xiàn)有技術(shù)抗辯是否應(yīng)予審理、是否可予支持的問題。對此問題大致有三種不同意見。
第一種觀點認為，專利侵權(quán)案件中，被控侵權(quán)人提出現(xiàn)有設(shè)計（技術(shù)）抗辯是法定權(quán)利，既可在一審中提出，亦可在二審中提出，法院均應(yīng)予以審查，凡現(xiàn)有設(shè)計（技術(shù)）抗辯成立的，二審法院應(yīng)改判被告不構(gòu)成侵權(quán)，否則有違實質(zhì)公正。
第二種觀點認為，當(dāng)事人一審中不提出現(xiàn)有設(shè)計（技術(shù)）抗辯，那么關(guān)于現(xiàn)有設(shè)計（技術(shù)）的事實在一審程序中就不會進行審理，在二審中方提出即屬于新的事實，如二審予以審理，便超出了一審的審理范圍，有違二審的上訴審性質(zhì)。因此，對于二審過程中才提出的現(xiàn)有設(shè)計（技術(shù)）抗辯，應(yīng)不予審理，對有關(guān)現(xiàn)有設(shè)計（技術(shù)）抗辯的上訴理由直接駁回。
第三種觀點認為，對于二審過程中才提出的現(xiàn)有設(shè)計（技術(shù)）抗辯，一般可不予審理。對于二審中才提出現(xiàn)有設(shè)計（技術(shù)）抗辯并且同時提出相應(yīng)新證據(jù)材料的，應(yīng)首先審查該證據(jù)材料是否屬于二審新證據(jù)，不屬于二審新證據(jù)的直接駁回有關(guān)現(xiàn)有設(shè)計（技術(shù)）抗辯的上訴理由；如確屬二審新證據(jù)，則應(yīng)審查現(xiàn)有設(shè)計（技術(shù)）抗辯是否成立，現(xiàn)有設(shè)計（技術(shù)）抗辯成立的，仍應(yīng)認定被告不構(gòu)成侵權(quán)。
【法官回應(yīng)】
結(jié)合二審新證據(jù)對二審首次提出現(xiàn)有設(shè)計抗辯進行審查
對此問題，筆者贊同第三種觀點。下面僅從現(xiàn)有設(shè)計抗辯的角度，就以下幾個方面進行分析。
1.現(xiàn)有設(shè)計抗辯屬于權(quán)利抗辯
專利法第六十二條規(guī)定：在專利侵權(quán)糾紛中，被控侵權(quán)人有證據(jù)證明其實施的技術(shù)或者設(shè)計屬于現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計的，不構(gòu)成侵犯專利權(quán)。這就是現(xiàn)有設(shè)計抗辯的法律依據(jù)。現(xiàn)有設(shè)計抗辯本身并不否認原告方主張的專利權(quán)的有效性，因?qū)＠謾?quán)訴訟中法院并不直接認定涉案專利是否無效，這是為避開無效程序的冗長而向被控侵權(quán)人提供的法律救濟途徑，如果被控侵權(quán)人證明其所實施的設(shè)計屬于現(xiàn)有設(shè)計，那么法院可以直接認定其不構(gòu)成侵權(quán)。
民事訴訟中的抗辯可區(qū)分為事實抗辯和權(quán)利抗辯，事實抗辯是針對對方請求權(quán)有效存在的事實而提出的攻擊，包括阻卻權(quán)利的事實和消滅權(quán)利的事實，案件審理中法院應(yīng)主動查明請求權(quán)是否存在的事實，不需要當(dāng)事人主張，因此又稱為無需主張的抗辯。而權(quán)利抗辯則不同，權(quán)利抗辯是基于阻礙權(quán)利的事實的抗辯權(quán)，系實體權(quán)利，而權(quán)利是否主張取決于權(quán)利人的自由處分，需要當(dāng)事人自行主張，當(dāng)事人如果不主張，法院不應(yīng)主動審查，因此又可稱之為需主張的抗辯。現(xiàn)有設(shè)計抗辯不否認對方專利權(quán)的有效性，因此應(yīng)屬于權(quán)利抗辯，是否主張現(xiàn)有設(shè)計抗辯屬于當(dāng)事人處分權(quán)范疇，是否行使、何時行使，均應(yīng)由當(dāng)事人自行決定，原則上法院不應(yīng)設(shè)提出階段的限制。因此，當(dāng)事人可以在一審中就提出現(xiàn)有設(shè)計抗辯，當(dāng)然也可以在二審中才提出現(xiàn)有設(shè)計抗辯。
2.訴訟程序中的利益平衡
是否提出、何時提出現(xiàn)有設(shè)計抗辯是當(dāng)事人的權(quán)利，但對于二審法院而言，首先便遇到是否進行審理的問題。如果當(dāng)事人一審中不提出現(xiàn)有設(shè)計抗辯，那么關(guān)于現(xiàn)有設(shè)計的事實在一審中就不會進行審理，在二審中提出即屬于新的事實，如二審予以審理，便超出了一審審理范圍。二審應(yīng)當(dāng)是對一審的事實和適用法律進行審查，二審超出一審審理范圍去審理新的事實和訴請，事實上剝奪了當(dāng)事人的上訴權(quán)利。這種觀點有一定道理，盡管現(xiàn)有設(shè)計抗辯的行使系于當(dāng)事人的處分權(quán)，但該權(quán)利的行使也應(yīng)有一定的限度。在專利侵權(quán)訴訟中，如果任由當(dāng)事人在審理的任何階段提出現(xiàn)有設(shè)計抗辯，那么一審法院將無法固定爭點，這可能導(dǎo)致一審的事實審功能失效，危及審級制度設(shè)計的有效性，并且有損于司法效率和司法安定性。事實上一旦進入訴訟階段，被控侵權(quán)人對于其被控侵權(quán)產(chǎn)品是否實施了現(xiàn)有設(shè)計應(yīng)當(dāng)是知曉的，而且一般具備提出相應(yīng)證據(jù)的能力。如果被控侵權(quán)人在一審中不主張現(xiàn)有設(shè)計抗辯，一般只可能有兩種原因，一是其所實施的外觀設(shè)計確實不屬現(xiàn)有設(shè)計，提出現(xiàn)有設(shè)計抗辯沒有依據(jù)、沒有意義；二是當(dāng)事人放棄現(xiàn)有設(shè)計抗辯。如確不屬現(xiàn)有設(shè)計，對于被控侵權(quán)人一審中不提、二審中才提出的現(xiàn)有設(shè)計抗辯進行審理，實屬浪費司法資源；如屬當(dāng)事人在一審中放棄提出現(xiàn)有設(shè)計抗辯，則可認為其已對此權(quán)利做出了處分，二審中提出抗辯的權(quán)利基礎(chǔ)已不存在。在上述兩種情況下，二審中審理其提出的現(xiàn)有設(shè)計抗辯，其法律意義不大、救濟功能亦不顯著。
因此，在二審中才提現(xiàn)有設(shè)計抗辯的，一般可推定當(dāng)事人先前已經(jīng)放棄了提出現(xiàn)有設(shè)計抗辯的權(quán)利，在二審中一般不予審理且不應(yīng)支持。如本案中，被控侵權(quán)人鑫臣公司在一審中即知曉本案涉案專利屬（2013）滬二中民五(知)初字第160號案件涉案專利的局部，其在二審中提出現(xiàn)有設(shè)計抗辯時亦未提供相應(yīng)新的證據(jù)材料，對于此種主張二審時可以不予審理、直接駁回。個別特例中，當(dāng)事人可能在一審中明確放棄現(xiàn)有設(shè)計抗辯，此時權(quán)利人已對其權(quán)利作出了處分，當(dāng)然應(yīng)予尊重，如其在二審中再提，應(yīng)當(dāng)直接駁回，同時這也是適用民事訴訟誠信原則的必然結(jié)論。
3.二審新證據(jù)問題
二審中才提出現(xiàn)有設(shè)計抗辯的一般不予審理且不予支持，但也不是絕對的?，F(xiàn)實中可能存在這種情況：被控侵權(quán)人由于客觀原因在一審中難以提供支持其現(xiàn)有設(shè)計抗辯的證據(jù)，因此并未提出該抗辯，但其在二審期間卻能提供相應(yīng)證據(jù)并且經(jīng)法院審核確實屬于二審新證據(jù)，在此種情形下，如果機械地、絕對地不審理、不支持其現(xiàn)有設(shè)計抗辯，以程序公正為由對相關(guān)事實刻意“視而不見”，則會導(dǎo)致實質(zhì)上的不公正。對于二審是否可能超出一審審理范圍從而剝奪當(dāng)事人上訴權(quán)利的質(zhì)疑，從程序正義角度看有一定道理，但程序正義最終是為實質(zhì)正義服務(wù)的，在民事訴訟中也不能因程序正義而犧牲實質(zhì)正義。
因此筆者主張，對于二審中才提出現(xiàn)有設(shè)計抗辯但未提供相應(yīng)新證據(jù)材料的，一般不予審理，對基于現(xiàn)有設(shè)計抗辯的上訴理由可直接駁回。
對于二審中才提出現(xiàn)有設(shè)計抗辯并且提出相應(yīng)新證據(jù)材料的，應(yīng)進行審理。首先應(yīng)審查該證據(jù)材料是否屬于二審新證據(jù)，庭審中可以作為一個爭議焦點讓雙方充分辯駁。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第四十一條的規(guī)定，二審程序中新的證據(jù)包括：一審?fù)徑Y(jié)束后新發(fā)現(xiàn)的證據(jù)；當(dāng)事人在一審舉證期限屆滿前申請人民法院調(diào)查取證未獲準許，二審法院經(jīng)審查認為應(yīng)當(dāng)準許并依當(dāng)事人申請調(diào)取的證據(jù)。對此問題司法實踐中應(yīng)當(dāng)嚴格把握，對于當(dāng)事人認識偏差或疏忽造成的可以舉證而未能舉證的情形，不應(yīng)認定為屬于二審新證據(jù)，因為這是當(dāng)事人自己的主觀過錯造成的，既然是主觀過錯造成的，那么其后果由過錯方自行承擔(dān)并無不當(dāng)，只有基于客觀原因一審中未提交而在二審中提交的才能認定為二審新證據(jù)，這滿足實質(zhì)公正的要求，對于雙方當(dāng)事人而言也是公平合理的。如經(jīng)法院審查被控侵權(quán)人二審中新提交的證據(jù)材料確屬二審新證據(jù)，則應(yīng)繼續(xù)對其現(xiàn)有設(shè)計抗辯是否成立進行審查，現(xiàn)有設(shè)計抗辯成立的，則應(yīng)認定被控侵權(quán)人不構(gòu)成侵權(quán)、改判駁回原告訴請。
孫奎律師辦案心得：簡單的案件復(fù)雜化，復(fù)雜的案件簡單化。
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