案情簡介：如何認定方法專利是否屬于新產(chǎn)品制造方法專利

2005年2月，專利權(quán)人張某起訴法院稱，涉案專利是制造左旋氨氯地平新產(chǎn)品的方法專利。A公司研發(fā)馬來酸左旋氨氯地平和馬來酸左旋氨氯地平片新藥，C公司生產(chǎn)馬來酸左旋氨氯地平（原料藥），D公司生產(chǎn)馬來酸左旋氨氯地平片，B公司銷售侵權(quán)產(chǎn)品，這些公司均侵犯了涉案專利權(quán)，請求法院判令A公司、C公司、D公司、B公司承擔侵權(quán)責任。

法院判決：應當認定不構(gòu)成侵權(quán)

一審法院查明，涉案專利系制造左旋氨氯地平的方法專利，在涉案專利申請日前，案外人輝瑞研究與發(fā)展公司（以下簡稱輝瑞公司）在中國被授予專利號為95192238.6、名稱為“由阿羅地平的非對映體的酒石酸分離其對映體”的發(fā)明專利（以下簡稱238專利），涉案專利以及238專利均為制造左旋氨氯地平的方法專利。為證明被訴侵權(quán)產(chǎn)品的制造方法與專利方法不同，D公司提交了專利號為200310119335.7、名稱為“一種光學活性氨氯地平的拆分方法”的發(fā)明專利（以下簡稱335專利）的說明書及相關(guān)證據(jù)，用于證明其系使用自有方法制造左旋氨氯地平，并未使用涉案專利方法。一審法院委托法源司法科學證據(jù)鑒定中心（以下簡稱法源中心）進行鑒定，法源中心出具檢驗報告認為依照335專利不能達到拆分氨氯地平的目的。

律師說法：如何認定是否構(gòu)成侵權(quán)

在認定一項方法專利是否屬于新產(chǎn)品制造方法專利時，應當以依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品為依據(jù)。所謂依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品，是指使用專利方法獲得的原始產(chǎn)品，而不包括對該原始產(chǎn)品作進一步處理后獲得的后續(xù)產(chǎn)品。依照涉案專利方法直接獲得的產(chǎn)品是“結(jié)合一個DMSO－d6的（S）－（－）－氨氯地平的D－酒石酸鹽”，或“結(jié)合一個DMSO－d6的（R）－（＋）－氨氯地平的L－酒石酸鹽”，其中前者為制造左旋氨氯地平的中間產(chǎn)物（以下簡稱左旋氨氯地平中間產(chǎn)物），而非左旋氨氯地平本身；后者為制造右旋氨氯地平的中間產(chǎn)物（以下簡稱右旋氨氯地平中間產(chǎn)物），亦非右旋氨氯地平本身。由于在涉案專利的申請日之前，上述中間產(chǎn)物并未為國內(nèi)外公眾所知悉，可以認定依照涉案專利方法直接獲得的產(chǎn)品是新產(chǎn)品，涉案專利屬于新產(chǎn)品制造方法專利。雖然涉案專利是一項新產(chǎn)品制造方法專利，但要由被訴侵權(quán)人A公司、C公司、D公司承擔證明其產(chǎn)品制造方法不同于專利方法的舉證責任，還須由權(quán)利人張某證明被訴侵權(quán)人制造的產(chǎn)品與依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品屬于同樣的產(chǎn)品。張某提供的證據(jù)雖然能夠證明C公司、D公司制造了馬來酸左旋氨氯地平及其片劑，并且馬來酸左旋氨氯地平的制造須以左旋氨氯地平為原料，但張某并沒有提供證據(jù)證明C公司、D公司在制造馬來酸左旋氨氯地平及其片劑時，也制造了前述中間產(chǎn)物，因此，張某提供的證據(jù)并不足以證明C公司、D公司制造的產(chǎn)品與依照涉案專利方法直接獲得的產(chǎn)品屬于同樣的產(chǎn)品，本案不應由C公司、D公司承擔證明其產(chǎn)品制造方法不同于專利方法的舉證責任。D公司的現(xiàn)場試驗結(jié)果與其他證據(jù)相互印證，可以證明D公司使用自有方法能夠制得左旋氨氯地平，D公司關(guān)于依照自有方法制造左旋氨氯地平的抗辯理由成立。根據(jù)專利法的規(guī)定，方法專利權(quán)的保護范圍只能延及依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品，即使用專利方法獲得的原始產(chǎn)品，而不能延及對原始產(chǎn)品作進一步處理后獲得的后續(xù)產(chǎn)品。C公司、D公司生產(chǎn)的馬來酸左旋氨氯地平、馬來酸左旋氨氯地平片以及左旋氨氯地平均不屬于依照涉案專利方法直接獲得的產(chǎn)品。因此，涉案專利權(quán)的保護范圍不能延及左旋氨氯地平、馬來酸左旋氨氯地平及其片劑。

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