案情簡介：

原告曾澤能于2008年5月獲得“型材”外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)，該專利設(shè)計(jì)的主視圖呈“X”形狀，處于有效期。

2010年3月，被告深圳美術(shù)公司與五礦證券公司簽訂《建筑裝飾工程施工合同》，約定由被告承包五礦證券公司榮超經(jīng)貿(mào)中心大廈48、49層的裝飾工程，采用包工包料方式。被告從市場上購買建材產(chǎn)品，其中一款建材產(chǎn)品之外觀設(shè)計(jì)與原告的專利設(shè)計(jì)相近似，落入原告專利權(quán)的保護(hù)范圍。經(jīng)現(xiàn)場勘驗(yàn)，查明：該款產(chǎn)品是作為裝飾工程墻壁隔斷的建材，其無法單獨(dú)直接使用，而是必須與木板、固定膠條等其他建材進(jìn)行結(jié)合、加工，固定在一起后形成一個(gè)結(jié)合緊密的整體，這樣才能實(shí)現(xiàn)該款建材產(chǎn)品的支撐、隔斷墻壁的功能；被控侵權(quán)產(chǎn)品安裝于裝修工程的墻板內(nèi)，從外部無法被看見。

原告認(rèn)為被告未經(jīng)許可在上述裝飾工程中使用涉案專利產(chǎn)品，侵害了其外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)，要求被告承擔(dān)責(zé)任。

法院判決：

深圳中院經(jīng)審理認(rèn)為，被告在裝修工程中使用被控侵權(quán)產(chǎn)品應(yīng)定性為專利法上的使用行為，被告使用原告的外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品不侵權(quán)，判決駁回原告的訴訟請(qǐng)求。

律師說法：

使用外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品裝修應(yīng)為專利法上的使用行為不侵權(quán)

1.外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)控制的行為范圍

外觀設(shè)計(jì)專利是專利權(quán)人基于其智力活動(dòng)而創(chuàng)造出的工業(yè)產(chǎn)品之新設(shè)計(jì)，該設(shè)計(jì)必須以產(chǎn)品為依托，通過工業(yè)產(chǎn)品之載體來表現(xiàn)，從而實(shí)現(xiàn)外觀設(shè)計(jì)與特定產(chǎn)品的結(jié)合。外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的保護(hù)范圍以表示在圖片或者照片中的外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品為準(zhǔn)。基于外觀設(shè)計(jì)專利是無形的工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案與有形的工業(yè)產(chǎn)品相結(jié)合的特征，法律要妥善地規(guī)制與保護(hù)外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)，只能從調(diào)整有形的專利產(chǎn)品的制造、銷售、許諾銷售、進(jìn)口等環(huán)節(jié)入手?；趯＠皩Ｓ袡?quán)利”的絕對(duì)權(quán)性質(zhì)，依據(jù)我國專利法的規(guī)定，外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)人有權(quán)阻止他人未經(jīng)許可實(shí)施其專利，即任何單位或個(gè)人不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、銷售、許諾銷售、進(jìn)口其外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品。除非法律有例外規(guī)定，任何單位或者個(gè)人未經(jīng)外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)人的許可，都不得以生產(chǎn)經(jīng)營為目的實(shí)施上述受外觀設(shè)計(jì)專有權(quán)利控制的行為，否則構(gòu)成侵犯專利權(quán)。換句話說，外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)控制制造、銷售、許諾銷售、進(jìn)口專利產(chǎn)品這四種特定行為，該四種行為以外的其他行為，不屬于外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)控制的范圍。

制造外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品，屬于專利產(chǎn)品向市場流通的首要環(huán)節(jié)，為了從源頭上防止專利侵權(quán)行為的發(fā)生，我國專利法對(duì)外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品的制造行為實(shí)行“絕對(duì)保護(hù)”規(guī)則，即只要是未經(jīng)專利權(quán)人許可生產(chǎn)制造了專利產(chǎn)品，除存在法定免責(zé)事由外，非法制造人將承擔(dān)停止侵權(quán)及賠償損失的民事責(zé)任。

銷售外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品是指專利產(chǎn)品的所有權(quán)人通過買賣、贈(zèng)與等方式，將其專利產(chǎn)品的所有權(quán)從一方轉(zhuǎn)移到另一方。就外觀設(shè)計(jì)被控侵權(quán)產(chǎn)品的銷售商而言，其參與市場交易的活動(dòng)處于交易鏈條的下端，法律課以其保護(hù)專利權(quán)的義務(wù)與制造商不同，為保護(hù)交易的安全，專利法一般規(guī)定，當(dāng)外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)產(chǎn)品的銷售商能舉證證明其銷售的侵權(quán)產(chǎn)品有合法來源，且主觀上為善意時(shí)，其只需承擔(dān)停止侵權(quán)的民事責(zé)任，而無需承擔(dān)賠償責(zé)任。

2.從銷售行為的視角分析被告的行為不構(gòu)成專利侵權(quán)

從民事法律的角度看，所謂銷售行為是指出賣人和買受人之間發(fā)生的一種交易行為，即出賣人將標(biāo)的物的所有權(quán)轉(zhuǎn)移給買受人，由買受人支付相應(yīng)價(jià)款給出賣人，從而實(shí)現(xiàn)交易雙方交易目的的行為。從本案來看，被告因與業(yè)主簽訂包工包料裝飾工程施工合同，基于施工需要而從市場上購買專利產(chǎn)品，并在裝飾工程的隱蔽工程中使用該專利產(chǎn)品，被告并沒有銷售專利產(chǎn)品，在完成裝修工程后，被告將施工成果交付給業(yè)主，被告的行為顯然不符合上述關(guān)于銷售行為的定性。因?yàn)楸桓媾c業(yè)主之間發(fā)生的是裝飾工程施工合同關(guān)系，該關(guān)系以交付不動(dòng)產(chǎn)上的裝修成果并由相對(duì)方支付工程款為主要特征，這與基于銷售而發(fā)生的買賣關(guān)系存在質(zhì)的區(qū)別。

值得注意的是，《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十二條第二款規(guī)定，“將侵犯外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的產(chǎn)品作為零部件，制造另一產(chǎn)品并銷售的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定屬于專利法第十一條規(guī)定的銷售行為，但侵犯外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的產(chǎn)品在該另一產(chǎn)品中僅具有技術(shù)功能的除外”，該條是關(guān)于銷售外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品的特殊規(guī)定，又稱特殊條款。適用該特殊條款必須要滿足以下三個(gè)條件：將外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品用作零部件來制造另一產(chǎn)品、該外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品在另一產(chǎn)品中并非僅具有技術(shù)功能（比如說該產(chǎn)品還能給人帶來視覺上的美感）、銷售另一產(chǎn)品。如某一行為不符合上述三個(gè)條件中的任何一個(gè)條件，就無適用該條款的余地。從本案來看，被告將涉案被控侵權(quán)產(chǎn)品作為零部件用于裝飾隱蔽工程，但從裝修好的工程中看不見該專利產(chǎn)品，該專利產(chǎn)品在裝修隱蔽工程中僅具有技術(shù)功能，而不會(huì)產(chǎn)生視覺效果，故被告的行為不滿足上述特殊條款中的第二個(gè)條件，因此，參照適用該特殊條款，仍無法認(rèn)定本案被告的行為構(gòu)成以銷售方式侵犯原告的外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)。另從文意解釋法來看，不滿足該條司法解釋第二個(gè)條件的行為，仍應(yīng)被定性為專利法上的使用行為。

3.從使用行為的角度分析被告的行為不構(gòu)成專利侵權(quán)

使用外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品是指，外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品制造出來后，對(duì)該外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品加以利用的行為，從而實(shí)現(xiàn)該產(chǎn)品使用價(jià)值的行為。使用外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品的方式通常包括：1.使用者可以利用專利產(chǎn)品以獲得其所能產(chǎn)生的效果；2.使用者可以利用專利產(chǎn)品作為手段來制造其他產(chǎn)品；3.使用者可以利用專利產(chǎn)品作為零部件來生產(chǎn)出其他產(chǎn)品。

由于外觀設(shè)計(jì)的客體是產(chǎn)品的外觀，看重的是產(chǎn)品的外觀給人帶來賞心悅目的視覺美之感受，正是因?yàn)檫@種原因，有時(shí)外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品與實(shí)用藝術(shù)品很難進(jìn)行區(qū)分。從本質(zhì)上說，人們使用外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品時(shí)，通常僅是使用該產(chǎn)品的實(shí)用功能，從而實(shí)現(xiàn)外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品的使用價(jià)值。我們一般說使用專利產(chǎn)品的功能（實(shí)現(xiàn)其使用價(jià)值），對(duì)外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品則采用欣賞其美感的措詞，我們一般不會(huì)說使用外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品的美感這種表達(dá)方式，換句話說，使用行為的對(duì)象通常不大可能是外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品的美感，而應(yīng)是該產(chǎn)品的使用價(jià)值。可能正是基于該原因，我國專利法規(guī)定，外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)并不控制對(duì)外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品進(jìn)行使用的行為，使用行為并不侵犯外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)。

從本案來看，被告使用的被控侵權(quán)產(chǎn)品與專利產(chǎn)品均為建材，二者屬于同類產(chǎn)品。同時(shí)，被告使用的被控侵權(quán)產(chǎn)品亦呈“X”形狀，經(jīng)過對(duì)比，該被控侵權(quán)產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)與涉案專利設(shè)計(jì)相近似。被告使用的被控侵權(quán)產(chǎn)品在裝修工程中主要起到支撐、隔斷墻壁的作用。被告作為受托方，在裝修隱蔽工程中使用該外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品，其目的是使用該產(chǎn)品的上述使用功能，且裝修工程完工后，從外觀上觀察涉案的裝修工程，并不能看到被控侵權(quán)產(chǎn)品。如此一來，相對(duì)于原告的外觀設(shè)計(jì)專利而言，本案被告的行為應(yīng)被定性為專利法上的使用外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品的行為。由于我國專利法并未規(guī)定使用外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品構(gòu)成侵權(quán)，因此，本案被告在裝修工程中使用涉案外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品的行為，沒有侵害原告的外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)。