一、什么是優(yōu)先權(quán)

優(yōu)先權(quán)是指申請人在一個綈約國第一次提出申請后，可以在一定期限內(nèi)就同一主題向其他綈約國申請保護(hù)，其在后申請在某些方面被視為是在第一次申請的申請日提出的。換句話說，申請人提出的在后申請與其他人在其首次申請日之后就同一主題所提出的申請相比，享有優(yōu)先權(quán)的地位。

優(yōu)先權(quán)分為外國優(yōu)先權(quán)和本國優(yōu)先權(quán)。所謂外國優(yōu)先權(quán)是指申請人自發(fā)明或者實(shí)用新型在外國第一次提出專利申請之日起12個月內(nèi)，或者自外觀設(shè)計在外國第一次提出專利申請之日起6個月內(nèi)，又在中國就相同主題提出專利申請的，依照該外國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約，或者依照相互承認(rèn)優(yōu)先權(quán)的原則，可以享有優(yōu)先權(quán)，即以其在外國第一次提出申請之日為申請日。其原則同樣適應(yīng)于我國申請人向外國提出專利申請。所謂本國優(yōu)先權(quán)是指申請人自發(fā)明或者實(shí)用新型在中國第一次提出專利申請之日起12個月內(nèi)，又向?qū)＠志拖嗤黝}提出專利申請的，可以享有優(yōu)先權(quán)。外觀設(shè)計不享有本國優(yōu)先權(quán)。

申請人要求優(yōu)先權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在申請的時候提出書面聲明，寫明在先申請的申請日，申請?zhí)柡褪芾碓撋暾埖膰?。如果在先申請是地區(qū)申請或者國際申請，還應(yīng)當(dāng)寫明受理申請的國家專利局或者政府間組織的名稱。申請人要求外國優(yōu)先權(quán)的，應(yīng)當(dāng)提交經(jīng)受理申請的國家的受理機(jī)關(guān)證明的在先申請文件副本;申請人要求本國優(yōu)先權(quán)的，按規(guī)定應(yīng)當(dāng)提交專利局證明的在先申請文件副本。申請時未提出要求優(yōu)先權(quán)的書面聲明，或者在三個月內(nèi)未提交在外國第一次提出專利申請文件的副本的，視為未要求優(yōu)先權(quán)。

二、怎么才能有效利用優(yōu)先權(quán)

有意在美國取得專利保護(hù)的中國企業(yè)，需要注意中美兩國對優(yōu)先權(quán)認(rèn)定的差異，才能獲得預(yù)期的保護(hù)效果。我們必須了解美國專利法對優(yōu)先權(quán)的認(rèn)定，并調(diào)整申請策略，這才是真正的應(yīng)對之策。優(yōu)先權(quán)是專利申請程序中重要的一環(huán)，這主要是因?yàn)樗梢韵拗茖＠麑彶閱T對專利申請的檢索時間范圍。也就是說，有了優(yōu)先權(quán)就能將有效的專利申請日期提前，這樣就會增加獲得專利授權(quán)的機(jī)會。

中美優(yōu)先權(quán)的差異

巴黎公約(Paris Convention)規(guī)定的優(yōu)先權(quán)是1年。這意味著所有中國的專利申請案件，在申請后1年之內(nèi)，均可以在美國申請專利保護(hù)，并且享有在中國的專利申請日期。然而，依照專利合作條約(PCT，Patent Cooperation Treaty)，優(yōu)先權(quán)則可以長達(dá)32個月之久，也就是說所有在中國申請的專利申請案件，在PCT的時段內(nèi)可以在美國申請，并且享有在中國的專利申請日期。為此，目前中國的企業(yè)多希望用PCT來保障自己專利的優(yōu)先權(quán)。

的確，PCT對優(yōu)先權(quán)的認(rèn)定與操作，有類似中國專利法的地方。依照PCT的規(guī)定，申請人可以列舉一個或是數(shù)個申請案作為提出優(yōu)先權(quán)請求的依據(jù)。我們常?？梢钥吹揭粋€PCT申請案的優(yōu)先權(quán)聲明表上列舉三四個中國專利的申請案序號。也因此，使得許多中國發(fā)明人和專業(yè)人士產(chǎn)生了一個誤解，以為這就是全世界通用的優(yōu)先權(quán)制度了。其實(shí)不然，在中國專利法中，對優(yōu)先權(quán)是這樣處理的：在一個專利申請案提交之后， 申請人可以再補(bǔ)充說明書中不足的部分，只不過根據(jù)說明書補(bǔ)充部分所提出的權(quán)利要求，將不享有初始提交日期的優(yōu)先權(quán)。因此從國外到中國的專利申請案，其優(yōu)先權(quán)費(fèi)用是以每個權(quán)利要求來計算和收費(fèi)的。根據(jù)補(bǔ)充說明書部分的技術(shù)元素所撰寫的權(quán)利要求因?yàn)椴幌碛袃?yōu)先權(quán)， 自然也就無需交費(fèi)了。

值得注意的是，美國專利法對優(yōu)先權(quán)的認(rèn)定與此不同。美國優(yōu)先權(quán)不針對每一項(xiàng)權(quán)利要求， 而是針對整個申請案的認(rèn)定。首先， 美國專利的申請費(fèi)，并不收取優(yōu)先權(quán)費(fèi)，這一差異或許使得許多中國的專利代理人反而忽視了中美兩國在優(yōu)先權(quán)認(rèn)定方面的巨大差異。在美國專利申請?zhí)峤粫r，聲明(Declaration)中如果注明要求優(yōu)先權(quán)，并且提交優(yōu)先權(quán)證明，那么整個申請案就享有優(yōu)先權(quán)。也就是說，美國的專利審查員在檢索時，對所有的權(quán)利要求都以具有優(yōu)先權(quán)的方式處理。表面上看，這好像對中國企業(yè)有利，因?yàn)橛行┎粦?yīng)享有優(yōu)先權(quán)的權(quán)利要求，也因此享有了優(yōu)先權(quán)，從而大大提高了授權(quán)的可能性。其實(shí)不然，因?yàn)?這些不應(yīng)具有優(yōu)先權(quán)的權(quán)利要求，已經(jīng)為專利的有效性埋下了隱憂。更糟糕的是，申請人有可能在申請PCT之后，繼續(xù)補(bǔ)充和修改說明書，并以最后修改的版本為準(zhǔn)在美國提出申請案。

所以，有意在美國取得專利保護(hù)的中國企業(yè)，需要注意中美兩國對優(yōu)先權(quán)認(rèn)定的差異，才能獲得預(yù)期的保護(hù)效果。比較好的策略是，在中國提交申請后，不再補(bǔ)充說明書中不足的部分，等到在美國提交之后， 再將原先想要補(bǔ)充的部分加上原申請案的說明書，另外以 "部分連續(xù)申請案" (Continuation In Part) 的方式再提出一個申請案。如果母案是根據(jù)巴黎公約取得優(yōu)先權(quán)，那么這個部分連續(xù)申請案就享有和母案同樣的申請日期，也就是在美國第一次提出申請的日期再往前推至國外的優(yōu)先權(quán)日，通常也就是在中國的初始提交日期。如果母案是根據(jù)PCT取得優(yōu)先權(quán)，這個部分連續(xù)申請案在母案仍然待審的條件下就享有和母案同樣的申請日期，也就是在美國第一次提出申請的日期。

這樣一來，也就明確指出了申請案中哪一部分享有中國的有效申請日期，哪一部分僅僅享有在美國的優(yōu)先日期。此外，尤其重要的是，必須把兩個具有不同有效申請日期的說明書明確區(qū)別開來，再供美國律師撰寫權(quán)利要求。這樣， 才能確保權(quán)利要求的有效性。否則，美國律師以為所有的說明書內(nèi)容都具有同樣的有效申請日期，撰寫權(quán)利要求時，有可能一個權(quán)利要求包含了具有不同有效日期的多個技術(shù)元素，這將導(dǎo)致日后權(quán)利要求的無效。

不要心存僥幸

或許，有人會僥幸地認(rèn)為，既然PCT的優(yōu)先權(quán)文件中的說明書，與在中國已申請的說明書是一致的，那么有效申請日期的確認(rèn)應(yīng)該是毋庸置疑的，無需擔(dān)心以后的專利有效性。這種看法或許有一定的道理，但必須指出，美國的專利律師多半對美國以外的專利法不甚了解，在規(guī)模較大的律師事務(wù)所，PCT申請案是由特定的部門處理的，大多數(shù)的律師不接觸PCT申請案。我也是在北京執(zhí)業(yè)后，因?yàn)橛邪l(fā)明人希望以一份在 PCT申請過后又加以修改的說明書在美國提出申請，才注意到兩國對優(yōu)先權(quán)認(rèn)定的差異。再者，PCT雖然承認(rèn)一個或數(shù)個申請案的優(yōu)先權(quán)，但是，對優(yōu)先權(quán)的認(rèn)定仍然以不和巴黎公約及每一個授權(quán)國家的專利法沖突為前提的。這個在PCT Article 8 Claiming Priority 中有明確的規(guī)定，如果權(quán)利要求中出現(xiàn)新事項(xiàng)(New Matter)，后果自負(fù)。

歸根結(jié)底，優(yōu)先權(quán)的目的是緊縮審查員的檢索時間范圍，排除可用的對比文件，以取得專利授權(quán)?？墒牵绻幸粋€很好的對比文件，僅僅是因?yàn)閷τ行暾埲掌诘牟徽_認(rèn)定而在早期審查時被排除，以我對美國專利侵權(quán)訴訟的了解，中美專利制度對優(yōu)先權(quán)認(rèn)定的差異必將在訴訟過程中暴露出來，如此一來，被排除的對比文件也終將浮現(xiàn)臺面，侵權(quán)訴訟專利中的各項(xiàng)權(quán)利要求的有效性勢必被置于顯微鏡下，接受極其嚴(yán)格的審視。這正是為什么一個盡責(zé)的專利律師會讓好的對比文件盡早浮出臺面的原因。為什么越早越好呢?這樣可以降低專利所有權(quán)人的成本。因?yàn)樵趯?shí)審期間，可以以修改權(quán)利要求來回避好的對比文件，比較在侵權(quán)訴訟中的花費(fèi)要低廉多了。其次，想掩埋一個好的對比文件，是自欺欺人，其實(shí)并不現(xiàn)實(shí)。好的對比文件的浮現(xiàn)只是時間早晚而已。所以，我們必須了解美國專利法對優(yōu)先權(quán)的認(rèn)定，并調(diào)整申請策略，這才是真正的應(yīng)對之策。

其實(shí)中國的企業(yè)多半無需通過PCT來延長對優(yōu)先權(quán)的權(quán)利。因?yàn)橐园屠韫s一年的優(yōu)先權(quán)時效，足夠在世界上的主要市場提交專利申請了。如果專利說明書中有需要增加補(bǔ)充的部分，也可以以連續(xù)申請案的方式來處理。這樣，既可以節(jié)省大量的PCT申請費(fèi)用，同時也可以避免因?yàn)樵趦?yōu)先權(quán)認(rèn)定上的差異所引起的對專利有效性的不確定感。最重要的是，PCT并不是中國專利走向國際的必經(jīng)之道，也不是什么國際專利，僅僅是延長了優(yōu)先權(quán)的保護(hù)時效而已。如果一個企業(yè)的營銷不及全世界，或是不打算在世界各個國家尋求專利保護(hù)，而只需在少數(shù)幾個主要市場，例如美國、日本及歐盟等國家取得保護(hù)，那么一年的時間就應(yīng)該足夠了。

優(yōu)先權(quán)的認(rèn)定只是中美專利制度差異中的一項(xiàng)而已。兩國制度體系中有許多不同點(diǎn)有待專業(yè)人士的努力來發(fā)掘并提出整合策略，以保障中國企業(yè)在美國市場的利益。

在中國積極努力與國際接軌的今天，一般人乃至知識產(chǎn)權(quán)的專業(yè)人士大概都很難理解，為什么美國專利制度卻盡量地不和國際接軌。這個問題牽涉到美國市場的開放和對高新技術(shù)保護(hù)的一些獨(dú)特性。在經(jīng)濟(jì)全球化的趨勢下，沒有國家能夠固步自封或是以閉關(guān)鎖國的方式來保護(hù)本國工業(yè)，更是無法獨(dú)立于國際社會之外。在積極地參與國際組織并簽署國際條約的前提下，美國明智地以獨(dú)特的專利制度來保障其國內(nèi)的市場和高新科技的領(lǐng)先地位。所以說，我們必須多了解美國專利制度的獨(dú)特性，并且以有效的策略來彌補(bǔ)其間的差異，這是中國企業(yè)在美國取得專利保護(hù)、進(jìn)取美國市場的第一步，當(dāng)然也是首當(dāng)其沖，必須做到的一步。