一．圖書(shū)商標(biāo)獲得注冊(cè)所需的條件
圖書(shū)商標(biāo)，是指能夠?qū)⒁粓D書(shū)經(jīng)營(yíng)者的圖書(shū)或圖書(shū)服務(wù)與其他圖書(shū)經(jīng)營(yíng)者的圖書(shū)或圖書(shū)服務(wù)區(qū)別開(kāi)來(lái)，并可為視覺(jué)所感知的標(biāo)記。我國(guó)《商標(biāo)法》第9條規(guī)定：“申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)有顯著特征，便于識(shí)別”。可見(jiàn)，圖書(shū)商標(biāo)不能過(guò)于描述性，如 “童話書(shū)”、“法律書(shū)”就會(huì)因不具備顯著性而得到注冊(cè)。而TOEFL這樣本身不具有任何含義的詞語(yǔ)具備較強(qiáng)的顯著性，可以作為圖書(shū)商標(biāo)注冊(cè)。
如果欲注冊(cè)的商標(biāo)中除含有描述商品特征的標(biāo)志外，還含有其他部分，以致整個(gè)商標(biāo)從整體上具有顯著性特征，可以作為識(shí)別商品或服務(wù)的標(biāo)志，那么這種商標(biāo)也是可以得到注冊(cè)的，只不過(guò)注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無(wú)權(quán)禁止他人正當(dāng)使用其注冊(cè)商標(biāo)中非顯著性的部分 。與那種完全臆造的標(biāo)志相比，此類注冊(cè)商標(biāo)的顯著性顯然弱得多，受保護(hù)的力度也會(huì)有所下降。
二．出版物對(duì)圖書(shū)商標(biāo)的合理使用
我國(guó)《商標(biāo)法實(shí)施條例》第四十九條規(guī)定：“注冊(cè)商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號(hào)，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)，或者含有地名，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無(wú)權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。”這就是理論上所稱的商標(biāo)合理使用。根據(jù)該原則，如果出版物上使用注冊(cè)的圖書(shū)商標(biāo)是為了對(duì)出版物內(nèi)容、特點(diǎn)做描述性的使用，那么就應(yīng)該算正當(dāng)、合理使用。
目前理論界和司法界比較一致的觀點(diǎn)是，商標(biāo)合理使用的一個(gè)重要前提是對(duì)商標(biāo)的組成部分（文字或圖形等）的使用并不是商標(biāo)意義上的使用，即不是作為區(qū)分商品來(lái)源的符號(hào)使用，而是對(duì)商品或服務(wù)特點(diǎn)做敘述性或描述性的說(shuō)明。從業(yè)已發(fā)生的商標(biāo)侵權(quán)糾紛案來(lái)看，在出版物上使用圖書(shū)商標(biāo)被法院認(rèn)定為合理使用的案例已有數(shù)起。
比如，著名的美國(guó)ＥＴＳ考試中心訴新東方侵犯著作權(quán)商標(biāo)權(quán)案中，一審法院認(rèn)定新東方在圖書(shū)封面上使突出用TOEFL字樣構(gòu)成對(duì)原告商標(biāo)權(quán)的侵害，但二審法院認(rèn)為新東方在在“TOEFL系列教材”、“ TOEFL聽(tīng)力磁帶”上突出使用“TOEFL”字樣，是在進(jìn)行描述性或敘述性的使用，其目的是為了說(shuō)明和強(qiáng)調(diào)出版物的內(nèi)容與TOEFL考試有關(guān)，是為了便于讀者知道出版物的內(nèi)容，而不是為了表現(xiàn)出版物的來(lái)源，并不會(huì)造成讀者對(duì)商品來(lái)源的誤認(rèn)和混淆，因此不屬于侵犯原告注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的行為。
該案的最終判決對(duì)我們深入理解出版物上使用圖書(shū)商標(biāo)的行為性質(zhì)提供了有益的參考。首先，應(yīng)正確看待書(shū)名中使用圖書(shū)商標(biāo)的方式，進(jìn)行全面而非孤立的比對(duì)。比如，該案一審法院的錯(cuò)誤在于：沒(méi)有考慮到書(shū)名的完整性及其含義，而是局限于書(shū)名中的部分文字及讀音、含義，因此所進(jìn)行的比對(duì)是不全面的。其次，該案也說(shuō)明，對(duì)圖書(shū)商標(biāo)的正當(dāng)使用的性質(zhì)不會(huì)僅僅因?yàn)閷D書(shū)商標(biāo)的文字進(jìn)行突出使用而改變（該案中，新東方在涉嫌圖書(shū)標(biāo)題中對(duì)TOEFL字樣進(jìn)行了突出使用）。因?yàn)橛袝r(shí)根據(jù)美感的需要，在圖書(shū)的裝幀設(shè)計(jì)上會(huì)對(duì)某些字體做變形處理來(lái)強(qiáng)化圖書(shū)給人的整體視覺(jué)印象，而圖書(shū)標(biāo)題的含義和作用不會(huì)因此發(fā)生改變，這其實(shí)是出版行業(yè)的慣常做法之一。
可見(jiàn)，不能將出版物上是否對(duì)注冊(cè)商標(biāo)進(jìn)行突出使用作為判斷是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的唯一標(biāo)準(zhǔn)，而應(yīng)結(jié)合具體的使用情形進(jìn)行全面考慮。再次，即使是顯著性很強(qiáng)的圖書(shū)商標(biāo)（如TOEFL作為一個(gè)臆造性詞匯，其本身不具有任何含義，因此作為商標(biāo)就具有很強(qiáng)的區(qū)分商品來(lái)源的功能），也無(wú)法阻止其在出版物上的正當(dāng)使用。對(duì)于顯著性比較弱的圖書(shū)商標(biāo)而言，還會(huì)進(jìn)一步受到在詞語(yǔ)原先意義上使用的限制。
