一．圖書商標獲得注冊所需的條件

圖書商標，是指能夠?qū)⒁粓D書經(jīng)營者的圖書或圖書服務(wù)與其他圖書經(jīng)營者的圖書或圖書服務(wù)區(qū)別開來，并可為視覺所感知的標記。我國《商標法》第9條規(guī)定：“申請注冊的商標，應(yīng)當有顯著特征，便于識別”。可見，圖書商標不能過于描述性，如 “童話書”、“法律書”就會因不具備顯著性而得到注冊。而TOEFL這樣本身不具有任何含義的詞語具備較強的顯著性，可以作為圖書商標注冊。

如果欲注冊的商標中除含有描述商品特征的標志外，還含有其他部分，以致整個商標從整體上具有顯著性特征，可以作為識別商品或服務(wù)的標志，那么這種商標也是可以得到注冊的，只不過注冊商標專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當使用其注冊商標中非顯著性的部分 。與那種完全臆造的標志相比，此類注冊商標的顯著性顯然弱得多，受保護的力度也會有所下降。

二．出版物對圖書商標的合理使用

我國《商標法實施條例》第四十九條規(guī)定：“注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點，或者含有地名，注冊商標專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當使用。”這就是理論上所稱的商標合理使用。根據(jù)該原則，如果出版物上使用注冊的圖書商標是為了對出版物內(nèi)容、特點做描述性的使用，那么就應(yīng)該算正當、合理使用。

目前理論界和司法界比較一致的觀點是，商標合理使用的一個重要前提是對商標的組成部分（文字或圖形等）的使用并不是商標意義上的使用，即不是作為區(qū)分商品來源的符號使用，而是對商品或服務(wù)特點做敘述性或描述性的說明。從業(yè)已發(fā)生的商標侵權(quán)糾紛案來看，在出版物上使用圖書商標被法院認定為合理使用的案例已有數(shù)起。

比如，著名的美國ＥＴＳ考試中心訴新東方侵犯著作權(quán)商標權(quán)案中，一審法院認定新東方在圖書封面上使突出用TOEFL字樣構(gòu)成對原告商標權(quán)的侵害，但二審法院認為新東方在在“TOEFL系列教材”、“ TOEFL聽力磁帶”上突出使用“TOEFL”字樣，是在進行描述性或敘述性的使用，其目的是為了說明和強調(diào)出版物的內(nèi)容與TOEFL考試有關(guān)，是為了便于讀者知道出版物的內(nèi)容，而不是為了表現(xiàn)出版物的來源，并不會造成讀者對商品來源的誤認和混淆，因此不屬于侵犯原告注冊商標專用權(quán)的行為。

該案的最終判決對我們深入理解出版物上使用圖書商標的行為性質(zhì)提供了有益的參考。首先，應(yīng)正確看待書名中使用圖書商標的方式，進行全面而非孤立的比對。比如，該案一審法院的錯誤在于：沒有考慮到書名的完整性及其含義，而是局限于書名中的部分文字及讀音、含義，因此所進行的比對是不全面的。其次，該案也說明，對圖書商標的正當使用的性質(zhì)不會僅僅因為將圖書商標的文字進行突出使用而改變（該案中，新東方在涉嫌圖書標題中對TOEFL字樣進行了突出使用）。因為有時根據(jù)美感的需要，在圖書的裝幀設(shè)計上會對某些字體做變形處理來強化圖書給人的整體視覺印象，而圖書標題的含義和作用不會因此發(fā)生改變，這其實是出版行業(yè)的慣常做法之一。

可見，不能將出版物上是否對注冊商標進行突出使用作為判斷是否構(gòu)成商標侵權(quán)的唯一標準，而應(yīng)結(jié)合具體的使用情形進行全面考慮。再次，即使是顯著性很強的圖書商標（如TOEFL作為一個臆造性詞匯，其本身不具有任何含義，因此作為商標就具有很強的區(qū)分商品來源的功能），也無法阻止其在出版物上的正當使用。對于顯著性比較弱的圖書商標而言，還會進一步受到在詞語原先意義上使用的限制。