一、判斷商標(biāo)外觀設(shè)計(jì)能否注冊(cè)成為立體商標(biāo)的幾點(diǎn)要素

立體商標(biāo)在美國(guó)是受到保護(hù)的，申請(qǐng)注冊(cè)此類(lèi)商標(biāo)不需要額外的費(fèi)用，但是在申請(qǐng)立體商標(biāo)注冊(cè)的時(shí)候要對(duì)商標(biāo)本身的可注冊(cè)性進(jìn)行分析。

如果要提交一個(gè)立體商標(biāo)申請(qǐng)，申請(qǐng)人需要提交一個(gè)商標(biāo)描述的翻譯文件，如果申請(qǐng)人認(rèn)為一份翻譯文件不足以說(shuō)明完整描述商標(biāo)特性，申請(qǐng)人還可以附加一個(gè)請(qǐng)?jiān)笗?shū)，進(jìn)一步說(shuō)明。但是，不論提交何種文件，申請(qǐng)人必須指出所申請(qǐng)的商標(biāo)是立體的。如果該商標(biāo)為一個(gè)工業(yè)品外觀設(shè)計(jì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)外觀設(shè)計(jì))，申請(qǐng)人必須提供額外的充分證據(jù)，證明所申請(qǐng)商標(biāo)具有商標(biāo)顯著性特征。

審查員通常要求申請(qǐng)人至少提交一個(gè)描述該立體商標(biāo)的圖樣，或者提交一個(gè)請(qǐng)?jiān)笗?shū)(petition)對(duì)商標(biāo)進(jìn)行進(jìn)一步描述。當(dāng)然，無(wú)論遞交何種材料，都要充分說(shuō)明商標(biāo)是三維立體的。如果所申請(qǐng)的商標(biāo)本身是一個(gè)外觀設(shè)計(jì)，申請(qǐng)人則需要提交額外的證據(jù)證明其作為商標(biāo)具有足夠的顯著性。

立體商標(biāo)取得注冊(cè)的條件，除了必須具備一般商標(biāo)注冊(cè)的條件以外，還有一些特殊的要求。作為立體商標(biāo)申請(qǐng)，需要從功能性、純裝飾性和外觀設(shè)計(jì)的三個(gè)角度綜合分析該商標(biāo)的顯著性和可注冊(cè)性。

盡管立體商標(biāo)在美國(guó)是可以注冊(cè)保護(hù)的，但是商標(biāo)必須是非功能性的和非純裝飾性(neither functional normerelyornamental)的。所謂“非功能性”就是要求作為立體商標(biāo)注冊(cè)的三維標(biāo)志，不能具有“功能”特征，否則不予以注冊(cè)。

美國(guó)《民事侵權(quán)行為法匯編(一)》第742條就“功能性”特征作出如下定義：“一種物品的特征如果對(duì)物品的目的和作用，或?qū)庸さ谋憷唾M(fèi)用，或?qū)υ撐锲返氖褂玫犬a(chǎn)生影響，則該特征屬于功能性的……”作為立體商標(biāo)要求的非功能性是絕對(duì)的，即只要有任何一點(diǎn)功能性特征就不能注冊(cè)。

同時(shí)，商品的裝飾性特征不具有將申請(qǐng)商標(biāo)同其他商標(biāo)相區(qū)別的功能。作為商標(biāo)注冊(cè)的一般原則，裝飾性特征可以歸類(lèi)于一個(gè)整體，具有注冊(cè)性。但是純裝飾性則不具備商標(biāo)的特征和可注冊(cè)性。在辨別裝飾特征的注冊(cè)性時(shí)，如下因素需要考慮：

1．申請(qǐng)商標(biāo)的商業(yè)特征；

2．相關(guān)的商業(yè)規(guī)則；

3．第二途徑；

4．商標(biāo)顯著性的證據(jù)；

立體商標(biāo)在美國(guó)的申請(qǐng)過(guò)程中，審查員享有很大的自由裁量權(quán)。根據(jù)一般性的規(guī)定，除非外觀設(shè)計(jì)具有顯著性特征，一般不會(huì)被核準(zhǔn)注冊(cè)。產(chǎn)品的特性一般不具有天然的顯著性，只有通過(guò)提交額外的證據(jù)證明顯著性特征，才可能獲得商標(biāo)的注冊(cè)性。

二、外觀設(shè)計(jì)的立體商標(biāo)保護(hù)

符合商標(biāo)注冊(cè)條件的工業(yè)品外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)作為商標(biāo)，特別是平面商標(biāo)取得注冊(cè)，受商標(biāo)法保護(hù)是不成問(wèn)題的。但是對(duì)于大部分工業(yè)品外觀設(shè)計(jì)而言，不具備商標(biāo)注冊(cè)條件，因而難以取得商標(biāo)法保護(hù)，特別是在那些不保護(hù)立體商標(biāo)的國(guó)家和地區(qū)。但是對(duì)于保護(hù)立體商標(biāo)的美國(guó)，情況就不同了。有相當(dāng)多以產(chǎn)品或包裝形狀為特征或特征之一的工業(yè)品外觀設(shè)計(jì)，凡是符合法定條件的，都有可能作為立體商標(biāo)取得注冊(cè)，得到商標(biāo)法保護(hù)。因此產(chǎn)生了一個(gè)對(duì)外觀設(shè)計(jì)選擇知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)類(lèi)型的問(wèn)題：是采用外觀設(shè)計(jì)權(quán)保護(hù)，還是采用商標(biāo)權(quán)保護(hù)。

在美國(guó)傳統(tǒng)的商標(biāo)分類(lèi)中，商品標(biāo)記所具有的顯著性由強(qiáng)到弱依次是：任意性或想象性標(biāo)記，指示性標(biāo)記，描述性但具有第二含義的標(biāo)記，以及不能作為商標(biāo)使用的通用標(biāo)記。外觀設(shè)計(jì)不具有內(nèi)在顯著性，不能直接指示商品的來(lái)源，相當(dāng)于上述的描述性標(biāo)記。所以，是否具有市場(chǎng)上的“第二含義”就成了對(duì)外觀設(shè)計(jì)提供商標(biāo)權(quán)保護(hù)的重要的甚至是唯一的條件。

在美國(guó)，從業(yè)人士一般是按以下原則處理的：對(duì)于采用外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利保護(hù)的一項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)，其權(quán)利所有人一般不能再將其作為商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)，即使外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利失效以后也不可以，唯一的例外是對(duì)商品包裝的外觀設(shè)計(jì)，如果這種設(shè)計(jì)不是主要以“功能性”為目的，并且在實(shí)際使用中已具備了“區(qū)別性(即顯著性)”，在外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利期滿失效后，仍可以作為立體商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)。

如果一件尋求商標(biāo)權(quán)保護(hù)的外觀設(shè)計(jì)獲得過(guò)外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利權(quán)，那么，該外觀設(shè)計(jì)就是非功能性的。因?yàn)?，外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利法所保護(hù)的是非功能性的外觀設(shè)計(jì)，如果某一申請(qǐng)案中的外觀設(shè)計(jì)是功能性的，專(zhuān)利局在審查中就會(huì)將其排除在外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利法保護(hù)的范圍之外。