案情簡介:如何判斷貼牌加工是否構(gòu)成商標侵權(quán)行為
于某系第3442685號“Roadage”商標(下稱涉案商標)的注冊人,該商標核定使用在大客車、卡車、運貨車、汽車底盤、陸地車輛剎車等第12類商品上。浙江容大商貿(mào)有限公司(下稱容大公司)成立于2014年3月,主要從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。2014年10月,梅山海關(guān)書面通知于某,該海關(guān)已根據(jù)于某的申請將上述容大公司向海關(guān)申報出口的使用了“ROADAGE”商標的調(diào)整臂340箱2176個扣留。被訴侵權(quán)產(chǎn)品蓋板正面均標有“ROADAGE”或“Roadage”標識,其紙質(zhì)外包裝上標示了“Roadage及道路圖形”標識。據(jù)悉,墨西哥DAVASA工業(yè)集團有限公司(下稱DAVASA公司)授權(quán)容大公司于2014年3月至2019年2月期間在生產(chǎn)卡車零配件時使用其“Roadage”商標。隨后,于某將容大公司訴至法院,請求法院確定容大公司侵犯其商標專用權(quán),判令容大公司立即停止生產(chǎn)、銷售、出口被訴侵權(quán)產(chǎn)品并銷毀庫存,賠償其經(jīng)濟損失及合理支出共計50萬元。
法院判決:構(gòu)成商標侵權(quán)行為
人民法院經(jīng)審理認為,涉案被訴侵權(quán)的調(diào)整臂與涉案商標核定使用的陸地車輛剎車等屬于類似商品;同時,DAVASA公司在涉案商標核準注冊日前應(yīng)已知曉涉案商標,其于墨西哥注冊“Roadage”商標在主觀上難為善意;容大公司被授權(quán)使用的商標并不包含“道路圖形”,其卻在被訴侵權(quán)產(chǎn)品上標識“Roadage及道路圖形”標識,顯然未盡到合理注意義務(wù)。據(jù)此,法院認為,未盡到合理注意義務(wù)加工侵犯國內(nèi)注冊商標專用權(quán)的商品,應(yīng)當承擔相應(yīng)的侵權(quán)責任。該案中,涉案商標早已及于國外市場并為相關(guān)公眾所知悉,即使被訴侵權(quán)產(chǎn)品系進入墨西哥市場,但涉案商標核定使用的商品也銷往同一國外市場,容大公司在類似商品上使用與涉案商標相同或近似的商標標識,足以使相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆誤認,客觀上將對于某的利益造成實質(zhì)損害,構(gòu)成商標侵權(quán)行為
律師說法:涉外貼牌加工中的商標侵權(quán)認定
2015年,最高人民法院在浦江亞環(huán)鎖業(yè)有限公司與萊斯防盜產(chǎn)品國際有限公司侵犯注冊商標專用權(quán)糾紛案(下稱“PRETUL”案)中,明確指出涉外貼牌加工商品未進入國內(nèi)流通環(huán)節(jié),因此所貼附的商標無法在國內(nèi)起到識別商品來源的作用,貼附商標行為非商標意義上的使用行為,進而不構(gòu)成商標侵權(quán)行為。此后,江蘇省高級人民法院在上海柴油機股份公司與江蘇常佳金峰動力機械公司侵犯注冊商標專用權(quán)糾紛案(下稱“東風”案)中,提出了“合理注意義務(wù)”和“實質(zhì)性損害”因素,認為加工方在接受貼牌加工業(yè)務(wù)時,應(yīng)對國外委托方在國外是否享有注冊商標專用權(quán)進行必要審查義務(wù),特別是審查其獲得商標是否具有正當性,該合理注意義務(wù)采取明知或應(yīng)知標準。對于一般商標,加工方盡到一般審查義務(wù)即可;對惡意注冊商標,加工方審查義務(wù)則提高,特別是涉嫌惡意在國外搶注馳名商標再進入國內(nèi)貼牌加工出口,會對國內(nèi)商標權(quán)利人造成實質(zhì)性損害,加工方仍承攬貼牌加工業(yè)務(wù)的,屬未盡到合理注意與避讓業(yè)務(wù),應(yīng)承擔商標侵權(quán)責任。
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