一、被特許人商標違約被起訴

2011年1月，休閑國聯(lián)公司授權(quán)被告上海蓋亞餐飲管理有限公司10年內(nèi)在上海、浙江使用其Meet Fresh（鮮芋仙）商標等經(jīng)營10家以內(nèi)店鋪，并約定了商標標識、原物料等的采購渠道。同年12月，原告富世餐飲管理（上海）有限公司獲得該商標在中國大陸的獨占使用權(quán)。2013年1月，原告在被告店鋪公證購買爆米花，桶身上有鮮芋仙圖文標識，并顯示由上海日冠食品有限公司生產(chǎn)。藝禾貿(mào)易（上海）有限公司（該公司與原告、休閑國聯(lián)公司的法定代表人相同）曾向被告銷售爆米花貼紙、爆米花盒、爆米花塑料桶等，原告稱系經(jīng)其指定。

原告以被告鮮芋仙門店銷售的爆米花應(yīng)由休閑國聯(lián)公司或原告直接提供為由，認為被告自行生產(chǎn)或自他人處購買侵犯了其商標權(quán)，起訴要求被告停止侵權(quán)、賠償損失10萬元。

二、商標違約與商標侵權(quán)有何區(qū)別

特許經(jīng)營合同中，商標許可使用條款一般包括許可使用的期間、地域范圍、商標的使用方式等。被特許人應(yīng)在特許經(jīng)營合同約定范圍內(nèi)，規(guī)范使用被許可使用的注冊商標。但實踐中，被特許人往往出于自身利益的需要超越合同許可范圍，其情形主要包括：（1）超越授權(quán)的商品范圍或地域范圍使用特許人的注冊商標；（2）未經(jīng)許可自行生產(chǎn)或自第三方處購買商品后附著特許人的注冊商標對外銷售；（3）特許經(jīng)營合同終止后繼續(xù)使用特許人的注冊商標。

違約責任基于合同產(chǎn)生，行為人要承擔的是違反合同的約定義務(wù)而產(chǎn)生的責任，而侵權(quán)責任是基于行為人違反其法定義務(wù)而產(chǎn)生的責任。二者雖可能構(gòu)成競合，但鑒于法律關(guān)系特征不同，當被特許人違反合同關(guān)于商標使用的約定時，并非一概構(gòu)成商標侵權(quán)，而應(yīng)根據(jù)商標侵權(quán)特征對被特許人的具體使用行為進行分析認定。本案中，被告以其系根據(jù)特許經(jīng)營合同使用被控侵權(quán)商標為由進行抗辯，原告則認為被告僅有權(quán)銷售商標權(quán)人提供的鮮芋仙爆米花，故涉案特許經(jīng)營的類型成為最大的爭議焦點。

根據(jù)商標注冊人與被告簽訂的特許經(jīng)營合同，開篇即約定被告有權(quán)“使用”涉案鮮芋仙商標。從字面意義上看，就鮮芋仙爆米花而言，該“使用”應(yīng)然包括生產(chǎn)并銷售，故原告認為僅指銷售并無依據(jù)。根據(jù)合同關(guān)于特許商標使用方式的具體約定，對被告購買印有商標的容器等物（即注冊商標標識）、機器設(shè)備、原物料的渠道進行了規(guī)定，據(jù)此可以認定被告有權(quán)利用這些機器設(shè)備、原物料及注冊商標標識生產(chǎn)特許商品，而非僅僅有權(quán)銷售。此外，根據(jù)查明的事實，被告曾向商標權(quán)人的關(guān)聯(lián)企業(yè)購買爆米花貼紙及塑料桶，而原告也稱被告的該行為系經(jīng)其指定，可見合同的實際履行情況也與約定一致，并非如原告所稱商標權(quán)人只提供成品的爆米花由被告銷售。因此，本案特許經(jīng)營屬于生產(chǎn)并銷售型而非單純銷售型，在合同約定的期限內(nèi)，被告有權(quán)在其門店內(nèi)生產(chǎn)鮮芋仙爆米花并對外銷售，其行為不構(gòu)成商標侵權(quán)。

當然，被告自認其銷售的爆米花由案外人生產(chǎn)，而特許經(jīng)營合同則約定，無論是商品還是注冊商標標識、機器設(shè)備、原物料等，除非經(jīng)特許人同意或指定，被特許人必須自特許人處或特許人指定廠商處購買?？梢?，被告的行為可能違反了合同約定，特許人有權(quán)起訴追究被告的違約責任。然而，正如前所述，特許人對商標標識、原物料、機器設(shè)備等物品進貨渠道及相關(guān)條件的限定，屬于對被告履行合同義務(wù)具體方式的約定。被告是否違反前述合同約定，屬于其與特許人之間因合同關(guān)系產(chǎn)生的爭議，并不因此而構(gòu)成商標侵權(quán)。