一般專利權(quán)屬糾紛中并不審查專利技術(shù)本身是否是公知技術(shù)，但是筆者近日代理了一件比較特殊的專利權(quán)屬案件，本案中專利技術(shù)本身是否已經(jīng)屬于公有領(lǐng)域的技術(shù)并且該事實是否對案件的法律定性構(gòu)成影響成為案件的焦點問題。本案中，專利申請人（被告）基本以一篇公開論文為基礎(chǔ)申請了專利，而該論文恰好是原告公開發(fā)表的。最終兩審法院均支持了被告關(guān)于涉案技術(shù)是公知技術(shù)故原告沒有合法權(quán)利基礎(chǔ)之抗辯，駁回了原告的訴訟請求。

鑒于這種抗辯的比較新穎，筆者詳述如下。

1.本案專利權(quán)權(quán)屬糾紛的前提和本質(zhì)是侵權(quán)糾紛

專利權(quán)權(quán)屬訴訟本質(zhì)上是一種給付之訴，原告要求被告將本案系爭專利申請權(quán)或?qū)＠麢?quán)判歸原告，即給付的對象是本案系爭專利權(quán)。

給付之訴的前提是確認之訴，即首先需要確認原告本身擁有一種受法律保護的權(quán)利，一般這種權(quán)利基于合同關(guān)系或法律規(guī)定產(chǎn)生，若被告基于合同違約或侵權(quán)行為侵害了原告的這種合法權(quán)利，則需要返還相關(guān)對象。本案中原被告之間并無合同關(guān)系，因此本案的專利權(quán)訴訟是基于原告認為其受法律保護的合法權(quán)利受到被告的侵害，從而要求被告返還系爭專利權(quán)，即本案專利權(quán)權(quán)屬糾紛的前提和本質(zhì)是侵權(quán)糾紛。

既然本案專利權(quán)權(quán)屬糾紛的前提和本質(zhì)是侵權(quán)糾紛，首先需要確定原告是否合法擁有其權(quán)利基礎(chǔ)。

2.本案中引入了公知技術(shù)的判定以認定了原告是否擁有權(quán)利基礎(chǔ)

（1）本案原告的權(quán)利基礎(chǔ)必須是一種受法律保護的類型化知識產(chǎn)權(quán)

與普通物權(quán)權(quán)屬訴訟相比，知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬訴訟的特殊性在于，這種受法律保護的權(quán)利是擬制的，它的權(quán)利邊界完全基于法律的具體規(guī)定。它不像物權(quán)，能夠明確地分辨權(quán)利的界限，包括“直接支配”和“排他的權(quán)利”。對于不同的科技成果及其不同的存在形態(tài)，法律賦予其不同的保護范圍，而只有被類型化的知識產(chǎn)權(quán)才具有明確的權(quán)利保護邊界。例如：法律賦予專利權(quán)的保護邊界是“任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可,不得實施其專利”專利；法律賦予商業(yè)秘密的保護邊界是禁止他人“不正當(dāng)手段獲取”、“披露、使用或者允許他人使用”、“違反約定或者違反權(quán)利人有關(guān)保守商業(yè)秘密的要求，披露、使用或者允許他人使用”等等。

對于那些法律沒有規(guī)定其權(quán)利邊界或具體權(quán)能的非類型化的所謂法益，例如：職務(wù)發(fā)明成果權(quán)，不能夠成為請求轉(zhuǎn)移知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬的權(quán)利基礎(chǔ)：

第一，其權(quán)利邊界不清——即允許他人為或不為一定行為的邊界不清，何以請求他人承受行為的后果？以職務(wù)發(fā)明成果為例，究竟職務(wù)發(fā)明成果所有權(quán)人是否有權(quán)禁止他人“實施”、“獲取”、“披露”還是“使用”其職務(wù)發(fā)明成果，還是有權(quán)禁止他人“用于申請專利”？

第二，其知識產(chǎn)權(quán)形態(tài)可能隨時發(fā)生變化，其權(quán)利邊界也將依賴于這種變化而不斷變化。例如：職務(wù)發(fā)明成果在處于技術(shù)秘密的形態(tài)時，有權(quán)禁止他人非法“獲取”、“披露”和“使用”；當(dāng)其變化為專利申請或?qū)＠麜r，其有權(quán)禁止他人擅自“實施”；當(dāng)其變化為集成電路布圖設(shè)計時，其有權(quán)禁止他人“復(fù)制”或“投入商業(yè)利用”等等。

權(quán)利邊界不清晰時，無以判斷被訴的行為是否構(gòu)成侵權(quán)，從而無以判斷是否應(yīng)當(dāng)承擔(dān)返還等被控侵權(quán)行為的后果。

（2）專利權(quán)或?qū)＠暾垯?quán)權(quán)屬糾紛的權(quán)利基礎(chǔ)必須是一種排他性禁用權(quán)，而不能僅僅是一種自用權(quán)

知識產(chǎn)權(quán)各部門法中規(guī)定的權(quán)利或權(quán)益，有些是自用權(quán)，有些還包括禁用權(quán)。例如：法律賦予專利權(quán)的禁用權(quán)包括“任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可,不得實施其專利”專利；法律賦予商業(yè)秘密的禁用權(quán)是禁止他人“不正當(dāng)手段獲取”、“披露、使用或者允許他人使用”、“違反約定或者違反權(quán)利人有關(guān)保守商業(yè)秘密的要求，披露、使用或者允許他人使用”等等。

有些則是弱保護僅包含自用權(quán)，例如：《促進科技成果轉(zhuǎn)化法》就是只規(guī)定自用權(quán)而沒有規(guī)定禁用權(quán)的法律，其特別明確了“自行投資實施轉(zhuǎn)化”、“向他人轉(zhuǎn)讓該科技成果”、“許可他人使用該科技成果”、“與他人共同實施轉(zhuǎn)化”、“折算股份或者出資比例”等自用權(quán)，僅涉及的禁用類保護仍引用商業(yè)秘密的相關(guān)規(guī)定。再如，“職務(wù)發(fā)明成果”作為一種自用權(quán)，也無禁止他人使用的權(quán)能。職務(wù)發(fā)明成果的知識產(chǎn)權(quán)形態(tài)可能隨時發(fā)生變化，其權(quán)利邊界也將依賴于這種變化而不斷變化。例如：職務(wù)發(fā)明成果在處于技術(shù)秘密的形態(tài)時，有權(quán)禁止他人非法“獲取”、“披露”和“使用”；當(dāng)其變化為專利申請或?qū)＠麜r，其有權(quán)禁止他人擅自“實施”；當(dāng)其變化為集成電路布圖設(shè)計時，其有權(quán)禁止他人“復(fù)制”或“投入商業(yè)利用”等等。但當(dāng)其僅僅作為職務(wù)發(fā)明成果時，沒有任何法律規(guī)定其具有禁止他人“實施”、“獲取”、“披露”還是“使用”的權(quán)能。

當(dāng)所謂“權(quán)利人”試圖阻止他人實施、使用或在他人實施、使用后試圖追回或要求法律救濟時，其擁有的權(quán)利必須是一種“禁用權(quán)”而不能僅僅是“自用權(quán)”。本案即是這樣的情況，原告借以禁止他人使用其技術(shù)方案的權(quán)利基礎(chǔ)也必須是一種禁用權(quán)。

（3）原告的權(quán)利基礎(chǔ)不能是系爭之專利權(quán)或?qū)＠暾垯?quán)本身

首先，原告所主張的權(quán)利基礎(chǔ)不能是作為爭議標(biāo)的專利權(quán)本身——即涉案專利權(quán)不能既是爭議標(biāo)的，又是權(quán)利基礎(chǔ)。系爭“專利權(quán)”并非原告的“受法律保護的合法權(quán)利”，而是因被告的申請行為所產(chǎn)生的權(quán)利；原告基于其自己的職務(wù)發(fā)明成果也可以申請專利并基于該申請行為獲得自己的專利申請權(quán)或?qū)＠麢?quán)。原告的專利申請權(quán)或?qū)＠麢?quán)與被告的專利申請權(quán)或?qū)＠麢?quán)之間不具有必然的關(guān)聯(lián)性。本案中，原告要求將“被告的”專利權(quán)轉(zhuǎn)歸原告，其權(quán)利基礎(chǔ)必須是合法擁有另一個合法權(quán)利，并且受到被告的不法侵害。

其次，如前所述，專利申請權(quán)是一種自用權(quán)，不是排他性禁用權(quán)。專利申請權(quán)是基于專利申請行為而產(chǎn)生的程序性權(quán)利，并無任何禁止他人以任何方式利用的權(quán)利。因此，專利申請權(quán)作為一種自用權(quán)，不可能是本案之合法權(quán)利基礎(chǔ)。

最后，專利權(quán)雖然是一種禁用權(quán)，但禁用所針對的是對技術(shù)方案的實施：對于專利產(chǎn)品，不得“制造”、“使用”、“許諾銷售”、“銷售”、“進口”；對于方法，不得“使用”，以及“許諾銷售”、“銷售”、“進口”依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品。而本案系爭專利申請行為未并實際實施其技術(shù)方案，因此不可能構(gòu)成以上任何一種行為。若將他人已經(jīng)申請專利或已經(jīng)獲得專利授權(quán)的技術(shù)方案再次申請專利，要么受專利授權(quán)條件和無效程序的規(guī)制，要么系改進專利本來在專利法上允許合法存在。

（4）在受法律保護的排他性禁用權(quán)中，只有技術(shù)秘密的禁用權(quán)可能成為專利申請行為的侵犯對象

在所有法律明確規(guī)定的禁用權(quán)中，只有技術(shù)秘密的禁用權(quán)可能成為本案原告的權(quán)利基礎(chǔ)。

商業(yè)秘密之禁用權(quán)所針對是技術(shù)方案的“獲取”、“披露”和“使用”行為。它針對的是技術(shù)方案實質(zhì)內(nèi)容本身，其權(quán)能又包含“披露”和“使用”，專利申請的行為可以視為“使用”某種技術(shù)方案申請專利壟斷保護，專利申請公開則可以視為對技術(shù)方案的“披露”。

也就是說，專利申請及其后續(xù)獲權(quán)行為只可能由于構(gòu)成對原告商業(yè)秘密的侵犯從而需要將專利申請權(quán)或?qū)＠麢?quán)返還原告。而本案中，原告恰恰不主張，也不實際享有任何商業(yè)秘密。

（5）非公知技術(shù)是構(gòu)成商業(yè)秘密必要條件，法院有必要對此進行審查從而判定原告是否享有合法的權(quán)利基礎(chǔ)

本案中，原告雖一再否認主張商業(yè)秘密的權(quán)利；然而法院本著謹慎的態(tài)度仍然對原告是否擁有商業(yè)秘密進行了審查。

本案原被告均認可涉案專利、專利申請的技術(shù)方案與原告發(fā)明報告所記載的技術(shù)的實質(zhì)相同，因此一審法院委托鑒定涉案專利、專利申請所體現(xiàn)的技術(shù)方案是否是公知技術(shù)既審查了原告的權(quán)利基礎(chǔ)是否成立，又考量了被告技術(shù)來源是否合法。而根據(jù)《反不正當(dāng)競爭法》第十條，“不為公眾所知悉”是構(gòu)成商業(yè)秘密的要件之一，一審判決明確說明，判決所述“公知技術(shù)是指為公眾所知悉的技術(shù)”。因此，判決為確定原告是否實際享有作為涉案權(quán)利基礎(chǔ)的商業(yè)秘密而審查涉案技術(shù)是否為公知技術(shù)是正確的。

3.專利權(quán)屬糾紛中公知技術(shù)判定的法律依據(jù)和方法步驟

（1）  適用反不正當(dāng)競爭法司法解釋之“為公眾所知悉”

《最高人民法院關(guān)于審理反不正當(dāng)競爭民事案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（以下簡稱“司法解釋”）第九條是對《反不正當(dāng)競爭法》第十條定義的“商業(yè)秘密”四要件之一的“為公從所知悉”這一要件的具體定義和解釋。

司法解釋第九條規(guī)定了6種情況，并規(guī)定具有其中之一的，可以認定為為公眾所知悉；但是司法解釋并沒有規(guī)定具體的認定方法和步驟。

本案中，法院并沒有因為無具體的認定方法和步驟就籠而統(tǒng)之地直接認定涉案技術(shù)是或不是“為公眾所知悉”，而是采取了科學(xué)的認定步驟：

（1）確定與涉案技術(shù)所體現(xiàn)的技術(shù)方案最為接近的已經(jīng)在公開出版物上公開披露技術(shù)方案（司法解釋第九條第3項）；

（2）明確涉案技術(shù)方案與已被公開的技術(shù)方案之間是否存在區(qū)別性技術(shù)特征，以及所存在的區(qū)別性技術(shù)特征所達到的技術(shù)效果和解決的技術(shù)問題；

（3）判斷具有區(qū)別性技術(shù)特征的技術(shù)方案對于所屬領(lǐng)域技術(shù)人員而言是否屬于普遍知悉和容易獲得的技術(shù)方案（司法解釋第九條第1、5、6項）

可見，法院在上述判定方法和步驟中將司法解釋的有關(guān)規(guī)定準確、靈活地結(jié)合于司法實踐中。

（2）非新穎性、創(chuàng)造性判定

盡管上述判定方法和步驟可能借鑒了《審查指南》關(guān)于創(chuàng)造性的判定方法，但是，這并不是對新穎性和創(chuàng)造性的判定。

首先，上述判定方法和步驟不同于創(chuàng)造性判定的三步法。創(chuàng)造性判定三步法的第三步要求判定其它現(xiàn)有技術(shù)的對比文件是否給出技術(shù)啟示，將區(qū)別特征應(yīng)用于最接近現(xiàn)有技術(shù)中，從而使本領(lǐng)域技術(shù)人員有動機去改進最接近現(xiàn)有技術(shù)獲得要求保護的技術(shù)方案。而上述判定方法的第三步并不要求“技術(shù)啟示”、“有動機改進”等要點，而是要求“普遍知悉和容易獲得的技術(shù)方案”，這是兩個完全不同的標(biāo)準，也是由于不同的法律概念所導(dǎo)致的重要區(qū)別。

其次，相同或類似的方法和步驟，只要是合法的、科學(xué)的，就可以用于判定兩個法律問題而于法不悖?！靶路f性”、“創(chuàng)造性”、“為公眾所知悉”、“現(xiàn)有技術(shù)抗辯”均是我國在不同法律中定義的法律概念，它們既相似又所區(qū)別。法院在知識產(chǎn)權(quán)訴訟中通行的對于現(xiàn)有技術(shù)的抗辯的判定方法也類似于創(chuàng)造性判定的三步法，區(qū)別在于要求對比文件只能是一篇或結(jié)合公知常識；那么法院在專利權(quán)屬糾紛中對于公知技術(shù)的判定借鑒創(chuàng)造性的判定方法并作出一些科學(xué)合理的改變也是合法合理的。

因此，這種判定并非是對新穎性、創(chuàng)造性進行判定。

綜上所述，公知技術(shù)是否是專利權(quán)屬糾紛的有效抗辯？筆者認為，可以。作為私權(quán)利糾紛的專利權(quán)屬糾紛中，原告請求被告返還專利權(quán)必須要有一個權(quán)利基礎(chǔ)，而被告如不法侵害了該合法權(quán)利基礎(chǔ)即應(yīng)當(dāng)返還專利權(quán)。即專利權(quán)權(quán)屬糾紛的前提和本質(zhì)是侵權(quán)糾紛。而本案中原告并無任何受法律保護的合法權(quán)利存在，所以其訴訟請求不應(yīng)當(dāng)?shù)玫街С帧?/p>

專利權(quán)仍在被告手中的結(jié)果貌似有不合理之處，實際上并無不妥，因為本案本質(zhì)上是公知技術(shù)與專利技術(shù)之間的矛盾、公有智慧財產(chǎn)與私有知識產(chǎn)權(quán)之間的矛盾，在我國井然有序的法律體系中，它是專利無效規(guī)制的范疇，專利無效是其正確的救濟途徑，而不是專利權(quán)屬糾紛。