一、裁判要旨

對于權(quán)利要求中以功能或者效果表述的技術(shù)特征，在進(jìn)行侵權(quán)比對時，不能簡單地將能夠?qū)崿F(xiàn)該功能或者效果的所有技術(shù)方案均納入專利權(quán)利要求的保護(hù)范圍。正確的方法應(yīng)當(dāng)是結(jié)合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實(shí)施方式及其等同的實(shí)施方式，確定該技術(shù)特征的內(nèi)容，在此基礎(chǔ)上與被控侵權(quán)的技術(shù)特征進(jìn)行比對。

二、案情介紹

郭某擁有一件名為 “一種墻體貼掛剛、脆性硬質(zhì)裝飾板植釘鉚固定貼方法”的發(fā)明專利。2012年，郭某發(fā)現(xiàn)金輝房地產(chǎn)公司開發(fā)的項(xiàng)目——福州“金輝尊域”樓盤的裙樓外墻裝飾工程中使用的施工方法涉嫌侵犯其發(fā)明專利權(quán)，遂向法院提起訴訟，要求被告停止侵權(quán)，賠償損失。根據(jù)原告提交的現(xiàn)場施工照片及被告的法庭陳述，被告開發(fā)項(xiàng)目的現(xiàn)場施工中使用的外墻施工方法為植釘錨固定貼法。

一審法院認(rèn)為，在專利侵權(quán)判定中，應(yīng)適用全面覆蓋原則，如果被控侵權(quán)的技術(shù)方案一一再現(xiàn)了專利技術(shù)的全部必要技術(shù)特征，則應(yīng)認(rèn)定該項(xiàng)技術(shù)方案落入了專利權(quán)的保護(hù)范圍。將被控侵權(quán)的施工方法與涉案專利的必要技術(shù)特征進(jìn)行比對，被控侵權(quán)施工方法的技術(shù)特征與涉案專利的權(quán)利要求1限定的必要技術(shù)特征構(gòu)成對應(yīng)相同或等同的技術(shù)特征，落入了訟爭專利權(quán)利要求1的保護(hù)范圍，構(gòu)成專利侵權(quán)。據(jù)此，判決被告停止侵權(quán)，賠償損失。

宣判后，被告不服一審判決，提起上訴。福建省高級人民法院二審審理后認(rèn)為，涉案專利權(quán)利要求1中含有功能性技術(shù)特征，對該特征的解讀應(yīng)當(dāng)結(jié)合專利說明書及附圖來確定該技術(shù)特征的內(nèi)容，一審對專利權(quán)利要求中涉及功能性技術(shù)特征的解讀存在不當(dāng)，導(dǎo)致專利保護(hù)范圍過寬，影響侵權(quán)比對。據(jù)此，二審法院經(jīng)重新比對，認(rèn)為被控侵權(quán)施工方法與涉案專利既不相同也不等同，不構(gòu)成專利侵權(quán)，遂判決撤銷一審判決，駁回原告訴訟請求。

三、律師評析

本案導(dǎo)致一、二審判決結(jié)果完全相反的關(guān)鍵原因就在于，對原告專利所要求保護(hù)的權(quán)利要求1中含有的某些技術(shù)特征是否屬于功能性技術(shù)特征以及應(yīng)當(dāng)如何對功能性技術(shù)特征進(jìn)行解讀存在不同的裁判思路，進(jìn)而直接影響了涉案專利的保護(hù)范圍和侵權(quán)成立與否的認(rèn)定。

（一）功能性技術(shù)特征及其寫入權(quán)利要求的適用條件

權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)記載的是一項(xiàng)發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案，而不是該方案要實(shí)現(xiàn)的目的和效果。然而，在有些情況下，權(quán)利要求中也會出現(xiàn)有關(guān)目的或效果的措辭，其中最為常見的就是功能性限定特征。一般說來，一項(xiàng)產(chǎn)品權(quán)利要求應(yīng)由反映該產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或者組成的技術(shù)特征組成；一項(xiàng)方法權(quán)利要求應(yīng)由反映實(shí)施該方法的具體步驟和操作方式的技術(shù)特征組成。如果在一項(xiàng)權(quán)利要求中不是采用結(jié)構(gòu)特征或者方法步驟特征來限定發(fā)明，而是采用零部件或者步驟在發(fā)明中所起的作用、功能或者所產(chǎn)生的效果來限定發(fā)明，則稱為功能性限定特征。對于功能性技術(shù)特征寫入專利權(quán)利要求的適用條件，《審查指南》（2010）明確指出：“只有在某一技術(shù)特征無法用結(jié)構(gòu)特征來限定，或者技術(shù)特征用結(jié)構(gòu)特征限定不如用功能或效果特征來限定更為恰當(dāng)，而且該功能或者效果能通過說明書中規(guī)定的實(shí)驗(yàn)或者操作或者所屬技術(shù)領(lǐng)域的慣用手段直接和肯定地驗(yàn)證的情況下，使用功能或者效果特征來限定發(fā)明才可能是允許的”。

具體到本案，涉案專利為“一種墻體貼掛剛、脆性硬質(zhì)裝飾板植釘鉚固定貼方法” 的方法發(fā)明專利。其獨(dú)立權(quán)利要求1的技術(shù)特征可歸納為A1－A4，其中A1－A3技術(shù)特征系實(shí)施該方法專利的具體步驟和操作方式，而A4特征記載為“通過專用不銹鋼螺釘、強(qiáng)力工程結(jié)構(gòu)膠及工藝孔的相互配合，將裝飾板和水泥粉刷層及墻體緊緊粘接固定成一體”，該特征中只是描述說通過不銹鋼螺釘?shù)炔考M(jìn)行配合，對裝飾板和水泥粉刷層及墻體進(jìn)行粘接，但部件之間具體通過什么樣的操作方式進(jìn)行配合并沒有描述，而只是記載通過部件的配合，能夠達(dá)到將裝飾板和水泥粉刷層及墻體緊緊粘接固定成一體的技術(shù)效果。依照上述對功能性限定特征的概念解析，這顯然屬于一種功能性技術(shù)特征。

（二）功能性技術(shù)特征的解釋方法及其與專利保護(hù)范圍的關(guān)系

界定專利權(quán)的保護(hù)范圍，既要使專利權(quán)得到公平保護(hù)，又要使社會公眾對專利權(quán)的保護(hù)范圍有穩(wěn)定和可期待的預(yù)期?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第4條就是對功能性限定特征的解讀原則及方法。由于功能性限定特征的字面含義本身較為寬泛，因此，應(yīng)當(dāng)結(jié)合說明書和附圖描述的具體實(shí)施方式及其等同實(shí)施方式進(jìn)行解釋。

具體到本案，涉案專利技術(shù)特征A4為功能性限定特征，需要結(jié)合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實(shí)施方式及其等同的實(shí)施方式，確定該技術(shù)特征的內(nèi)容。二審法院分析，通過對涉案專利說明書及附圖的解讀和觀察，可以確定該特征所描述的實(shí)現(xiàn)緊緊粘接固定成一體的技術(shù)效果的具體操作方法應(yīng)當(dāng)是使飾面板與墻體及水泥粉刷層依靠結(jié)構(gòu)膠和螺釘進(jìn)行粘接的部位實(shí)現(xiàn)無縫隙固定，在實(shí)際使用當(dāng)中，除非發(fā)生飾面板直接脫落情況，飾面板相對于墻體和水泥粉刷層不可能產(chǎn)生位移。而比較被控侵權(quán)的施工方法對應(yīng)的技術(shù)特征，化學(xué)膠分別是填注在工藝孔和面板的直槽內(nèi)，主要作用是用于固定打入工藝孔的螺栓和插入面板直槽內(nèi)的T形掛件，面板與墻面之間并沒有通過化學(xué)膠直接進(jìn)行粘接，而是通過角鋼及T形掛件，配以螺母、螺栓等金屬構(gòu)件進(jìn)行連接。而且這些構(gòu)件在實(shí)際使用當(dāng)中會在外力作用下進(jìn)行位移微調(diào)，從而趕到防止面板在硬力作用下破損脫落的獨(dú)創(chuàng)性作用。因此，被控侵權(quán)施工方法的這一技術(shù)特征與涉案專利對應(yīng)的技術(shù)特征顯然不相同也不等同，一審的分析及認(rèn)定有誤，二審按照功能性特征的解讀方法進(jìn)行重新解釋并對判決結(jié)果予以糾正是正確的。

（三）對功能性技術(shù)特征的理解及具體適用的觀點(diǎn)演變

國內(nèi)外對功能性特征的理解和具體適用都經(jīng)歷過一個逐步演變和過程。美國專利法第112條第6款明確允許采用功能性限定特征，而美國聯(lián)邦巡回上訴法院1994年在Donaldson一案的判決中力排美國專利局的反對意見，對功能性限定特征的解釋方式作出了十分重要的調(diào)整，即無論在專利申請的審查過程中還是在專利侵權(quán)訴訟中，權(quán)利要求中記載的功能性限定特征都應(yīng)當(dāng)被解釋為僅僅覆蓋了說明書記載的實(shí)現(xiàn)該功能的具體實(shí)現(xiàn)方式及其等同方式，而不應(yīng)當(dāng)被解釋為覆蓋了能夠?qū)崿F(xiàn)該功能的所有方式。

我國專利法及其專利法實(shí)施細(xì)則中沒有類似于美國專利法第112條第6款那樣的規(guī)定。通常，判斷相同侵權(quán)是否成立，就是判斷被控侵權(quán)技術(shù)是否落入了權(quán)利要求的文字內(nèi)容所確定的保護(hù)范圍。然而，對功能性限定特征來說，卻不能僅僅因?yàn)楸豢厍謾?quán)技術(shù)實(shí)現(xiàn)了該功能，就認(rèn)為構(gòu)成了相同侵權(quán)，而是需要具體分析被控侵權(quán)技術(shù)采用何種方式實(shí)現(xiàn)該功能。只有當(dāng)被控侵權(quán)技術(shù)實(shí)現(xiàn)該功能的方式與專利說明書中記載的實(shí)施該功能的方式相同或者等同時，才能夠得出被控侵權(quán)技術(shù)重現(xiàn)了該功能性限定特征的結(jié)論。

筆者對采用功能性限定特征的權(quán)利要求持如下立場：1.權(quán)利要求中采用的功能性限定特征不應(yīng)當(dāng)按照其字面含義解釋為覆蓋了能夠?qū)崿F(xiàn)該功能的所有方式，而是應(yīng)當(dāng)受專利說明書中記載的實(shí)現(xiàn)該功能的具體方式的限制。2.認(rèn)定相同侵權(quán)成立的條件是：被控侵權(quán)技術(shù)實(shí)現(xiàn)了相同的功能，而且實(shí)現(xiàn)該功能的方式與專利說明書中記載的實(shí)現(xiàn)該功能的具體方式之一相同。3.在相同侵權(quán)不成立的情況下，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行等同侵權(quán)是否成立的判斷。認(rèn)定等同侵權(quán)成立的條件是：被控侵權(quán)技術(shù)實(shí)現(xiàn)了相同的功能，而且實(shí)現(xiàn)該功能的方式與說明書中記載的實(shí)現(xiàn)該功能的具體方式等同。專利說明書中記載實(shí)現(xiàn)該功能的具體方式越多，等同的范圍就越大；但是等同的范圍不宜擴(kuò)大到涵蓋能夠?qū)崿F(xiàn)該功能的所有方式的程度。4.被控侵權(quán)技術(shù)實(shí)現(xiàn)了與權(quán)利要求所記載功能相同的功能，包含被控侵權(quán)技術(shù)不但實(shí)現(xiàn)了權(quán)利要求所記載的功能，而且能夠?qū)崿F(xiàn)其他更多的功能。但是，如果被控侵權(quán)技術(shù)沒有實(shí)現(xiàn)權(quán)利要求中記載的某一功能性限定特征表述的功能，則應(yīng)當(dāng)認(rèn)為既不構(gòu)成相同侵權(quán)，也不構(gòu)成等同侵權(quán)。5.當(dāng)說明書中對權(quán)利要求中所述的功能性限定特征也僅僅作了功能性的描述，沒有公開任何實(shí)現(xiàn)該功能的具體實(shí)現(xiàn)方式時，可以認(rèn)定該權(quán)利要求沒有清楚地表述請求保護(hù)的范圍，因而不符合專利法實(shí)施細(xì)則第二十條第一款的規(guī)定；如果致使所屬技術(shù)領(lǐng)域中的技術(shù)人員無法實(shí)施該發(fā)明，可以認(rèn)定專利說明書不符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定。不符合上述兩條規(guī)定的，依照專利法實(shí)施細(xì)則第六十四條的規(guī)定，可以請求宣告該專利權(quán)無效。