一、焦點問題
涉案專利權(quán)利要求中緊固套設(shè)置技術(shù)特征是否屬于功能性技術(shù)特征以及被控侵權(quán)產(chǎn)品是否落入涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍?
二、相關(guān)法條
《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第四條
三、基本案情
胡貝爾和茹納股份公司(以下簡稱“胡貝爾公司”)系名稱為“同軸插接器”發(fā)明專利1的專利權(quán)人。胡貝爾公司根據(jù)常州市武進(jìn)鳳市通信設(shè)備有限公司(以下簡稱“鳳市公司”)發(fā)給國際電子機械委員會信函中對被控侵權(quán)產(chǎn)品的描述,認(rèn)為該產(chǎn)品落入涉案專利權(quán)保護(hù)范圍,遂訴至法院,請求判令鳳市公司承擔(dān)相應(yīng)的侵權(quán)責(zé)任。鳳市公司辯稱,涉案專利中涉及緊固套的技術(shù)特征(以下簡稱“緊固套設(shè)置技術(shù)特征”)是以功能或效果表述的技術(shù)特征(以下簡稱“功能性技術(shù)特征”),根據(jù)最高人民法院的司法解釋,對于功能性技術(shù)特征,應(yīng)當(dāng)以說明書中具體實施方式及其等同的實施方式,確定該技術(shù)特征的內(nèi)容。根據(jù)該原則,被控侵權(quán)產(chǎn)品未落入涉案專利權(quán)保護(hù)范圍,請求駁回胡貝爾公司的訴訟請求。
江蘇省常州市中級人民法院一審查明,涉案專利的權(quán)利要求1為:同軸插接器,具有一插接殼體5,該插接殼體在用于插接配對插頭3 的端面4 敞開并且被一通道6 貫穿,在所述通道里面絕緣地設(shè)置一內(nèi)導(dǎo)體觸頭7 ;并具有用于將插接殼體5 與配對插頭3 機械地連接的連接機構(gòu),其特征在于,所述配對插頭3 在插接時與連接機構(gòu)卡鎖并且連接機構(gòu)這樣設(shè)置,使得連接機構(gòu)在配對插頭3 上施加一個軸向壓力,該壓力使配對插頭3 的外導(dǎo)體接觸面10 相對于插接殼體5 的外導(dǎo)體接觸面9 壓緊,其中所述連接機構(gòu)具有一個可徑向擴張的緊固套11,在進(jìn)行上述插接時該緊固套可以與配對插頭3 上的一個壓緊面13 卡鎖并且將所述壓緊面13 上的一個徑向力轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€軸向分力,該分力將外導(dǎo)體接觸面9、10 相互壓緊。(詳見附圖一)如果法院認(rèn)定涉案專利權(quán)利要求1 中緊固套設(shè)置技術(shù)特征屬于功能性技術(shù)特征,雙方當(dāng)事人均認(rèn)可涉案專利說明書的“具體實施方式”中所載明“該緊固套設(shè)有軸向縫隙并構(gòu)成多個彈性卡舌。在這些卡舌的前端形成徑向向內(nèi)的卡鉤。在外面分別通過軸肩構(gòu)成止檔。緊固套的端面突出于外導(dǎo)體套的接觸面”的內(nèi)容,系緊固套設(shè)置技術(shù)特征的內(nèi)容,其中“在外面分別通過軸肩構(gòu)成止檔”的內(nèi)容不是涉案專利具體實施方式中緊固套實現(xiàn)卡鎖—壓緊功能的必需特征。
江蘇省常州市中級人民法院認(rèn)為,本案的焦點問題是涉案專利權(quán)利要求1 中緊固套設(shè)置技術(shù)特征是否屬于功能性技術(shù)特征以及被控侵權(quán)產(chǎn)品是否落入涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍。1. 涉案專利權(quán)利要求1 中緊固套設(shè)置技術(shù)特征未具體描述緊固套的結(jié)構(gòu)以及其與連接機構(gòu)、配對插頭的配合關(guān)系,而是用緊固套設(shè)置在涉案發(fā)明中所起的作用、功能或產(chǎn)生的效果來定義,屬于功能性技術(shù)特征。2. 根據(jù)雙方當(dāng)事人的陳述,確認(rèn)緊固套設(shè)置技術(shù)特征的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括:該緊固套設(shè)有軸向縫隙并構(gòu)成多個彈性卡舌。在這些卡舌的前端形成徑向向內(nèi)的卡鉤。緊固套的端面突出于外導(dǎo)體套的接觸面。3. 經(jīng)比對,被控侵權(quán)產(chǎn)品具備涉案專利權(quán)利要求1 的其他技術(shù)特征,其彈簧圈亦設(shè)有軸向縫隙并構(gòu)成多個彈性卡舌,彈簧圈的端面突出于外導(dǎo)體套的接觸面,但是彈簧圈并無“在這些卡舌的前端形成徑向向內(nèi)的卡鉤”,因此被控侵權(quán)產(chǎn)品缺少緊固套設(shè)置技術(shù)特征的內(nèi)容之一。被控侵權(quán)產(chǎn)品采用彈簧圈實現(xiàn)卡鎖—壓緊功能的方式與涉案專利權(quán)利要求1 中緊固套實現(xiàn)卡鎖—壓緊功能的手段不同,被控侵權(quán)產(chǎn)品采用的實現(xiàn)卡鎖—壓緊功能的方式也不屬于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員無須經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的實現(xiàn)方式。因此,被控侵權(quán)產(chǎn)品的彈簧圈與緊固套設(shè)置技術(shù)特征的內(nèi)容不相同亦不等同,被控侵權(quán)產(chǎn)品未落入涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍。遂判決駁回胡貝爾公司的訴訟請求。
胡貝爾公司不服一審判決,向江蘇省高級人民法院提出上訴,請求撤銷原審判決,并支持其一審訴訟請求。
江蘇省高級人民法院二審查明:1. 依據(jù)涉案專利說明書的描述,本專利的連接機構(gòu)具有一個在徑向可彈性擴張的外導(dǎo)體套(緊固套) 11,而這個緊固套11 可以與配對插頭3 卡鎖。其中,配對插頭3 可以通過其前端插進(jìn)這個緊固套11,而緊固套11 卡在配對插頭3 上。 為此,配對插頭3 最好在外表面上具有環(huán)繞的凸肋12,緊固套11 就可以卡鎖在凸肋12 上。而為了產(chǎn)生涉案專利所述的軸向壓緊,凸肋 12 最好在背面具有傾斜的壓緊面13,在壓緊面13 上緊固套11 的徑向壓緊力轉(zhuǎn)變成軸向壓緊力。(詳見附圖一)本發(fā)明的另一個結(jié)構(gòu)是通過鎖緊套20 將緊固套11 包圍,其中鎖緊套20 最好可以軸向移動并在工作位置圍卡緊固套11。當(dāng)鎖緊套20 施加給緊固套11 一個徑 向向內(nèi)的力,緊固套11 可以將這個徑向力至少部分地轉(zhuǎn)變?yōu)樗龅妮S向壓緊力,則這樣可以保證持久的壓緊力。2. 案外人翟金良于2006 年9 月29 日向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請了快插、自鎖型射頻同軸連接器實用新型專利,于2007 年5 月2 日獲得授權(quán),專 利號為ZL200620046522.6。胡貝爾公司、鳳市公司二審均認(rèn)可被控侵權(quán)產(chǎn)品的具體結(jié)構(gòu)等以ZL200620046522.6 專利的說明書及附圖為準(zhǔn)。結(jié)合ZL200620046522.6 專利的說明書及附圖、被控侵權(quán)產(chǎn)品的構(gòu)造以及當(dāng)事人的當(dāng)庭陳述,被控侵權(quán)產(chǎn)品中的碟形多齒鎖緊片(即彈簧片)這一特征實現(xiàn)卡鎖—壓緊功能的具體實施方式為:該彈簧片有分布在較小直徑圓周上的多個內(nèi)齒92 和較大直徑圓周上的多個外齒91,兩圓周同圓心,各內(nèi)齒92 和外齒91 之間存在軸向向內(nèi)傾斜延伸的縫隙,該彈簧片由彈性金屬材料制成。當(dāng)連接器處于插接狀態(tài)時,彈簧片的圓周直徑小的內(nèi)齒92 前端與支承斜面(相當(dāng)于涉案專利中的壓緊面)的夾角為90°—115°。也即被控侵權(quán)產(chǎn)品是 采用彈簧片內(nèi)齒前端抵住配對插頭壓緊面的方式實現(xiàn)卡鎖—壓緊功能
四、判決與理由
江蘇省高級人民法院經(jīng)審理認(rèn)為:1. 功能性技術(shù)特征的含義。一般對于要求保護(hù)產(chǎn)品的技術(shù)方案而言,應(yīng)在權(quán)利要求中用結(jié)構(gòu)等特征來限定。當(dāng)這類權(quán)利要求中的某一技術(shù)特征未采用前述方式限定,而是采用所屬技術(shù)領(lǐng)域非公知的技術(shù)術(shù)語命名,且對所屬領(lǐng)域技術(shù)人員而言僅表述該特征在整體技術(shù)方案中所起的作用、功能或最終達(dá)到的效果,而且在說明書中也未以窮盡限定的方式明確或隱含地將該特征限定于某種或某幾種具體結(jié)構(gòu),則上述技術(shù)特征構(gòu)成功能性技術(shù)特征。本案中,首先,在涉案專利涉及的電纜連接的插接器領(lǐng)域,權(quán)利要求1 中的“緊固套”這一用語,并非該技術(shù)領(lǐng)域中含義及范圍確定的公知術(shù)語,所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員并不知曉“緊固套”的通常結(jié)構(gòu);其次,涉案專利權(quán)利要求1 中關(guān)于緊固套設(shè)置技術(shù)特征的描述,僅涉及該特征在整個技術(shù)方案中所起的作用、功能以及試圖達(dá)到的最終效果,而并未直接描述該特征任何具體結(jié)構(gòu)、形狀等機械構(gòu)成以及各部件之間的相互關(guān)系;再次,盡管涉案專利的說明書僅以一個實施例載明了緊固套的具體結(jié)構(gòu)形式,但說明書并未將權(quán)利要求1 中緊固套設(shè)置技術(shù)特征明確界定為僅包括該種結(jié)構(gòu)。而且本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員通過閱讀說明書,結(jié)合考慮現(xiàn)有技術(shù)的內(nèi)容,也不能從說明書的其他內(nèi)容中隱含得出緊固套設(shè)置技術(shù)特征僅包括該實施例中載明的緊固套的具體結(jié)構(gòu)。故涉案專利權(quán)利要求1 中緊固套設(shè)置技術(shù)特征應(yīng)當(dāng)屬于功能性技術(shù)特征。2. 功能性技術(shù)特征的解釋。在確定功能性技術(shù)特征的內(nèi)容時,應(yīng)根據(jù)專利說明書和附圖中記載的技術(shù)內(nèi)容以及權(quán)利要求中關(guān)于該技術(shù)特征的功能或效果的描述,來確定說明書中每一個具體實施方式中記載的實現(xiàn)所述功能或效果的必需技術(shù)特征,亦即排除對于實現(xiàn)所述功能或效果無直接、必然聯(lián)系的特征,并將之整體作為功能性技術(shù)特征的內(nèi)容。本案中,雙方當(dāng)事人均認(rèn)可專利說明書中載明的“設(shè)有軸向縫隙并構(gòu)成多個彈性卡舌。在這些卡舌的前端形成徑向向內(nèi)的卡鉤。在外面分別通過軸肩構(gòu)成止擋。緊固套的端面突出于外導(dǎo)體套的接觸面”的內(nèi)容,涉及緊固套設(shè)置技術(shù)特征,同時亦認(rèn)可“在外面分別通過軸肩構(gòu)成止擋”不是實現(xiàn)卡鎖—壓緊功能所必需的特征。因此,該功能性技術(shù)特征的內(nèi)容為“該緊固套設(shè)有軸向縫隙并構(gòu)成多個彈性卡舌。在這些卡舌的前端形成徑向向內(nèi)的卡鉤。緊固套的端面突出于外導(dǎo)體套的接觸面”。3. 功能性技術(shù)特征的侵權(quán)判定。如果被控侵權(quán)產(chǎn)品實現(xiàn)了與專利相同的功能,而且實現(xiàn)該功能的方式與專利權(quán)利要求中經(jīng)確定的功能性技術(shù)特征的內(nèi)容相同或等同,則被控侵權(quán)產(chǎn)品落入專利權(quán)的保護(hù)范圍。由于專利權(quán)利要求中某個功能性技術(shù)特征是作為一個必要技術(shù)特征存在的,且專利說明書記載的每一個具體實施方式中所有必需技術(shù)特征是作為一個整體來實現(xiàn)該功能或效果。因此,在對權(quán)利要求中某個功能性技術(shù)特征進(jìn)行侵權(quán)判斷時,應(yīng)將該功能性技術(shù)特征的內(nèi)容與被控侵權(quán)產(chǎn)品實現(xiàn)相同功能的必需技術(shù)特征進(jìn)行整體比對,而不宜將功能性技術(shù)特征的內(nèi)容再進(jìn)行分解。本案中,被控侵權(quán)產(chǎn)品為一種用于電氣連接的電纜插接器,同樣可以實現(xiàn)兩插接部件的卡鎖—壓緊功能。因此,判斷侵權(quán)是否成立的關(guān)鍵在于,被控侵權(quán)產(chǎn)品實現(xiàn)該功能的實施方式與涉案專利權(quán)利要求1 中緊固套設(shè)置技術(shù)特征的內(nèi)容是否相同或等同。首先,被控侵權(quán)產(chǎn)品是采用其內(nèi)設(shè)的彈簧片中圓周直徑小的內(nèi)齒前端,抵住配對插頭壓緊面實現(xiàn)卡鎖—壓緊功能的,而涉案專利是利用卡舌前端的卡鉤鉤住與配對插頭的壓緊面實現(xiàn)卡鎖—壓緊功能的,故被控侵權(quán)產(chǎn)品實現(xiàn)該功能的具體實施方式與涉案專利權(quán)利要求1 中緊固套設(shè)置技術(shù)特征的內(nèi)容不相同。其次,涉案專利的緊固套設(shè)置技術(shù)特征,從本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的角度來看,在實現(xiàn)卡鎖—壓緊功能時,緊固套僅是與壓緊面緊靠,但是如果沒有涉案專利中的鎖緊套這一部件,由鎖緊套給緊固套施加一個徑向向內(nèi)的力,再將徑向力轉(zhuǎn)變?yōu)檩S向壓緊力以實現(xiàn)持久的壓緊力,則僅靠緊固套設(shè)置這一個技術(shù)特征無法達(dá)到穩(wěn)定而持久的連接效果;而被控侵權(quán)產(chǎn)品實現(xiàn)卡鎖—壓緊功能是采用設(shè)置前后兩端直徑不同的具有軸向縫隙的彈簧片,以彈簧片內(nèi)齒前端抵住壓緊面,另一端外齒固定于插接殼體上,以此實現(xiàn)卡鎖—壓緊功能的,而且不需要另外的鎖緊裝置予以配合就能達(dá)到穩(wěn)定而持久的連接效果。因此,兩者采用的手段不同,達(dá)到的效果亦不相同,且不屬于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能聯(lián)想到的實施方式,故兩者也不構(gòu)成等同。一審判決將實現(xiàn)卡鎖—壓緊功能的緊固套設(shè)置技術(shù)特征再行分解成若干技術(shù)特征,以被控侵權(quán)產(chǎn)品中彈簧片缺少“在這些卡舌的前端形成徑向向內(nèi)的卡鉤”這一特征為由,認(rèn)定兩種實施方式不相同亦不等同,其比對方式和理由欠妥,應(yīng)予糾正,但并未影響其判決結(jié)果的正確性。故本案中,被控侵權(quán)產(chǎn)品實施卡鎖—壓緊功能的實施方式與涉案專利權(quán)利要求1 中緊固套設(shè)置技術(shù)特征的內(nèi)容不相同亦不等同,未落入涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍,不構(gòu)成侵權(quán)。因此,二審法院在糾正原審判決相關(guān)錯誤的同時,對其判決結(jié)果予以維持,判決駁回上訴,維持原判決。
五、律師評析
本案的爭議焦點在于涉案專利權(quán)利要求1 中緊固套設(shè)置技術(shù)特征是否屬于功能性技術(shù)特征以及被控侵權(quán)產(chǎn)品是否落入涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍。盡管《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一次以司法解釋的形式規(guī)定了涉及功能性技術(shù)特征的侵權(quán)判斷方法,但由于該規(guī)定較為原則,且司法實踐中案例較少,因此涉及功能性技術(shù)特征的侵權(quán)判斷一直是專利審判領(lǐng)域中的難點問題,難點主要集中于何種技術(shù)特征構(gòu)成功能性技術(shù)特征,如何確定功能性技術(shù)特征的內(nèi)容以及功能性技術(shù)特征侵權(quán)判斷中的比對,二審法院從上述三個方面對功能性技術(shù)特征進(jìn)行了闡述。
(一)功能性技術(shù)特征的含義及認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
1、域外法的解讀
功能性技術(shù)特征的撰寫方式,起源于美國。美國1952 年專利法第一百一十二條第六項規(guī)定:“針對組合的權(quán)利要求來說,其特征可以采用‘用于實現(xiàn)某種特定功能的材料或者步驟’的方式來撰寫,而不必寫出實現(xiàn)其功能的具體結(jié)構(gòu)、材料或者動作。采用這種方式撰寫的權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)被解釋為覆蓋了說明書中記載的相應(yīng)結(jié)構(gòu)、材料或動作以及其等同物?!?在撰寫功能性技術(shù)特征時,一般采用“方法+ 功能”(means+function)或“步驟+ 功能”(step+function)的方式。所以在具體認(rèn)定功能性技術(shù)特征時,可以看權(quán)利要求中的某項技術(shù)特征是不是采用了“means+function”或“step+function”等用語。如果權(quán)利要求中有這樣的用語,美國專利商標(biāo)局和法院可以初步推定該技術(shù)特征是功能性技術(shù)特征。但是最終認(rèn)定是否屬于功能性技術(shù)特征,還需要考慮兩項實質(zhì)要件。一是該特征中應(yīng)當(dāng)描述“方法”或“步驟”所實現(xiàn)的功能。二是不允許在技術(shù)特征中加入為實現(xiàn)上述功能所采用的結(jié)構(gòu)、材料和動作等特征。如果限定了需要實現(xiàn)的功能,同時進(jìn)一步限定了為實現(xiàn)該功能而采用的具體結(jié)構(gòu)、材料或者動作,就不是功能性技術(shù)特征,而僅以該特征中限定的具體結(jié)構(gòu)、材料或者動作確定其保護(hù)范圍。
德國專利法中并沒有關(guān)于功能性技術(shù)特征的特別規(guī)定。1985年,德國聯(lián)邦最高法院的“丙烯酸纖維案”承認(rèn)了專利權(quán)利要求中可以有功能性的技術(shù)特征,但同時也提出了使用這種權(quán)利要求的條件,即只有在通過直接知覺的特征在權(quán)利要求中表示是不可能的或者不能完全實質(zhì)性地表示出來時,才能使用功能性權(quán)利要求。另外,如果使用功能性權(quán)利要求,本領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)該功能性的技術(shù)特征,可以不費力地在功能定義的全部領(lǐng)域?qū)嵤┰摪l(fā)明,也就是說技術(shù)方面的教導(dǎo)必須十分公開使他人可以充分實施。必須提供有關(guān)的解決手段,不能只記載發(fā)明的課題。必須使本領(lǐng)域技術(shù)人員可以在涉及功能性權(quán)利要求的全部范圍內(nèi)將該技術(shù)特征一般化。
2、我國的相關(guān)規(guī)定
我國對于功能性技術(shù)特征的規(guī)定,最早可以追溯到1987 年版的專利局內(nèi)部《審查指南》中,此后, 1993 年、2001 年、2006 年及2010 年最新版的《專利審查指南》均有規(guī)定。其中,2006 年版《專利審查指南》第一次詳細(xì)闡述了功能性技術(shù)特征,第二部分第二章 第3.2.1 節(jié)規(guī)定,通常,對產(chǎn)品權(quán)利要求來說,應(yīng)當(dāng)盡量避免使用功能或者效果特征來限定發(fā)明。只有在某一技術(shù)特征無法用結(jié)構(gòu)特征 來限定,或者技術(shù)特征用結(jié)構(gòu)特征限定不如用功能或效果特征來限定更為恰當(dāng),而且該功能或者效果能通過說明書中規(guī)定的實驗或者操作或者所屬技術(shù)領(lǐng)域的慣用手段直接和肯定地驗證的情況下,使用功能或者效果特征來限定發(fā)明才可能是允許的。對于權(quán)利要求中所包含的功能性限定的技術(shù)特征,應(yīng)當(dāng)理解為覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實施方式。如果說明書中僅以含糊的方式描述了其他替代方式也可能適用,但對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說,并不清楚這些替代方式是什么或者怎樣應(yīng)用這些替代方式,則權(quán)利要求中的功能性限定也是不允許的。另外,純功能性的權(quán)利要求得不到說明書的支持,因而也是不允許的。6最新版2010 年《專利審查指南》與2006 年版的規(guī)定完全相同。
2009 年,《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一次在司法解釋的層面上規(guī)定了功能性技術(shù)特征,其中第四條規(guī)定,對于權(quán)利要求中以功能或者效果表述的技術(shù)特征,人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式,確定該技術(shù)特征的內(nèi)容。比較該規(guī)定與前述《專利審查指南》可見,專利的授權(quán)和確權(quán)標(biāo)準(zhǔn)選擇了“覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實施方式”的保護(hù)范圍,而侵權(quán)標(biāo)準(zhǔn)則選擇了“具體實施方式及其等同的實施方式”的保護(hù)范圍,該種分歧的存在在一定程度上將使得知識產(chǎn)權(quán)局與法院確定的專利權(quán)的保護(hù)范圍在不同的階段有所不同,不利于專利權(quán)人的保護(hù)和專利權(quán)的公示作用,但由于該兩種法律制度還將在一定時間內(nèi)共存,且該問題也不是本文所要闡述的重點,故此處不再贅述。
由于《專利審查指南》和最高法院司法解釋的上述規(guī)定仍然較為原則,沒有明確指出功能性技術(shù)特征的定義,因此在本案的處理中,二審法院試圖結(jié)合域外法的相關(guān)規(guī)定及我國的司法實踐,初步探討功能性技術(shù)特征的含義。
3、功能性技術(shù)特征的含義
對于要求保護(hù)產(chǎn)品的技術(shù)方案而言,一般應(yīng)在權(quán)利要求中用結(jié)構(gòu)等特征來限定。但是,在一些技術(shù)領(lǐng)域,有時難以通過具體的結(jié)構(gòu)和材料來對發(fā)明進(jìn)行界定,如果不允許表述相關(guān)特征在整體技術(shù)方案中所起的作用、功能或最終達(dá)到的效果,就會使專利權(quán)人難以撰寫符合要求的權(quán)利要求書,故應(yīng)當(dāng)允許功能性技術(shù)特征。但功能性技術(shù)特征的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)注意兩個方面:一是,應(yīng)當(dāng)排除本領(lǐng)域的技術(shù)人員普遍知曉的技術(shù)術(shù)語,例如用很多從功能來命名的裝置或設(shè)備,如放大器等;二是,如果權(quán)利要求中限定的功能是以說明書實施例中記載的特定方式完成的,即在限定實現(xiàn)的功能時,也限定了為實現(xiàn)該功能而采用的具體結(jié)構(gòu)、材料或者動作,這就不是功能性技術(shù)特征,而應(yīng)當(dāng)以該特征中限定的具體結(jié)構(gòu)、材料或者動作來確定其保護(hù)范圍。因此,對于要求保護(hù)產(chǎn)品的技術(shù)方案而言,一般應(yīng)在權(quán)利要求中用結(jié)構(gòu)等特征來限定,即在權(quán)利要求中限定該產(chǎn)品或裝置的各個部件的具體結(jié)構(gòu)、形狀、構(gòu)造等機械構(gòu)成,以及各部件之間的連接關(guān)系、位置關(guān)系、配合關(guān)系等相互關(guān)系。當(dāng)這類權(quán)利要求中的某一技術(shù)特征未采用前述方式限定,而是采用所屬技術(shù)領(lǐng)域非公知的技術(shù)術(shù)語命名,且對所屬領(lǐng)域技術(shù)人員而言僅表述該特征在整體技術(shù)方案中所起的作用、功能或最終達(dá)到的效果,而且在說明書中也未以窮盡限定的方式明確或隱含地將該特征限定于某種或某幾種具體結(jié)構(gòu),則上述技術(shù)特征構(gòu)成功能性技術(shù)特征。
本案中,首先,在涉案專利涉及的電纜連接的插接器領(lǐng)域,權(quán)利要求1 中的“緊固套”這一用語,并非該技術(shù)領(lǐng)域中含義及范圍確定的公知術(shù)語,所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員并不知曉“緊固套”的通常結(jié)構(gòu)。
其次,涉案專利關(guān)于緊固套設(shè)置技術(shù)特征的描述,僅涉及該緊固套能夠徑向擴張,且其在這一技術(shù)方案中所起的作用為進(jìn)行插接時可以與配對插頭的壓緊面實現(xiàn)卡鎖、將壓緊面上的徑向力轉(zhuǎn)變?yōu)檩S向分力,最終通過軸向分力達(dá)到將外導(dǎo)體接觸面相互壓緊的功能及效果。由此可見,該描述僅涉及緊固套設(shè)置技術(shù)特征在整個技術(shù)方案中所起的作用、功能以及試圖達(dá)到的最終效果,并未直接描述該特征任何具體結(jié)構(gòu)、形狀等機械構(gòu)成以及各部件之間的相互關(guān)系。
再次,盡管涉案專利的說明書僅以一個實施例載明了緊固套的具體結(jié)構(gòu)形式,但說明書并未將權(quán)利要求1 中緊固套設(shè)置技術(shù)特征明確界定為僅包括該種結(jié)構(gòu)。而且本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員通過閱讀說明書,結(jié)合考慮現(xiàn)有技術(shù)的內(nèi)容,也不能從說明書的其他內(nèi)容中隱含得出緊固套設(shè)置技術(shù)特征僅包括該實施例中載明的緊固套的具體結(jié)構(gòu)。
故涉案專利權(quán)利要求1 中緊固套設(shè)置技術(shù)特征應(yīng)當(dāng)屬于功能性技術(shù)特征。
(二)功能性技術(shù)特征的解釋規(guī)則
盡管最高法院司法解釋規(guī)定,人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合說明書和附圖描述的具體實施方式及其等同的實施方式,來確定該技術(shù)特征的內(nèi)容。但由于具體實施方式可能會記載很多的技術(shù)特征,有些是與所述功能的實現(xiàn)密切相關(guān)的技術(shù)特征,有些是與所述功能的實現(xiàn)無直接、必然聯(lián)系的技術(shù)特征,故這些技術(shù)特征是不是都應(yīng)當(dāng)作為功能性技術(shù)特征的內(nèi)容是需要解決的首要問題。我們認(rèn)為,在確定功能性技術(shù)特征的內(nèi)容時,應(yīng)當(dāng)排除那些與所述功能的實現(xiàn)無直接、必然聯(lián)系的技術(shù)特征,應(yīng)根據(jù)專利說明書和附圖中記載的技術(shù)內(nèi)容以及權(quán)利要求中關(guān)于該技術(shù)特征的功能或效果的描述,來確定說明書中每一個具體實施方式中記載的實現(xiàn)所述功能或效果的必需技術(shù)特征,即完成所述功能所不可缺少的結(jié)構(gòu)特征,并將之整體作為功能性技術(shù)特征的內(nèi)容。
如果說明書中記載有多個具體實施方式的,應(yīng)當(dāng)將每一個具體實施方式所確定的必需技術(shù)特征,分別、并列地作為權(quán)利要求中該功能性技術(shù)特征的內(nèi)容。即,功能性技術(shù)特征的內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)是與說明書所記載的具體實施方式的數(shù)目相應(yīng)的、由實現(xiàn)該功能或效果的必需技術(shù)特征組成的、并列的多個具體結(jié)構(gòu)。
本案中,雙方當(dāng)事人均認(rèn)可專利說明書中載明的“設(shè)有軸向縫隙并構(gòu)成多個彈性卡舌。在這些卡舌的前端形成徑向向內(nèi)的卡鉤。在外面分別通過軸肩構(gòu)成止擋。緊固套的端面突出于外導(dǎo)體套的接觸面”的內(nèi)容,涉及緊固套設(shè)置技術(shù)特征,同時雙方認(rèn)可“在外面分別通過軸肩構(gòu)成止擋”不是實現(xiàn)卡鎖—壓緊功能所必需的特征。因此,根據(jù)涉案專利說明書中具體實施方式、附圖的記載及當(dāng)事人的陳述,該說明書描述的具體實施方式中實現(xiàn)卡鎖—壓緊功能的必需技術(shù)特征為“該緊固套設(shè)有軸向縫隙并構(gòu)成多個彈性卡舌。在這些卡舌的前端形成徑向向內(nèi)的卡鉤。緊固套的端面突出于外導(dǎo)體套的接觸面”。
(三)功能性技術(shù)特征的侵權(quán)判斷
1、美國法中的“三步驟”
功能性技術(shù)特征的核心是關(guān)于功能的描述,因此在美國法中,首先要結(jié)合功能性描述術(shù)語、專利審批歷史以及說明書實施例的描述確定權(quán)利要求所描述的功能是什么。其次,根據(jù)說明書以及審批歷史的明確記載來判斷構(gòu)成實現(xiàn)所述功能的“必需特征”的結(jié)構(gòu)。最后在確定了相應(yīng)的結(jié)構(gòu)之后,如果被控侵權(quán)產(chǎn)品與相應(yīng)結(jié)構(gòu)不同,專利權(quán)人可以主張被控侵權(quán)產(chǎn)品是該相應(yīng)結(jié)構(gòu)的等同物。如果被控侵權(quán)產(chǎn)品是該相應(yīng)結(jié)構(gòu)的等同物,仍可以構(gòu)成字面侵權(quán)。7
2、侵權(quán)判斷的路徑
參考美國的上述做法,在進(jìn)行侵權(quán)判斷時,首先應(yīng)當(dāng)需要確定涉案專利所要實現(xiàn)的功能是什么,被控侵權(quán)產(chǎn)品是否能實現(xiàn)涉案專利權(quán)利要求中所表述的功能或效果。被控侵權(quán)產(chǎn)品只有具有與涉案專利相同的功能,才可能落入涉案專利權(quán)利要求的保護(hù)范圍。對此,我們可以參考美國法的規(guī)定,首先從權(quán)利要求所記載的術(shù)語本身入手,再進(jìn)一步結(jié)合專利審批程序中的審查歷史、說明書的具體實施例中對于功能相關(guān)內(nèi)容的解釋,以及具體實施方式的描述,來分析具體實施例所記載的結(jié)構(gòu)特征能夠?qū)崿F(xiàn)的功能。
其次,根據(jù)前述功能性技術(shù)特征的解釋規(guī)則,確定涉案專利技術(shù)特征的內(nèi)容,并確定被控侵權(quán)產(chǎn)品中實現(xiàn)相同功能或效果的具體實施方式。
最后,比較被控侵權(quán)產(chǎn)品實現(xiàn)該功能的方式是否與專利權(quán)利要求中經(jīng)確定的功能性技術(shù)特征的內(nèi)容相同或等同。如果被控侵權(quán)產(chǎn)品實現(xiàn)了與專利相同的功能,而且實現(xiàn)該功能的方式與專利權(quán)利要求中經(jīng)確定的功能性技術(shù)特征的內(nèi)容相同或等同,則被控侵權(quán)產(chǎn)品落入專利權(quán)的保護(hù)范圍。
但是,需要注意的是,盡管功能性技術(shù)特征的內(nèi)容是說明書中一個必需技術(shù)特征的組合,但由于專利權(quán)利要求中某個功能性技術(shù)特征是作為一個必要技術(shù)特征存在的,且專利說明書記載的每一個具體實施方式中所有必需技術(shù)特征是作為一個整體來實現(xiàn)該功能或效果的,因此,在對權(quán)利要求中某個功能性技術(shù)特征進(jìn)行侵權(quán)判斷時,應(yīng)將該功能性技術(shù)特征的內(nèi)容與被控侵權(quán)產(chǎn)品實現(xiàn)相同功能的必需技術(shù)特征進(jìn)行整體比對,而不宜將功能性技術(shù)特征的內(nèi)容再進(jìn)行分解。同時,考慮到目前在我國專利侵權(quán)判斷實踐中,在將文字表述的技術(shù)內(nèi)容與實際產(chǎn)品進(jìn)行比對時,對于技術(shù)特征的定義以及如何從文字描述中分解并確定技術(shù)特征,并無具體、明確且操作性強的規(guī)則,所以,如果將經(jīng)過前述步驟確定的功能性技術(shù)特征的內(nèi)容再進(jìn)行分解比對,會在很大程度上將因不同的“分解”方法所導(dǎo)致的不確定性帶入到比對中,從而導(dǎo)致比對的模糊,所以這樣的分解也顯得不必要。在美國Odetics,Inc. v. Storage Technology Corporation案中,聯(lián)邦巡回上訴法院就推翻了地區(qū)法院按逐一技術(shù)特征對被控侵權(quán)產(chǎn)品與專利中披露的相應(yīng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行對比的做法,聯(lián)邦巡回上訴法院認(rèn)為,在將被控侵權(quán)產(chǎn)品與專利中披露的相應(yīng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行對比時,沒有必要將各個結(jié)構(gòu)分解為不同的技術(shù)特征再進(jìn)行對比,將兩者從整體上進(jìn)行比對就可以。
本案中,將被控侵權(quán)產(chǎn)品技術(shù)特征與涉案專利權(quán)利要求1 記載的全部技術(shù)特征相比,除緊固套設(shè)置技術(shù)特征外,被控侵權(quán)產(chǎn)品的其他技術(shù)特征均與涉案專利相同,雙方當(dāng)事人對此亦予以認(rèn)可。因此,在本案中,判斷被控侵權(quán)產(chǎn)品是否落入涉案專利權(quán)保護(hù)范圍,只需對有爭議的緊固套設(shè)置技術(shù)特征進(jìn)行比對。如果被控侵權(quán)產(chǎn)品的相應(yīng)的技術(shù)特征與涉案專利緊固套設(shè)置技術(shù)特征相同或等同,則被控侵權(quán)產(chǎn)品落入涉案專利權(quán)保護(hù)范圍,構(gòu)成侵權(quán),否則不構(gòu)成侵權(quán)。
從功能上看,被控侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利產(chǎn)品一樣,均是一種用于電氣連接的電纜插接器,同樣可以實現(xiàn)兩插接部件的卡鎖—壓緊功能。因此,在確定了涉案專利功能性技術(shù)特征的內(nèi)容之后,判斷侵權(quán)是否成立的關(guān)鍵在于,被控侵權(quán)產(chǎn)品實現(xiàn)該功能的實施方式與涉案專利權(quán)利要求中緊固套設(shè)置技術(shù)特征的內(nèi)容是否相同或等同。首先,比較被控侵權(quán)產(chǎn)品實現(xiàn)該功能的方式是否與專利權(quán)利要求中經(jīng)確定的功能性技術(shù)特征的內(nèi)容相同。由于被控侵權(quán)產(chǎn)品是采用其內(nèi)設(shè)的彈簧片中圓周直徑小的內(nèi)齒前端,抵住配對插頭壓緊面實現(xiàn)卡鎖—壓緊功能的,而涉案專利是利用卡舌前端的卡鉤鉤住與配對插頭的壓緊面實現(xiàn)卡鎖—壓緊功能的,由此可見,被控侵權(quán)產(chǎn)品實現(xiàn)該功能的具體實施方式與涉案專利權(quán)利要求 中緊固套設(shè)置技術(shù)特征的內(nèi)容不相同。其次,再比較被控侵權(quán)產(chǎn)品實現(xiàn)該功能的方式是否與專利權(quán)利要求中經(jīng)確定的功能性技術(shù)特征的內(nèi)容等同。由于涉案專利的緊固套設(shè)置技術(shù)特征,從本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的角度來看,在實現(xiàn)卡鎖—壓緊功能時,緊固套僅是與壓緊面緊靠,但是如果沒有涉案專利中的鎖緊套這一部件,由鎖緊套給緊固套施加一個徑向向內(nèi)的力,再將徑向力轉(zhuǎn)變?yōu)檩S向壓緊力以實現(xiàn)持久的壓緊力,則僅靠緊固套設(shè)置這一個技術(shù)特征無法達(dá)到穩(wěn)定而持久的連接效果;而被控侵權(quán)產(chǎn)品實現(xiàn)卡鎖—壓緊功能是采用設(shè)置前后兩端直徑不同的具有軸向縫隙的彈簧片,以彈簧片內(nèi)齒前端抵住壓緊面,另一端外齒固定于插接殼體上,以此實現(xiàn)卡鎖—壓緊功能的,而且不需要另外的鎖緊裝置予以配合就能達(dá)到穩(wěn)定而持久的連接效果。因此,兩者采用的手段不同,達(dá)到的效果亦不相同,且不屬于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能聯(lián)想到的實施方式,故兩者也不構(gòu)成等同。所以,本案中,被控侵權(quán)產(chǎn)品實施卡鎖—壓緊功能的實施方式與涉案專利權(quán)利要求中緊固套設(shè)置技術(shù)特征的內(nèi)容不相同亦不等同,未落入涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍,不構(gòu)成侵權(quán)。
