專利復審委員會在專利授權(quán)審查中，其對專利申請駁回復審案件的審查應(yīng)當以避免審級損失、遵循當事人請求為其基本原則，以依職權(quán)審查為例外，不應(yīng)任意的超出駁回決定所依據(jù)的事實及理由進行審查，并且對“明顯實質(zhì)性缺陷的審查”適用應(yīng)當嚴格進行限定，從而保障專利申請人的合法權(quán)益，確保復審程序的基本屬性。

【案例】：

在贏創(chuàng)德固賽有限責任公司（簡稱德固賽公司）訴專利復審委員會發(fā)明專利申請駁回復審行政糾紛中[i]，本申請是名稱為“表面改性的沉淀二氧化硅”的發(fā)明專利申請，申請人為德古薩公司，后變更為德固賽公司。

2007年3月9日，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局實質(zhì)審查部門發(fā)出第一次審查意見通知書，指出本申請權(quán)利要求1-11相對于對比文件1不具有新穎性；權(quán)利要求14不符合2000年修正的《中華人民共和國專利法》（簡稱《專利法》）第二十六條第四款的規(guī)定；權(quán)利要求15、18、21不符合2002年修改的《中華人民共和國專利法實施細則》(簡稱《專利法實施細則》)第二十條第一款的規(guī)定；權(quán)利要求14不符合《專利法實施細則》第二十一條第二款的規(guī)定。2007年8月24日，德古薩公司針對第一次審查意見通知書提交了意見陳述書和修改后的權(quán)利要求1-31項。2009年6月26日，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局實質(zhì)審查部門發(fā)出第二次審查意見通知書，指出修改后的權(quán)利要求1-31超出了原始提交的說明書和權(quán)利要求書所記載的范圍，不符合《專利法》第三十三條的規(guī)定。2009年9月11日，德古薩公司針對第二次審查意見通知書提交了意見陳述書和權(quán)利要求書第6頁的替換頁（該替換僅涉及權(quán)利要求26-27項）。

2009 年12 月4日，國家知識產(chǎn)權(quán)局原審查部門發(fā)出駁回決定，駁回了本申請，其理由是：權(quán)利要求 1-31不符合《專利法》第三十三條的規(guī)定。

德古薩公司對上述駁回決定不服，于 2010 年3 月18 日向?qū)＠麖蛯徫瘑T會提出了復審請求，同時修改了權(quán)利要求書，刪除了駁回決定所針對的權(quán)利要求1-13，適應(yīng)性地修改了權(quán)利要求14-31的編號。

經(jīng)形式審查合格，專利復審委員會于2010年5月11日依法受理了該復審請求，并將其轉(zhuǎn)送至原審查部門進行前置審查。原審查部門在前置審查意見書中堅持駁回決定。

2010年11月22日，專利復審委員會向德古薩公司發(fā)出的復審通知書中指出：權(quán)利要求1相對于對比文件1不具備創(chuàng)造性，權(quán)利要求2-13亦不具備創(chuàng)造性。德固賽公司于2011年1月6日提交了意見陳述書，未修改申請文件。

2011年3月15日，專利復審委員會作出被訴決定，認定：在對比文件1 的基礎(chǔ)上結(jié)合本領(lǐng)域公知常識得到權(quán)利要求l 所要求保護的技術(shù)方案，對所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是顯而易見的，權(quán)利要求l所要求保護的技術(shù)方案不具備突出的實質(zhì)性特點，不具備《專利法》第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性。基于上述理由，專利復審委員會決定維持國家知識產(chǎn)權(quán)局于2009年12月4日針對本申請作出的駁回決定。

德固賽公司不服提起行政訴訟，一審法院經(jīng)審理認為：駁回決定指出本申請權(quán)利要求1-31不符合《專利法》第三十三條的規(guī)定。在復審程序中德固賽公司修改了本申請的權(quán)利要求書，被訴決定認定其對權(quán)利要求書的修改符合《專利法》第三十三條和《專利法實施細則》第六十條第一款的有關(guān)規(guī)定，但被訴決定以修改后的權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性為由，維持了駁回決定。專利復審委員會認為復審決定可以對駁回決定未指出的明顯實質(zhì)性缺陷進行評述并維持駁回決定，被訴決定的作出即屬于這種情況?！秾彶橹改稀罚?006年版）第一部分第一章第1節(jié)所規(guī)定的發(fā)明專利申請文件的明顯實質(zhì)性缺陷審查的情況，以及其第一部分第一章第7節(jié)中列舉的“明顯實質(zhì)性缺陷的審查”所包括條款，均未明確包括《專利法》第二十二條第三款有關(guān)創(chuàng)造性的內(nèi)容。雖然上述規(guī)定均屬于針對發(fā)明專利申請的初步審查，但根據(jù)《專利法實施細則》第五十三條的規(guī)定，在相關(guān)“明顯實質(zhì)性缺陷審查”的規(guī)定中并不包括審查創(chuàng)造性問題，故專利復審委員會認為在審查駁回決定是否合法時，主動審查本申請是否具備創(chuàng)造性的問題屬于“明顯實質(zhì)性缺陷”沒有法律依據(jù)，不應(yīng)予以支持。

雖然專利復審委員會可以對所審查的案件依職權(quán)進行審查，而不受當事人提出的理由、證據(jù)的限制，但并不意味著其對案件進行審查不受法律、法規(guī)及規(guī)章規(guī)定的約束。作為專利復審案件，專利復審委員會是基于德固賽公司的請求對駁回決定進行審查，專利復審委員會適用依職權(quán)原則，引入新理由進行評審缺乏法律依據(jù)，不予支持。

因此，專利復審委員會作出被訴決定程序違法，依法應(yīng)予撤銷。

一審法院據(jù)此判決撤銷了專利復審委員會作出的第30895號決定，并由專利復審委員會就本申請重新作出復審決定。

專利復審委員會不服，提起上訴。

二審法院經(jīng)審理，判決駁回上訴，維持原判。

【評析】：

上述案件主要涉及在專利授權(quán)案件中，專利復審委員會在復審程序中是否可以超出駁回決定所依據(jù)的理由和證據(jù)的范圍進行審理?復審程序中的“明顯實質(zhì)性缺陷的審查”應(yīng)當如何進行認定?前述案件的情形是否屬于專利復審委員會可以依職權(quán)審查的范圍？

一、專利復審委員會在復審程序中是否可以超出駁回決定所依據(jù)的理由和證據(jù)的范圍進行審理

根據(jù)《專利法》第四十一條第一款的規(guī)定，國務(wù)院專利行政部門設(shè)立專利復審委員會。專利申請人對國務(wù)院專利行政部門駁回申請的決定不服的，可以自收到通知之日起3個月內(nèi)，向?qū)＠麖蛯徫瘑T會請求復審。專利復審委員會復審后，作出決定，并通知專利申請人?！秾＠▽嵤┘殑t》第六十二條第一款規(guī)定，專利復審委員會進行復審后，認為復審請求不符合專利法和實施細則有關(guān)規(guī)定的，應(yīng)當通知復審請求人，要求其在指定期限內(nèi)陳述意見。期滿未答復的，該復審請求視為撤回；經(jīng)陳述意見或者進行修改后，專利復審委員會認為仍不符合專利法和實施細則有關(guān)規(guī)定的，應(yīng)當作出維持原駁回決定的復審決定。第六十二條第二款規(guī)定，專利復審委員會進行復審后，認為原駁回決定不符合專利法和實施細則有關(guān)規(guī)定的，或者認為經(jīng)過修改的專利申請文件消除了原駁回決定指出的缺陷的，應(yīng)當撤銷原駁回決定，由原審查部門繼續(xù)進行審查程序。

根據(jù)前述法律、法規(guī)的規(guī)定，復審程序系因?qū)＠暾埲藢︸g回決定不服而啟動的行政救濟程序，即基于專利申請人提出而啟動，專利復審委員會以審查駁回決定合法性為其基本審查范圍。在復審程序中，專利復審委員會一般應(yīng)僅針對駁回決定所依據(jù)的理由和證據(jù)進行審查，而不能超出駁回決定所依據(jù)的理由和證據(jù)范圍之外進行審查；但是，為了提高授權(quán)專利的質(zhì)量，提升行政效率，節(jié)約成本，避免不合理地延長審查程序，專利復審委員會可以在特定情況下依職權(quán)對駁回決定未提及的明顯實質(zhì)性缺陷等進行相應(yīng)審查。因此，復審程序中專利復審委員會以駁回決定所依據(jù)的事實和理由為其審查的基本范圍，以依職權(quán)引入新的理由進行審查為其例外情形。這樣才能有效保障行政相對方即專利申請人的合法權(quán)益。

同時，根據(jù)專利法和實施細則對專利文本修改的相關(guān)規(guī)定，專利申請人可能因?qū)＠麖蛯徫瘑T會審查范圍的不當擴大，導致其喪失通過修改專利文本克服申請文本中缺陷的機會，從而直接損害專利申請人的合法權(quán)利?！秾彶橹改稀返谒牟糠值诙碌?.1節(jié)規(guī)定：在復審程序中，合議組一般僅針對駁回決定所依據(jù)的理由和證據(jù)進行審查。除駁回決定所依據(jù)的理由和證據(jù)外，合議組發(fā)現(xiàn)審查文本中存在下列缺陷的，可以對與之相關(guān)的理由及其證據(jù)進行審查，并且經(jīng)審查認定后，應(yīng)當依據(jù)該理由及其證據(jù)作出維持駁回決定的審查決定：（1）足以用在駁回決定作出前已告知過申請人的其他理由及其證據(jù)予以駁回的缺陷。（2）駁回決定未指出的明顯實質(zhì)性缺陷或者與駁回決定所指出的缺陷性質(zhì)相同的缺陷。前述規(guī)定即是對專利復審委員會在復審程序中引入依職權(quán)審查原則的具體限定。

《審查指南》是專利復審委員會在復審程序中應(yīng)當遵循的部門規(guī)章。因此在復審程序中，專利復審委員會一般應(yīng)當針對駁回決定的理由及證據(jù)進行審查，對駁回決定不符合專利法和實施細則有關(guān)規(guī)定的，或者認為經(jīng)過修改的專利申請文件消除了原駁回決定指出的缺陷的，則應(yīng)當撤銷原駁回決定，但當存在前述《審查指南》所規(guī)定的兩種情形時，專利復審委員會可以在告知專利申請人并給予其陳述意見機會的前提下,超出駁回決定所依據(jù)的理由和證據(jù)而作出維持駁回決定的審查決定。

二、在復審程序中的“明顯實質(zhì)性缺陷的審查”應(yīng)當如何界定

《審查指南》中未明確規(guī)定“明顯實質(zhì)性缺陷的審查”的適用范圍，但是由于其作為專利復審委員會在復審程序中可以進行依職權(quán)原則超出駁回決定所依據(jù)的理由和證據(jù)范圍進行審查的例外情形，故有必要對“明顯實質(zhì)性缺陷的審查”進行相應(yīng)界定。由于復審程序系基于專利申請人對駁回決定不服而啟動，同時在發(fā)明專利申請過程中，國務(wù)院專利行政部門對發(fā)明專利申請將進行初步審查和實質(zhì)審查，而在前述二個審查階段均可能出現(xiàn)由于發(fā)明專利申請不符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定而予以駁回的情形，專利申請人亦可以因不服駁回決定而申請復審，因此“明顯實質(zhì)性缺陷的審查”具體的適用范圍必然會因駁回決定審查范圍的不同而產(chǎn)生差異。

在發(fā)明專利申請中設(shè)定初步審查，主要是因為發(fā)明專利申請在進行實質(zhì)審查過程中周期相對較長，如果在實質(zhì)審查結(jié)束后再行公布發(fā)明專利申請的內(nèi)容，可能會造成對同一領(lǐng)域、同一技術(shù)問題的重復研究、投資與申請的機率增大，不利于經(jīng)濟整體的發(fā)展，也不能有效發(fā)揮專利制度的作用，因此需要在授予發(fā)明專利之前公布發(fā)明專利申請內(nèi)容。由此，發(fā)明專利申請初步審查主要是對其申請文件形式是否符合《專利法》及《專利法實施細則》、所提交的其他與發(fā)明專利申請有關(guān)的其他文件形式、是否履行相關(guān)繳費義務(wù)等進行審查，原則上并不涉及實質(zhì)問題的審查。另一方面，發(fā)明專利申請的實質(zhì)性審查是在初步審查的基礎(chǔ)上，對發(fā)明專利申請文件進行更為深入和全面的審查，特別是就申請保護的發(fā)明進行現(xiàn)有技術(shù)檢索，并審查要求保護的發(fā)明是否具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性等，最終決定是否授予專利權(quán)，當然在此審查過程中對初步審查的內(nèi)容也必然會予以涉及。正是基于初步審查與實質(zhì)審查本身的審查范圍、方式、內(nèi)容的差異，其所對應(yīng)的復審程序也必然存在區(qū)別，由此基于上述不同所涉及的“明顯實質(zhì)性缺陷的審查”范圍也必然存在差異。

發(fā)明專利申請實質(zhì)審查中應(yīng)當予以駁回的情形由《專利法實施細則》第五十三條進行了規(guī)定，但是專利復審委員會在復審程序中不能簡單以上述規(guī)定為依據(jù)而隨意對“明顯實質(zhì)性缺陷的審查”范圍進行界定；而應(yīng)當依據(jù)個案的具體情況，以避免審級損失、遵循當事人請求為其基本原則，以依職權(quán)審查為例外，對“明顯實質(zhì)性缺陷的審查”適用進行嚴格限定，從而保障專利申請人的合法權(quán)益，確保復審程序的基本屬性。

同時，在最高人民法院作出的（2014）知行字第2號行政裁定書中，明確指出“對本技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，發(fā)明創(chuàng)造的創(chuàng)造性是指其相對于現(xiàn)有技術(shù)是非顯而易見的，是否具備創(chuàng)造性是授予發(fā)明創(chuàng)造專利權(quán)的必要條件。評價創(chuàng)造性時，不僅要考慮發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)方案本身，而且還要考慮發(fā)明創(chuàng)造所屬的技術(shù)領(lǐng)域以及所解決的技術(shù)問題和所產(chǎn)生的技術(shù)效果，因此，不宜將《專利審查指南》列明的‘明顯實質(zhì)性缺陷’擴大解釋到創(chuàng)造性。”[ii]

三、上述案例是否屬于專利復審委員會可以依職權(quán)審查的范圍

基于前述對專利復審委員會在專利授權(quán)案件中審查范圍的分析及“明顯實質(zhì)性缺陷”的界定，由于上述案例中駁回決定系針對本申請權(quán)利要求1-31不符合《專利法》第三十三條和《專利法實施細則》第六十條第一款的有關(guān)規(guī)定所作出，德固賽公司不服提出復審請求，其進行修改后的本申請權(quán)利要求書系針對駁回決定所提出的缺陷所完成，專利復審委員會在被訴決定中根據(jù)《專利法》第二十二條第三款的創(chuàng)造性進行評述，該理由并非專利復審委員會在審查駁回決定時所必然涉及的事由；同時在本案中對于創(chuàng)造性的認定并非屬于以本領(lǐng)域技術(shù)人員的知識水平無需深入調(diào)查證實即可得出的事由，因此專利復審委員會在本案中直接引入創(chuàng)造性問題不應(yīng)屬于“明顯實質(zhì)性缺陷”的范疇，亦不屬于其可以依職權(quán)進行審查的范圍，故一、二審法院撤銷被訴駁回決定的做法是正確的。

【小結(jié)】：

專利復審委員會在專利授權(quán)過程中的復審程序其性質(zhì)一直以來存在較大爭議，基于對該程序?qū)傩缘牟煌J知，從而對審查范圍的界定有著不同的判斷，特別是對其中何謂“明顯實質(zhì)性缺陷”的判定在不同的歷史階段司法的理解也有一定的差異。然而，一方面為了確保專利申請人的合法權(quán)益不受侵害，另一方面為了確保行政機關(guān)審查的效率和專利授權(quán)的質(zhì)量，在利益的權(quán)衡下我們必然要做出抉擇與取舍。本文以作者親自承辦的案例為視角，對前述情況進行了分析與思考，但是在實踐中如何細化專利授權(quán)的復審程序的操作規(guī)程，仍然存在較多的爭議，希望借本文為該問題的解決提供有益借鑒。

注釋

[i]參見北京市第一中級人民法院（2011）一中知行初字第2876號行政判決和北京市高院（2012）高行終字第1486號行政判決。

[ii] 參加最高法院（2014）知行字第2號行政裁定書。