一、相關(guān)法條

《中華人民共和國專利法》第二十三條

二、案情簡介

路易威登馬利蒂股份有限公司（下稱“路易威登公司”）是LV商標(biāo)在中國大陸的權(quán)利人，早在1986年1月15日其便注冊了“LV商標(biāo)”，目前該商標(biāo)的有效期經(jīng)續(xù)展至2016年1月14日。該商標(biāo)注冊的類別為第28類，包括玩具、跳棋、十五子棋游戲、高爾夫球?qū)Ｓ檬痔椎取?/p>

2003年11月13日，郭某向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請了名稱為“麻將（23）”的外觀設(shè)計專利（下稱“涉案專利”），該專利于2004年7月14日被授權(quán)公告，該專利授權(quán)公報包含5幅視圖，分別為主視圖、左視圖、后視圖、俯視圖和立體圖，其中主視圖包含英文字母“L”和“V”重疊的圖形。

2008年6月16日，路易威登公司以自身的商標(biāo)權(quán)被侵害為由，向法院提起民事訴訟，要求判令郭某不得“使用該名稱為麻將（23）的外觀設(shè)計專利產(chǎn)品”。面對路易威登公司的主張，郭某辯稱原告路易威登公司的起訴已經(jīng)超過了法定的訴訟時效，此外自己并未實際實施該外觀設(shè)計專利，因此客觀上無法損害路易威登關(guān)于“LV”商標(biāo)的專有權(quán)利。

審理本案的北京市第一中級人民法院（下稱“北京中院”）經(jīng)審理后認(rèn)為，涉案專利產(chǎn)品“麻將（23）”與路易威登的注冊商標(biāo)所核定的產(chǎn)品范圍構(gòu)成類似產(chǎn)品，二者LV文字圖案設(shè)計基本相同，相關(guān)公眾會將涉案專利產(chǎn)品誤認(rèn)為是路易威登的商品，從而給路易威登的注冊商標(biāo)專用權(quán)造成損害。另一方面，雖然被告郭某并未實際實施該專利，但該專利申請的目的即為投入市場使用，故該產(chǎn)品一旦投入市場，必然會給路易威登公司的注冊商標(biāo)專用權(quán)造成損害。有鑒于此，北京中院根據(jù)《專利法》第二十三條，有關(guān)外觀設(shè)計不得損害其他在先權(quán)利等規(guī)定，判決郭某不得實施名稱為“麻將（23）”的涉案專利。

一審判決后，郭某不服，以：1）原告路易威登公司的起訴超過了訴訟時效、2）原審法院的判決實質(zhì)上更改了原告的訴訟請求、3）自己專利申請行為并沒有侵犯路易威登公司商標(biāo)權(quán)利為等理由，向上一級人民法院提出上訴。

二審的北京市高級人民法院（下稱“北京高院”）經(jīng)審理后，認(rèn)為原審法院已經(jīng)查明了案件事實，而關(guān)于郭某提出的三點上訴理由，其認(rèn)為兩個權(quán)利均在各自的有效期內(nèi)，也就是說該沖突仍處于持續(xù)狀態(tài)，有鑒于此，路易威登公司在侵權(quán)持續(xù)的情況下，主張訴請，并未超過法律規(guī)定的訴訟時效。而關(guān)于郭某提出的，專利本身的申請并不屬于侵犯商標(biāo)權(quán)的主張，北京高院認(rèn)為，雖然將與他人商標(biāo)相同或相似的標(biāo)志申請外觀設(shè)計專利的行為不屬于面向市場消費者的非法使用商標(biāo)的行為，即該申請行為本身不屬于侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為。但任何專利申請的目的都在于實施專利，因此其侵權(quán)也是可預(yù)見的。有鑒于此，北京高院做出判決，駁回郭某的上訴，維持原判。

三、律師點評

本案的審理，主要可以歸納為一下兩個重點：

1、首先關(guān)于訴訟時效的問題，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》（下稱“商標(biāo)解釋”）的規(guī)定，侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的訴訟時效為2年。但本案的特殊之處在于，涉案外觀設(shè)計專利在公告后一直處在法定的有效期內(nèi)，而與此同時路易威登的商標(biāo)也處在法定的保護期內(nèi)，也就是說在兩個有效期（保護期）并行的情況下，兩種權(quán)利的沖突持續(xù)存在，這時，權(quán)利人提出訴訟請求，即便其大大晚于外觀設(shè)計的公告（即授權(quán)）的日期，權(quán)利人的訴訟請求的提出，并不超過法定的訴訟時效。即便真的超過了訴訟時效，按照《商標(biāo)解釋》第18條的規(guī)定“商標(biāo)注冊人或者利害關(guān)系人超過2年起訴的，如果侵權(quán)行為在起訴時仍在持續(xù)，在該注冊商標(biāo)專用權(quán)有效期限內(nèi)，人民法院應(yīng)當(dāng)判決被告停止侵權(quán)行為，侵權(quán)損害賠償數(shù)額應(yīng)當(dāng)自權(quán)利人向人民法院起訴之日起向前推算2年計算?！?/p>

2、關(guān)于外觀專利申請本身是否存在商標(biāo)侵權(quán)的問題，二審的北京高院已經(jīng)給出了答案：“侵犯商標(biāo)專用權(quán)的行為通常是指非法使用他人商標(biāo)的行為，而商標(biāo)使用主要是指該商標(biāo)與特定商品的組合并面向消費者的使用。將與他人商標(biāo)相同或相似的標(biāo)志申請外觀設(shè)計專利的行為不屬于面向市場消費者的非法使用商標(biāo)的行為，該申請行為本身不屬于侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為?！?/p>

四、結(jié)語

雖然專利申請本身雖然并不侵犯商標(biāo)專有權(quán)利，但是兩審法院均確認(rèn)，注冊專利的目的就在于實施，而實施專利會導(dǎo)致商標(biāo)專有權(quán)利被侵犯，因此，對于被告郭某的行為，應(yīng)當(dāng)防止其在將來做出侵犯商標(biāo)的行為，因此，做出裁決，禁止郭某實施含有涉案專利的產(chǎn)品。