一、后續(xù)開發(fā)的內(nèi)涵及其發(fā)展方向

（一）后續(xù)開發(fā)的內(nèi)涵

作為與原始創(chuàng)新相對應(yīng)的后續(xù)開發(fā)，其內(nèi)涵具有相當?shù)膹椥?。以現(xiàn)有技術(shù)或產(chǎn)品（為行文方便，技術(shù)與產(chǎn)品在本文簡稱技術(shù)）為基礎(chǔ)，所進行的優(yōu)化、組合、改進、完善，以及開發(fā)相關(guān)配套技術(shù)或產(chǎn)品等活動，都可以謂之后續(xù)開發(fā)。它既可以是對技術(shù)或產(chǎn)品本身進行優(yōu)化改進或二次開發(fā)，也可以是從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度開發(fā)相關(guān)的衍生技術(shù)或配套產(chǎn)品，因此，后續(xù)開發(fā)比之技術(shù)改進、二次開發(fā)的范疇更為廣泛。

任何一項技術(shù)，任何一個產(chǎn)品，在初生之始，或者因為技術(shù)缺陷仍然需要解決，或者因為應(yīng)用領(lǐng)域未能充分發(fā)揮，或因為配套產(chǎn)品無法同步跟進，因而都存在后續(xù)開發(fā)的廣闊空間。如果僅有原始創(chuàng)新的成果，而無后續(xù)開發(fā)的支持，那么，相應(yīng)的技術(shù)或產(chǎn)品將處于相當粗糙的階段，惟有原始創(chuàng)新與后續(xù)開發(fā)相互支持，人類社會才得以更好的享受科技帶來的成果。

（二）后續(xù)開發(fā)的方向

后續(xù)開發(fā)存在不同的路徑，其開發(fā)與創(chuàng)新的思維，在不同的行業(yè)、不同的領(lǐng)域，自然存在不同的模式。但是，究其本質(zhì)，大致可以歸結(jié)為以下發(fā)展方向：

1、技術(shù)縱向發(fā)展

技術(shù)的縱向發(fā)展，是指通過進一步改進完善技術(shù)，以克服其缺陷或不足，而使現(xiàn)有技術(shù)向其極限方向發(fā)展。比如，顯著延長手機電池的待機時間、顯著降低中藥的副作用等。

2、技術(shù)應(yīng)用拓展

技術(shù)的應(yīng)用拓展，是指所將現(xiàn)有技術(shù)的用途，由已知的應(yīng)用領(lǐng)域向新的應(yīng)用領(lǐng)域延伸或滲透。比如，黃連素原用于消化道疾病，后來又用于治療糖尿病[1]。

3、技術(shù)外圍開發(fā)

技術(shù)的外圍開發(fā)，是指圍繞一項現(xiàn)有技術(shù)，而發(fā)展與之配套的技術(shù)，以達到提升現(xiàn)有技術(shù)的產(chǎn)業(yè)價值，或支持現(xiàn)有技術(shù)的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用等目標。比如，筆記本電腦經(jīng)過創(chuàng)新變得日益輕薄，如果相配套的電源轉(zhuǎn)換器仍然顯得粗笨厚重，自然無法適應(yīng)筆記本電腦輕薄的發(fā)展態(tài)勢。

后續(xù)開發(fā)作為一種創(chuàng)新方式，一方面可以形成新的專利、技術(shù)秘密、著作權(quán)（主要是軟件著作權(quán)）等知識產(chǎn)權(quán)，另一方面也可能存在侵犯他人專利、技術(shù)秘密或著作權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)的風(fēng)險。限于篇幅，本文只討論后續(xù)開發(fā)的專利侵權(quán)風(fēng)險問題。

二、后續(xù)開發(fā)的專利侵權(quán)風(fēng)險識別

如何識別后續(xù)開發(fā)專利侵權(quán)風(fēng)險，可以從以下幾個層面展開：

（一）從后續(xù)開發(fā)基礎(chǔ)進行識別

后續(xù)開發(fā)以現(xiàn)有技術(shù)為基礎(chǔ)，而現(xiàn)有技術(shù)是否存在專利權(quán)，攸關(guān)后續(xù)開發(fā)成果利用的專利侵權(quán)風(fēng)險問題：

1、后續(xù)開發(fā)的基礎(chǔ)為無專利技術(shù)，則無侵犯背景專利權(quán)的風(fēng)險。

無專利的技術(shù)既包括從來未取得專利保護的自由公知技術(shù)，也包括曾經(jīng)取得專利保護，但因為未繳納專利年費、超過保護期限等原因，已經(jīng)進入公有領(lǐng)域的技術(shù)，比如失效專利。在無專利技術(shù)的基礎(chǔ)上進行后續(xù)開發(fā)，自然不存在侵犯背景專利權(quán)（即后續(xù)開發(fā)之基礎(chǔ)技術(shù)所享有的專利權(quán)）的法律風(fēng)險。

2、后續(xù)開發(fā)的基礎(chǔ)為專利技術(shù)，存在侵犯背景專利權(quán)的可能性。

如果后續(xù)開發(fā)的基礎(chǔ)是享有專利權(quán)的技術(shù)，那么，后續(xù)開發(fā)是否存在侵犯背景專利權(quán)的法律風(fēng)險，不能一概而論，需要結(jié)合后續(xù)開發(fā)的方式，進一步判斷。

（二）從后續(xù)開發(fā)方式進行識別

從前述后續(xù)開發(fā)的方向，可以大致將后續(xù)開發(fā)的方式分成兩種基本的類型：

1、后續(xù)改進開發(fā)

后續(xù)改進開發(fā)是指在基礎(chǔ)技術(shù)之上，為克服或避免技術(shù)缺陷、提升或拓展技術(shù)功效，而進行優(yōu)化組合、發(fā)展革新等開發(fā)活動。比如，上海寶鋼多年前在引進世界第一臺專燒低熱值高爐煤氣的燃汽輪機發(fā)電機組時，采用了阿爾斯通公司獨創(chuàng)的輕油槍專利技術(shù)，用于機組啟動點火。1997年投產(chǎn)后，輕油槍在運行期間由于內(nèi)部結(jié)焦，始終不能正常發(fā)揮功能，致使機組啟動成功率僅為47%，不僅需要頻繁清洗、更換，而且影響機組穩(wěn)定運行。2000年寶鋼電廠投入技術(shù)人員對這一進口設(shè)備的缺陷進行技術(shù)攻關(guān)，對輕油槍結(jié)構(gòu)和吹掃系統(tǒng)實施改造，經(jīng)過反復(fù)跟蹤試驗和調(diào)整，取得突破，形成了一項專利和兩項技術(shù)秘密。寶鋼“輕油槍防結(jié)焦”專利技術(shù)投入使用后，大大縮短了機組啟動時間，啟動成功率達100%，且延長了使用壽命，保證了設(shè)備的連續(xù)作業(yè)。[2]

由于這里的后續(xù)改進開發(fā)，是直接建立在基礎(chǔ)技術(shù)之上進行二次開發(fā)，因此，如果基礎(chǔ)技術(shù)享有專利權(quán)，那么，后續(xù)改進開發(fā)的成果有可能落入背景專利的保護范圍，發(fā)生專利侵權(quán)問題。至于何種條件下會發(fā)生侵權(quán)問題，容后再述。

2、后續(xù)外圍開發(fā)

后續(xù)外圍開發(fā)是指圍繞現(xiàn)有技術(shù)，而發(fā)展與之配套的技術(shù)的開發(fā)活動。比如，圍繞一種新型自行車的技術(shù)方案，開發(fā)各種腳踏板、各種背包架、各種車把手等外圍產(chǎn)品或技術(shù)。

由于后續(xù)外圍開發(fā)的技術(shù)對于基礎(chǔ)技術(shù)而言，主要是起支持或輔助的作用，并不直接建立在基礎(chǔ)技術(shù)之上，只是與基礎(chǔ)技術(shù)的實施利用密切相關(guān)。因此，即使基礎(chǔ)技術(shù)存在專利權(quán)，后續(xù)外圍開發(fā)的技術(shù)（外圍技術(shù)或配套技術(shù)）往往也不會侵犯背景專利權(quán)。但是，外圍技術(shù)或配套技術(shù)有可能對背景專利存在嚴重的依賴性，必須與背景專利配合使用，才能發(fā)揮自身的價值，而并不具有獨立的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用價值。

（三）從他人專利申請進行識別

前述的專利侵權(quán)風(fēng)險，都是來自基礎(chǔ)技術(shù)的背景專利。然而，還必須注意他人專利所帶來的侵權(quán)風(fēng)險問題。如果后續(xù)開發(fā)的成果已經(jīng)被他人（可能是基礎(chǔ)技術(shù)的開發(fā)人，也可能是第三人）申請專利，或者正在被他人申請專利，那么，后續(xù)開發(fā)將陷入一個尷尬的境地，不僅要擔心來自背景專利權(quán)（如果存在的話）的困擾，還要擔心來自另一個專利權(quán)的困擾。這種狀況的發(fā)生，存在以下幾種可能性：

1、他人早已取得后續(xù)開發(fā)成果，并已提交專利申請，專利申請已經(jīng)公開或者已經(jīng)授權(quán)，但自己未作檢索或未檢索到，即投入相同內(nèi)容的后續(xù)開發(fā)。

2、他人早已取得后續(xù)開發(fā)成果，并已將后續(xù)開發(fā)成果提交專利申請，但尚未公開，自己不能檢索到相關(guān)信息，而投入相同內(nèi)容的后續(xù)開發(fā)。

3、他人早已取得后續(xù)開發(fā)成果，一直作為技術(shù)秘密保護，并在自己將后續(xù)開發(fā)成果提交專利申請前，把相同內(nèi)容的技術(shù)秘密申請為專利。

4、他人在自己從事后續(xù)開發(fā)的同時或前后，也在進行相同內(nèi)容的后續(xù)開發(fā)，并在先將后續(xù)開發(fā)成果申請專利。

三、后續(xù)開發(fā)的專利侵權(quán)風(fēng)險判斷

識別了后續(xù)開發(fā)的專利侵權(quán)風(fēng)險之來源后，需要進一步厘清專利侵權(quán)風(fēng)險發(fā)生與否的判斷。根據(jù)《專利法》等法律的規(guī)定，發(fā)明專利、實用新型專利和外觀設(shè)計專利，在專利侵權(quán)的判斷規(guī)則有所不同。“花開兩朵，各表一枝”，下面分別簡述發(fā)明和實用新型專利侵權(quán)與外觀設(shè)計專利侵權(quán)的判斷方法[3]，以便確認后續(xù)開發(fā)成果是否存在侵犯背景專利權(quán)的事實，從而采取相應(yīng)的對策。

（一）后續(xù)開發(fā)中發(fā)明專利與實用新型的專利侵權(quán)判斷

1、確定發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠麢?quán)的保護范圍

發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求。而權(quán)利要求書應(yīng)當由反映發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛢?nèi)容的技術(shù)特征組成。因此，通過權(quán)利要求書確定背景專利的技術(shù)特征，也就確定了背景專利權(quán)的保護范圍。

2、提煉后續(xù)開發(fā)成果的技術(shù)特征

提煉后續(xù)開發(fā)成果的技術(shù)特征，并以此為基礎(chǔ)，比較其和背景專利的異同之處，從而為作出專利侵權(quán)與否的判斷提供基礎(chǔ)。

3、通過相互比較評估是否侵權(quán)

將經(jīng)過分解后的專利權(quán)利要求所記載的必要技術(shù)特征，與后續(xù)開發(fā)成果的技術(shù)特征一一對應(yīng)比較，通過運用下列基本原則，判斷是否構(gòu)成專利侵權(quán)：

（1）全面覆蓋原則的適用

如果后續(xù)開發(fā)成果將背景專利權(quán)利要求中記載的技術(shù)方案的必要技術(shù)特征全部再現(xiàn)，也即后續(xù)開發(fā)成果的技術(shù)特征包含了背景專利權(quán)利要求中記載的全部必要技術(shù)特征，則落入背景專利權(quán)的保護范圍，構(gòu)成專利侵權(quán)。實踐中，下列情形也可以適用全面覆蓋原則，認定后續(xù)開發(fā)成果落入背景專利權(quán)的保護范圍，構(gòu)成專利侵權(quán)：

2   當背景專利獨立權(quán)利要求中記載的必要技術(shù)特征采用的是上位概念特征，而后續(xù)開發(fā)成果采用的是相應(yīng)的下位概念特征時，則構(gòu)成專利侵權(quán)。

2   如果后續(xù)開發(fā)成果不僅包含了背景專利權(quán)利要求書中記載的全部必要技術(shù)特征，而且還增加了新的技術(shù)特征，即使后續(xù)開發(fā)成果的技術(shù)效果與背景專利技術(shù)不相同，仍然應(yīng)認為落入背景專利權(quán)的保護范圍，構(gòu)成專利侵權(quán)。

（二）后續(xù)開發(fā)中外觀設(shè)計的專利侵權(quán)判斷

1、確定外觀設(shè)計專利產(chǎn)品與后續(xù)開發(fā)成果是否屬于相同或相似商品

外觀設(shè)計專利侵權(quán)判定中，首先應(yīng)當參照外觀設(shè)計分類表，并考慮商品銷售的客觀實際情況，審查后續(xù)開發(fā)成果與背景專利產(chǎn)品是否屬于同類產(chǎn)品。不屬于同類外觀設(shè)計產(chǎn)品的，一般不構(gòu)成專利侵權(quán)。但要注意，雖然同類產(chǎn)品是外觀設(shè)計專利侵權(quán)判定的前提，但不排除在特殊情況下，類似產(chǎn)品之間的外觀設(shè)計亦可進行侵權(quán)判定。

2、確定外觀設(shè)計專利權(quán)的保護范圍

根據(jù)《專利法》56條第2款的規(guī)定，外觀設(shè)計專利權(quán)的保護范圍以表示在圖片或者照片中的該外觀設(shè)計專利產(chǎn)品為準。對于外觀設(shè)計的簡要說明可以用于理解該外觀設(shè)計專利的保護范圍。

3、通過對比外觀設(shè)計專利與后續(xù)開發(fā)成果判斷否構(gòu)成侵權(quán)

將外觀設(shè)計專利與后續(xù)開發(fā)成果進行對比，判斷后續(xù)開發(fā)成果與外觀設(shè)計專利產(chǎn)品是否構(gòu)成相同或相近似，如果相同或相近似則構(gòu)成專利侵權(quán)。

四、后續(xù)開發(fā)的專利侵權(quán)風(fēng)險干預(yù)

（一）后續(xù)開發(fā)的專利侵權(quán)風(fēng)險預(yù)防

后續(xù)開發(fā)的專利侵權(quán)風(fēng)險之預(yù)防，系采取防患于未然的措施，避免出現(xiàn)因后續(xù)開發(fā)而發(fā)生專利侵權(quán)的風(fēng)險，其措施主要有：

1、利用失效專利

失效專利并不止于超過保護期限的專利，很多專利未到保護期限也會失效，比如因未繳納或未繳足年費、權(quán)利人自動放棄專利權(quán)或?qū)＠粺o效宣告等原因而發(fā)生專利失效之結(jié)果，這些專利可能才獲得授權(quán)僅廖廖數(shù)年時間，其技術(shù)可能仍然保持著相當?shù)南冗M性，有的專利只是由于權(quán)利人無力實施，又畏于專利維持的不菲費用，所以只好放棄專利權(quán)。

失效專利雖然失去專利保護的法律效力，但技術(shù)含量和市場價值卻不一定隨同失效。通過對失效專利的借鑒發(fā)揮、改進完善，創(chuàng)造出自己的新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品。這樣，不僅取得的技術(shù)成果會更有領(lǐng)先水平，而且不會受到背景專利的障礙和牽絆。

2、專利回避設(shè)計

“回避設(shè)計”（Design around）是技術(shù)創(chuàng)新過程中一種常見的技術(shù)開發(fā)策略，即通過設(shè)計一種不同于受專利保護的新方案，來規(guī)避該項專利權(quán)。本質(zhì)上，專利權(quán)本身并不能回避，但是技術(shù)研發(fā)人員可以采用不同于受專利權(quán)保護的技術(shù)方案的新的設(shè)計，從而避開他人某項具體專利權(quán)的保護范圍。[5]通過回避設(shè)計進行后續(xù)開發(fā)，可以在市場競爭中有效避免他人專利的牽制，獲得自主經(jīng)營的空間。

對他人的專利進行回避設(shè)計，首先需要確定擬回避專利的保護范圍大小。通過分析其權(quán)利要求書，結(jié)合專利說明書和相關(guān)審查過程中的往來文件，確認該權(quán)利要求字面的真實含義，以及其等同物的范圍。將前述分析得到的專利保護范圍大小作為對比基準，來檢驗將來回避設(shè)計的方案是否包括擬回避專利的所有必要技術(shù)特征，