在商標(biāo)侵權(quán)判定時(shí)，應(yīng)當(dāng)審查被控侵權(quán)標(biāo)識與注冊商標(biāo)的近似程度，以及是否容易造成市場混淆，從而構(gòu)成商標(biāo)近似。在比對商標(biāo)是否近似時(shí)，應(yīng)以注冊商標(biāo)為基礎(chǔ)，即在注冊商標(biāo)與被控侵權(quán)標(biāo)識間進(jìn)行比對，非注冊之商標(biāo)標(biāo)識不在此列。兩個(gè)注冊商標(biāo)組合，未經(jīng)注冊，不能得到新的商標(biāo)權(quán)利。對于相同或類似商品上的商標(biāo)權(quán)利個(gè)案保護(hù)，不以認(rèn)定馳名商標(biāo)為必要。

一、案情

1991年12月，臺達(dá)電子工業(yè)股份有限公司(以下簡稱臺達(dá)工業(yè)公司)在第9類交互式電源供應(yīng)器等商品上獲得“576495”商標(biāo)注冊（注冊號為576495）。1991年2月，臺達(dá)工業(yè)公司在第9類交互式電源供應(yīng)器等商品上注冊了542601商標(biāo)（注冊號為542601）。1997年7月7日，臺達(dá)工業(yè)公司在第9類變頻器、不間斷電源等商品上獲得了1291201商標(biāo)注冊（注冊號為1291201）。1993年起，臺達(dá)工業(yè)公司在中國大陸陸續(xù)許可關(guān)聯(lián)公司使用上述商標(biāo)。臺達(dá)工業(yè)公司及其關(guān)聯(lián)公司在商品上和廣告宣傳中實(shí)際使用上述商標(biāo)時(shí)，通常將542601及576495兩個(gè)注冊商標(biāo)組合一起使用，其實(shí)際使用狀態(tài)為組合使用。2011年1月7日，臺達(dá)電子自動化（上海）有限公司（以下簡稱臺達(dá)自動化公司）由自然人投資設(shè)立，其主營產(chǎn)品是系列變頻器。2011年1月28日，臺達(dá)自動化公司向國家商標(biāo)局提出9103363商標(biāo)在第9類商品“低壓電源、穩(wěn)電壓電源、變壓器、整流器”等商品上的注冊申請并于2012年6月28日獲得核準(zhǔn)。在臺達(dá)自動化公司網(wǎng)站上其為宣傳促銷產(chǎn)品實(shí)際使用了該商標(biāo)，被控侵權(quán)變頻器上亦使用該商標(biāo)。臺達(dá)工業(yè)公司起訴認(rèn)為，臺達(dá)自動化公司使用“臺達(dá)”作為企業(yè)字號，又刻意摹仿臺達(dá)工業(yè)公司在先注冊的542601及576495商標(biāo)，將二者組合形成標(biāo)識9103363，而且申請注冊并實(shí)際使用，臺達(dá)自動化公司的一系列行為其目的是意圖攀搭臺達(dá)工業(yè)公司馳名商標(biāo)的便車以不正當(dāng)競爭。因此，臺達(dá)工業(yè)公司請求法院判令：1、認(rèn)定商標(biāo)9103363（注冊號9103363）系摹仿馳名注冊商標(biāo)1291201商標(biāo)注冊（注冊號1291201）及576495（注冊號576495）；2、臺達(dá)自動化公司不得使用9103363商標(biāo)；3、臺達(dá)自動化公司賠償臺達(dá)工業(yè)公司經(jīng)濟(jì)損失人民幣15萬元；4、臺達(dá)自動化公司承擔(dān)臺達(dá)工業(yè)公司為制止侵權(quán)行為所支出的律師費(fèi)、公證費(fèi)、翻譯費(fèi)等合理費(fèi)用39,157元。一審審理中，臺達(dá)工業(yè)公司撤銷了第1項(xiàng)訴訟請求，同時(shí)明確主張542601及576495商標(biāo)在商品變頻器、UPS（不間斷電源）商品上馳名。

二、判決

一審法院經(jīng)審理認(rèn)為，在商標(biāo)侵權(quán)判定時(shí)，首先應(yīng)當(dāng)審查被控侵權(quán)商標(biāo)是否與原告的商標(biāo)的構(gòu)成要素相似，并容易造成市場混淆，從而構(gòu)成商標(biāo)近似。而在比對商標(biāo)是否相似時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循商標(biāo)侵權(quán)法律關(guān)系以一個(gè)商標(biāo)產(chǎn)生一個(gè)權(quán)利為原則。因此，將被控侵權(quán)商標(biāo)與原告主張商標(biāo)權(quán)的商標(biāo)比對時(shí)，應(yīng)當(dāng)逐個(gè)分別比對，而不應(yīng)將被控侵權(quán)商標(biāo)與原告主張商標(biāo)權(quán)的商標(biāo)組合起來形成的組合標(biāo)識進(jìn)行比對。另外，根據(jù)最高人民法院有關(guān)司法解釋的規(guī)定，被訴侵犯商標(biāo)權(quán)行為因不具備法律規(guī)定的其他要件而不成立的，人民法院對于所涉商標(biāo)是否馳名不予審查。故依法判決駁回原告臺達(dá)電子工業(yè)股份有限公司的訴訟請求。

二審法院經(jīng)審理認(rèn)為，商標(biāo)侵權(quán)之判定及其所依據(jù)之被控侵權(quán)商標(biāo)標(biāo)識與權(quán)利商標(biāo)之比對應(yīng)以注冊商標(biāo)為基礎(chǔ)，即在注冊商標(biāo)與被控侵權(quán)商標(biāo)標(biāo)識間進(jìn)行比對，非注冊之商標(biāo)標(biāo)識不在此列。此外，馳名商標(biāo)之認(rèn)定以于個(gè)案中確有認(rèn)定之必要為前提，以符合馳名商標(biāo)認(rèn)定之標(biāo)準(zhǔn)為條件。其中，于個(gè)案中認(rèn)定馳名商標(biāo)之必要性主要體現(xiàn)在對權(quán)利商標(biāo)跨商品類別之保護(hù)。故依法判決駁回上訴，維持原判。

三、評析

本案系商標(biāo)侵權(quán)糾紛案件，在司法實(shí)踐中對商標(biāo)近似的判定是審理裁判該類案件的關(guān)鍵。對于“分別注冊，組合使用”的未注冊商標(biāo)標(biāo)識與被控侵權(quán)注冊商標(biāo)是否近似的判定，應(yīng)當(dāng)確定以注冊商標(biāo)作為比對對象，并綜合考量相關(guān)公眾對商品來源產(chǎn)生混淆的可能性等因素。對于此類案件中馳名商標(biāo)的認(rèn)定，應(yīng)以存在法定的必要性為前提。

（一）商標(biāo)權(quán)的保護(hù)范圍

商標(biāo)是一種用以區(qū)分商品或服務(wù)來源的使用在商業(yè)上的標(biāo)識，其首要功能是識別功能，商標(biāo)標(biāo)識與商品或服務(wù)相聯(lián)系，與提供商品或服務(wù)的經(jīng)營者相聯(lián)系。商標(biāo)權(quán)是保護(hù)商標(biāo)權(quán)人對其商標(biāo)與特定商品或服務(wù)的對應(yīng)關(guān)系的知識產(chǎn)權(quán)，目的在于維護(hù)消費(fèi)者、生產(chǎn)者、經(jīng)營者之間對于商品、服務(wù)質(zhì)量的信賴關(guān)系，促使生產(chǎn)者、經(jīng)營者保證商品和服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)社會主義市場的公正競爭秩序。

商標(biāo)權(quán)的原始取得方式在不同國家有不同規(guī)定，主要有三種：一是使用取得商標(biāo)專用權(quán)；二是注冊取得商標(biāo)專用權(quán)；三是使用或注冊均可取得商標(biāo)專用權(quán)。我國商標(biāo)法第三條規(guī)定，經(jīng)商標(biāo)局核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)為注冊商標(biāo)，包括商品商標(biāo)、服務(wù)商標(biāo)和集體商標(biāo)、證明商標(biāo)；商標(biāo)注冊人享有商標(biāo)專用權(quán)，受法律保護(hù)?？梢?，我國采用的是注冊取得商標(biāo)專用權(quán)的制度，商標(biāo)只有在獲準(zhǔn)注冊之后，產(chǎn)生注冊商標(biāo)權(quán)，受我國商標(biāo)法的保護(hù)。

在商標(biāo)注冊取得制度之下，注冊程序建立了商標(biāo)的公示制度，注冊商標(biāo)公示了商標(biāo)權(quán)的存在并且明確了權(quán)利的邊界與范圍。通過注冊，一方面商標(biāo)權(quán)人明確了其所享有權(quán)利的商標(biāo)標(biāo)識以及商品或服務(wù)的種類，另一方面為第三人查閱自己準(zhǔn)備使用或注冊的商標(biāo)是否會與別人的商標(biāo)權(quán)發(fā)生沖突提供了便利。注冊制度在為商標(biāo)權(quán)利人明確權(quán)利范圍的同時(shí)也為社會公眾劃定了義務(wù)界限。最高人民法院《關(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢下知識產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問題的意見》（法發(fā)[2009]23號）明確要求，正確把握商標(biāo)權(quán)的專用權(quán)屬性，合理界定權(quán)利范圍，既確保合理利用商標(biāo)資源，又維護(hù)公平競爭。因此，在注冊商標(biāo)權(quán)的司法保護(hù)中，商標(biāo)權(quán)的保護(hù)范圍不僅包括商標(biāo)權(quán)的權(quán)利邊界，也同時(shí)涵蓋商標(biāo)權(quán)的權(quán)利限制。商標(biāo)權(quán)作為一種相對性的知識產(chǎn)權(quán)，基于利益平衡的考慮，有必要在一定條件下對商標(biāo)權(quán)進(jìn)行合理限制。我國商標(biāo)法第五十一條規(guī)定，注冊商標(biāo)的專用權(quán)，以核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)和核定使用的商品為限。即是明確將我國注冊商標(biāo)專用權(quán)的保護(hù)范圍嚴(yán)格限定為，一是商標(biāo)所有人僅可在核定使用的商品上使用或許可他人使用核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)，未注冊商標(biāo)不在此列；二是在一定范圍內(nèi)僅可排斥他人使用相同或者近似的核準(zhǔn)注冊商標(biāo)，未注冊商標(biāo)不在此列。

在我國，未注冊商標(biāo)的使用權(quán)是不完整的，其使用只是一種自然的事實(shí)，而不是權(quán)利。[2] 除了馳名商標(biāo)能產(chǎn)生未注冊商標(biāo)權(quán)以外，其他未注冊商標(biāo)不能被賦予商標(biāo)權(quán)，也就不能得到權(quán)利性質(zhì)的商標(biāo)法保護(hù)。因此，使用未注冊商標(biāo)并在交易中獲得一定認(rèn)知的事實(shí)并不會形成可以對抗注冊商標(biāo)專用權(quán)的未注冊商標(biāo)的在先使用權(quán)。原則上商標(biāo)法不賦予未注冊商標(biāo)商標(biāo)權(quán)，但商標(biāo)持有人對自己所持有的商標(biāo)依然享有使用的權(quán)利。對未注冊商標(biāo)的保護(hù)體現(xiàn)在商標(biāo)注冊環(huán)節(jié)，我國商標(biāo)法第三十一條通過誠實(shí)信用原則來規(guī)制商標(biāo)的惡意搶注；在商標(biāo)使用環(huán)節(jié)，我國反不正當(dāng)競爭法第五條將知名商品特有的名稱、包裝和裝潢納入保護(hù)范圍。

本案中，臺達(dá)工業(yè)公司先后通過注冊分別取得文字圖形組合商標(biāo)576495以及圖形商標(biāo)542601兩個(gè)獨(dú)立的注冊商標(biāo)專用權(quán)。雖然組合使用系由576495及542601兩個(gè)注冊商標(biāo)組合而成，在臺達(dá)工業(yè)公司及其關(guān)聯(lián)公司的商業(yè)活動和廣告宣傳中，該組合商標(biāo)被廣泛使用并形成一定范圍的影響，但該種“分別注冊，組合使用”的使用方式已完全不同于原來的576495及542601兩個(gè)注冊商標(biāo)，而構(gòu)成一個(gè)未注冊的新的商標(biāo)標(biāo)識。盡管我國法律并不禁止該種組合商標(biāo)標(biāo)識使用于各注冊商標(biāo)核準(zhǔn)使用的商品之上，但作為未注冊的組合商標(biāo)標(biāo)識，其事實(shí)上的使用行為并不能被賦予商標(biāo)權(quán)，也就不能獲得與注冊商標(biāo)同等的保護(hù)。臺達(dá)自動化公司的9103363商標(biāo)系經(jīng)商標(biāo)局核準(zhǔn)注冊，取得注冊商標(biāo)專用權(quán)并有權(quán)合法使用該注冊商標(biāo)。因此，判定商標(biāo)侵權(quán)及其所依據(jù)之被控侵權(quán)商標(biāo)與權(quán)利商標(biāo)之比對，應(yīng)當(dāng)以商標(biāo)權(quán)保護(hù)范圍內(nèi)的注冊商標(biāo)為基礎(chǔ)，未注冊之商標(biāo)標(biāo)識則不在此列。比對應(yīng)當(dāng)在注冊商標(biāo)與被控侵權(quán)商標(biāo)之間進(jìn)行，并根據(jù)商標(biāo)侵權(quán)法律關(guān)系以一個(gè)注冊商標(biāo)產(chǎn)生一個(gè)商標(biāo)權(quán)利的原則，將臺達(dá)工業(yè)公司的兩個(gè)注冊商標(biāo)576495及542601，逐個(gè)地分別地與被控侵權(quán)注冊商標(biāo)9103363比對。而不是將臺達(dá)工業(yè)公司組合使用但未注冊的商標(biāo)組合使用與被控侵權(quán)注冊商標(biāo)9103363進(jìn)行比對。

（二）近似商標(biāo)的判定

我國商標(biāo)法第五十二條第（一）項(xiàng)規(guī)定，未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)的，屬于侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為。商標(biāo)法意義上的近似不僅是商標(biāo)各要素在事實(shí)上的近似，而且是足以產(chǎn)生市場混淆的近似，即混淆性近似。[3]

判定商標(biāo)是否相同或近似，首先，應(yīng)當(dāng)以相關(guān)公眾的一般注意力為準(zhǔn)。最高人民法院《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第9條將“易使相關(guān)公眾對商品的來源產(chǎn)生誤認(rèn)或認(rèn)為其來源與原告注冊商標(biāo)的商品有特定的聯(lián)系”作為認(rèn)定商標(biāo)近似的要素。保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎聯(lián)盟大會和世界知識產(chǎn)權(quán)組織大會《關(guān)于馳名商標(biāo)保護(hù)規(guī)定的聯(lián)合建議》進(jìn)一步細(xì)化了相關(guān)公眾的定義，其第二條第二款規(guī)定，“相關(guān)公眾應(yīng)包括，但不必局限于：（1）使用該商標(biāo)的那類商品或服務(wù)的實(shí)際或潛在的消費(fèi)者；（2）使用該商標(biāo)的那類商品或服務(wù)的營銷渠道所涉及的人員；（3）經(jīng)營使用該商標(biāo)的那類商品或服務(wù)的商業(yè)界人員?！?因此，在審理商標(biāo)侵權(quán)案件中，法官應(yīng)當(dāng)將自己置于相關(guān)消費(fèi)者的角度并施以一般注意力來判斷商標(biāo)是否近似。本案中，臺達(dá)工業(yè)公司與臺達(dá)自動化公司的注冊商標(biāo)核定使用商品均為第9類商品，故可將相關(guān)公眾確定為第9類商品的消費(fèi)者并以這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)比對商標(biāo)的近似程度。

其次，對于商標(biāo)混淆性近似的認(rèn)定，一般采用隔離比對法，即將需要比對的兩個(gè)標(biāo)識分離開來，逐一地分別地觀察各個(gè)標(biāo)識的要素后憑記憶印象確定是否足以引起混淆?；煜譃閮煞N，一是直接混淆，即相關(guān)公眾將被訴侵權(quán)的商品或服務(wù)誤認(rèn)為是注冊商標(biāo)權(quán)利人的商品或服務(wù)；二是間接混淆，即相關(guān)公眾并沒有誤認(rèn)為被訴侵權(quán)的商品或服務(wù)來自注冊商標(biāo)權(quán)利人，而是錯(cuò)誤地認(rèn)為該商品或服務(wù)與注冊商標(biāo)權(quán)利人存在經(jīng)濟(jì)上的關(guān)聯(lián)關(guān)系。本案中，從第9類商品的消費(fèi)者角度出發(fā)，單獨(dú)地觀察臺達(dá)工業(yè)公司的文字圖形組合注冊商標(biāo)576495或者圖形注冊商標(biāo)542601，都不會形成其與臺達(dá)自動化公司的文字與圖形的組合注冊商標(biāo)9103363相同或者存在某種類似的印象，相反地，兩者的差異立判。

最后，判斷商標(biāo)近似應(yīng)當(dāng)在隔離觀察的基礎(chǔ)上，不限于商標(biāo)整體的近似，還包括主要部分的近似。商標(biāo)的主要部分是體現(xiàn)商標(biāo)的識別功能并使相關(guān)公眾將其與商標(biāo)所有人的商品或服務(wù)緊密聯(lián)系起來的商標(biāo)構(gòu)成要素。從整體結(jié)構(gòu)上看，本案中，無論是臺達(dá)工業(yè)公司的圖形商標(biāo)542601或是其文字圖形組合商標(biāo)576495，均與臺達(dá)自動化公司的組合商標(biāo)9103363完全不同；從商標(biāo)的主要部分來看，臺達(dá)工業(yè)公司文字圖形組合商標(biāo)576495的主要部分是3個(gè)英文字母ELT及對稱的兩個(gè)圖形排列在字母前后，其圖形商標(biāo)542601的主要部分是三角圖形中有一個(gè)大的圓圈，而臺達(dá)自動化公司的組合商標(biāo)9103363主要部分包括文字部分和圖形部分，文字部分是5個(gè)清晰明了的英文字母，圖形部分則是三角圖形中包含三個(gè)斜形排列的小圓圈。因此，不論是文字的字形還是圖形的構(gòu)圖，臺達(dá)工業(yè)公司的兩個(gè)注冊商標(biāo)與臺達(dá)自動化公司的組合注冊商標(biāo)均不構(gòu)成混淆性近似。

（三）馳名商標(biāo)的認(rèn)定

人民法院對于馳名商標(biāo)的認(rèn)定始于最高人民法院的司法解釋，法院在審理商標(biāo)糾紛案件中，根據(jù)當(dāng)事人的請求和案件的具體情況，可以對涉及的注冊商標(biāo)是否馳名依法作出認(rèn)定。由于法律給予馳名商標(biāo)以較大的保護(hù)范圍，為了防止司法認(rèn)定馳名商標(biāo)制度被濫用，最高人民法院在司法解釋中一直強(qiáng)調(diào)馳名商標(biāo)認(rèn)定的被動性和必要性。在司法實(shí)踐中，認(rèn)定馳名商標(biāo)并不是審理涉及馳名商標(biāo)認(rèn)定案件的最終目的，而只是確認(rèn)商標(biāo)侵權(quán)的前提。因此，法院應(yīng)當(dāng)對具體案件中馳名商標(biāo)認(rèn)定的必要性進(jìn)行考察。根據(jù)我國《商標(biāo)法》和有關(guān)司法解釋的規(guī)定，一方面，只有在審理涉及商標(biāo)侵權(quán)糾紛中需要對注冊商標(biāo)實(shí)行跨類保護(hù)或需要認(rèn)定馳名商標(biāo)的其他民事案件時(shí)，法院才可以認(rèn)定馳名商標(biāo)；另一方面，法院在以下民事糾紛案件中，不予審查所涉商標(biāo)是否馳名，一是被訴侵犯商標(biāo)權(quán)或不正當(dāng)競爭行為的成立不以商標(biāo)馳名為事實(shí)依據(jù)的；二是被訴侵犯商標(biāo)權(quán)或不正當(dāng)競爭行為因不具備法律規(guī)定的其他要件而不成立的。

本案中，臺達(dá)工業(yè)公司的兩個(gè)涉案注冊商標(biāo)與臺達(dá)自動化公司的一個(gè)涉案注冊商標(biāo)在核定使用的商品類別上相同，均為第9類商品，故不存在注冊商標(biāo)跨類保護(hù)之必要性；此外，被控侵權(quán)注冊商標(biāo)與臺達(dá)工業(yè)公司的兩個(gè)注冊商標(biāo)不相同也并不構(gòu)成近似，臺達(dá)工業(yè)公司指控商標(biāo)侵權(quán)的事實(shí)不能成立，故法院亦無必要認(rèn)定臺達(dá)工業(yè)公司的兩個(gè)注冊商標(biāo)系馳名商標(biāo)。

綜上所述，該案判決認(rèn)定臺達(dá)自動化公司的一個(gè)注冊商標(biāo)與臺達(dá)工業(yè)公司的兩個(gè)注冊商標(biāo)不構(gòu)成商標(biāo)近似，也不成立商標(biāo)侵權(quán)合法有據(jù)，準(zhǔn)確無誤。