裁判要旨】

對于權利要求中以功能或者效果表述的技術特征，在進行侵權比對時，不能簡單地將能夠實現(xiàn)該功能或者效果的所有技術方案均納入專利權利要求的保護范圍。正確的方法應當是結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，確定該技術特征的內容，在此基礎上與被控侵權的技術特征進行比對。

【案情介紹】

郭某擁有一項 “一種墻體貼掛剛、脆性硬質裝飾板植釘鉚固定貼方法”的發(fā)明專利。2012年，郭某發(fā)現(xiàn)金輝房地產公司開發(fā)的項目-福州“金輝尊域”樓盤的裙樓外墻裝飾工程中使用的施工方法涉嫌侵犯其發(fā)明專利權，遂向法院提起訴訟，要求被告停止侵權，賠償損失。根據原告提交的現(xiàn)場施工照片及被告的法庭陳述，被告開發(fā)項目的現(xiàn)場施工中使用的外墻施工方法為植釘錨固定貼法。

一審法院認為，在專利侵權判定中，應適用全面覆蓋原則，如果被控侵權的技術方案一一再現(xiàn)了專利技術的全部必要技術特征，則應認定該項技術方案落入了專利權的保護范圍。將被控侵權的施工方法與涉案專利的必要技術特征進行比對，被控侵權施工方法的技術特征與涉案專利的權利要求1限定的必要技術特征構成對應相同或等同的技術特征，落入了訟爭專利權利要求1的保護范圍，構成專利侵權。據此，判決被告停止侵權，賠償損失。

宣判后，被告不服一審判決，提起上訴。福建省高級人民法院二審審理后認為，涉案專利權利要求1中含有功能性技術特征，對該特征的解讀應當結合專利說明書及附圖來確定該技術特征的內容，一審對專利權利要求中涉及功能性技術特征的解讀存在不當，導致專利保護范圍過寬，影響侵權比對。據此，二審法院經重新比對，認為被控侵權施工方法與涉案專利既不相同也不等同，不構成專利侵權，遂判決撤銷一審判決，駁回原告訴訟請求。

【法官評析】

本案導致一、二審判決結果完全相反的關鍵原因就在于，對原告專利所要求保護的權利要求1中含有的某些技術特征是否屬于功能性技術特征以及應當如何對功能性技術特征進行解讀存在不同的裁判思路，進而直接影響了涉案專利的保護范圍和侵權成立與否的認定。

一、功能性技術特征及其寫入權利要求的適用條件

權利要求應當記載的是一項發(fā)明或者實用新型的技術方案，而不是該方案要實現(xiàn)的目的和效果。然而，在有些情況下，權利要求中也會出現(xiàn)有關目的或效果的措辭，其中最為常見的就是功能性限定特征。一般說來，一項產品權利要求應由反映該產品結構或者組成的技術特征組成；一項方法權利要求應由反映實施該方法的具體步驟和操作方式的技術特征組成。如果在一項權利要求中不是采用結構特征或者方法步驟特征來限定發(fā)明，而是采用零部件或者步驟在發(fā)明中所起的作用、功能或者所產生的效果來限定發(fā)明，則稱為功能性限定特征。對于功能性技術特征寫入專利權利要求的適用條件，《審查指南》（2010）明確指出：“只有在某一技術特征無法用結構特征來限定，或者技術特征用結構特征限定不如用功能或效果特征來限定更為恰當，而且該功能或者效果能通過說明書中規(guī)定的實驗或者操作或者所屬技術領域的慣用手段直接和肯定地驗證的情況下，使用功能或者效果特征來限定發(fā)明才可能是允許的”。

具體到本案，涉案專利為“一種墻體貼掛剛、脆性硬質裝飾板植釘鉚固定貼方法” 的方法發(fā)明專利。其獨立權利要求1的技術特征可歸納為A1－A4，其中A1－A3技術特征系實施該方法專利的具體步驟和操作方式，而A4特征記載為“通過專用不銹鋼螺釘、強力工程結構膠及工藝孔的相互配合，將裝飾板和水泥粉刷層及墻體緊緊粘接固定成一體”，該特征中只是描述說通過不銹鋼螺釘等部件進行配合，對裝飾板和水泥粉刷層及墻體進行粘接，但部件之間具體通過什么樣的操作方式進行配合并沒有描述，而只是記載通過部件的配合，能夠達到將裝飾板和水泥粉刷層及墻體緊緊粘接固定成一體的技術效果。依照上述對功能性限定特征的概念解析，這顯然屬于一種功能性技術特征。

二、功能性技術特征的解釋方法及其與專利保護范圍的關系

界定專利權的保護范圍，既要使專利權得到公平保護，又要使社會公眾對專利權的保護范圍有穩(wěn)定和可期待的預期?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第4條就是對功能性限定特征的解讀原則及方法。由于功能性限定特征的字面含義本身較為寬泛，因此，應當結合說明書和附圖描述的具體實施方式及其等同實施方式進行解釋。

具體到本案，涉案專利技術特征A4為功能性限定特征，需要結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，確定該技術特征的內容。二審法院分析，通過對涉案專利說明書及附圖的解讀和觀察，可以確定該特征所描述的實現(xiàn)緊緊粘接固定成一體的技術效果的具體操作方法應當是使飾面板與墻體及水泥粉刷層依靠結構膠和螺釘進行粘接的部位實現(xiàn)無縫隙固定，在實際使用當中，除非發(fā)生飾面板直接脫落情況，飾面板相對于墻體和水泥粉刷層不可能產生位移。而比較被控侵權的施工方法對應的技術特征，化學膠分別是填注在工藝孔和面板的直槽內，主要作用是用于固定打入工藝孔的螺栓和插入面板直槽內的T形掛件，面板與墻面之間并沒有通過化學膠直接進行粘接，而是通過角鋼及T形掛件，配以螺母、螺栓等金屬構件進行連接。而且這些構件在實際使用當中會在外力作用下進行位移微調，從而趕到防止面板在硬力作用下破損脫落的獨創(chuàng)性作用。因此，被控侵權施工方法的這一技術特征與涉案專利對應的技術特征顯然不相同也不等同，一審的分析及認定有誤，二審按照功能性特征的解讀方法進行重新解釋并對判決結果予以糾正是正確的。

三、對功能性技術特征的理解及具體適用的觀點演變

國內外對功能性特征的理解和具體適用都經歷過一個逐步演變和過程。美國專利法第112條第6款明確允許采用功能性限定特征，而美國聯(lián)邦巡回上訴法院1994年在Donaldson一案的判決中力排美國專利局的反對意見，對功能性限定特征的解釋方式作出了十分重要的調整，即無論在專利申請的審查過程中還是在專利侵權訴訟中，權利要求中記載的功能性限定特征都應當被解釋為僅僅覆蓋了說明書記載的實現(xiàn)該功能的具體實現(xiàn)方式及其等同方式，而不應當被解釋為覆蓋了能夠實現(xiàn)該功能的所有方式。

我國專利法及其專利法實施細則中沒有類似于美國專利法第112條第6款那樣的規(guī)定。通常，判斷相同侵權是否成立，就是判斷被控侵權技術是否落入了權利要求的文字內容所確定的保護范圍。然而，對功能性限定特征來說，卻不能僅僅因為被控侵權技術實現(xiàn)了該功能，就認為構成了相同侵權，而是需要具體分析被控侵權技術采用何種方式實現(xiàn)該功能。只有當被控侵權技術實現(xiàn)該功能的方式與專利說明書中記載的實施該功能的方式相同或者等同時，才能夠得出被控侵權技術重現(xiàn)了該功能性限定特征的結論。

筆者對采用功能性限定特征的權利要求持如下立場：1.權利要求中采用的功能性限定特征不應當按照其字面含義解釋為覆蓋了能夠實現(xiàn)該功能的所有方式，而是應當受專利說明書中記載的實現(xiàn)該功能的具體方式的限制。2.認定相同侵權成立的條件是：被控侵權技術實現(xiàn)了相同的功能，而且實現(xiàn)該功能的方式與專利說明書中記載的實現(xiàn)該功能的具體方式之一相同。3.在相同侵權不成立的情況下，應當進行等同侵權是否成立的判斷。認定等同侵權成立的條件是：被控侵權技術實現(xiàn)了相同的功能，而且實現(xiàn)該功能的方式與說明書中記載的實現(xiàn)該功能的具體方式等同。專利說明書中記載實現(xiàn)該功能的具體方式越多，等同的范圍就越大；但是等同的范圍不宜擴大到涵蓋能夠實現(xiàn)該功能的所有方式的程度。4.被控侵權技術實現(xiàn)了與權利要求所記載功能相同的功能，包含被控侵權技術不但實現(xiàn)了權利要求所記載的功能，而且能夠實現(xiàn)其他更多的功能。但是，如果被控侵權技術沒有實現(xiàn)權利要求中記載的某一功能性限定特征表述的功能，則應當認為既不構成相同侵權，也不構成等同侵權。5.當說明書中對權利要求中所述的功能性限定特征也僅僅作了功能性的描述，沒有公開任何實現(xiàn)該功能的具體實現(xiàn)方式時，可以認定該權利要求沒有清楚地表述請求保護的范圍，因而不符合專利法實施細則第二十條第一款的規(guī)定；如果致使所屬技術領域中的技術人員無法實施該發(fā)明，可以認定專利說明書不符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定。不符合上述兩條規(guī)定的，依照專利法實施細則第六十四條的規(guī)定，可以請求宣告該專利權無效。