原告上海昂豐礦機(jī)科技有限公司（以下稱為昂豐公司）

被告錢鳴

被告于2000年至2011年6月在原告處工作，從事技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品維護(hù)等工作，并按月在原告處領(lǐng)取工資。2005年3月29日，原、被告簽訂《專利使用協(xié)議》，該協(xié)議第一條約定，被告在原告任職期間，利用本身多年工作經(jīng)驗(yàn)與理論知識，結(jié)合原告產(chǎn)品需要而研發(fā)的專利，由原告申請經(jīng)審查批準(zhǔn)后，適用本協(xié)議。其他專利為被告的非職務(wù)專利。第二條約定，雙方同意液壓抓斗、無軌設(shè)備等上述產(chǎn)品研制中形成的專利，為原、被告雙方的共同專利，雙方都有獨(dú)立使用的權(quán)利。

原告于2008年開始生物質(zhì)發(fā)電領(lǐng)域物料運(yùn)輸技術(shù)的研發(fā)工作，被告作為研發(fā)人員參與了相關(guān)的研發(fā)工作。2008年11月21日，原告向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請名稱為一種固體泵送裝置的實(shí)用新型專利（以下簡稱“固體泵送專利”），并于2009年9月9日獲得授權(quán)，專利號為ZL200820155786.4,專利權(quán)人為原告，發(fā)明人為被告和朱宏敏、朱宏興。根據(jù)該專利《說明書》的記載，固體泵送專利涉及松散固體物料的壓縮、運(yùn)輸、搬送類，具體涉及生物質(zhì)固體泵送裝置。嗣后，由于固體泵送專利的樣機(jī)在進(jìn)行測試過程中存在很多技術(shù)問題，導(dǎo)致固體泵送專利無法進(jìn)行工業(yè)化實(shí)施。原告遂要求被告對固體泵送專利作進(jìn)一步的改進(jìn)和完善，以實(shí)現(xiàn)工業(yè)化轉(zhuǎn)換。但被告提出若需對固體泵送裝置進(jìn)行改進(jìn)，則要重新對《專利使用協(xié)議》中的權(quán)利義務(wù)進(jìn)行約定。

2011年2月11日，被告向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請名稱為“秸稈壓縮泵送裝置”的發(fā)明專利（專利號為ZL201110036249.4）（以下簡稱涉案專利），并于2013年3月6日獲得授權(quán)，發(fā)明人及專利權(quán)人均為被告。涉案專利《說明書》記載，涉案專利涉及松散固體物料的壓縮、運(yùn)輸、搬送類，具體是涉及一種秸稈壓縮泵送裝置，主要應(yīng)用在生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)。《說明書》背景技術(shù)中列舉了固體泵送專利的技術(shù)方案，并載明“該設(shè)備由于秸稈本身的纏繞性強(qiáng)，不能連續(xù)運(yùn)行，加上定性裝置與管道輸送相互牽連，不易控制等弊病，自動(dòng)化程度不高，并沒有完成樣機(jī)的工業(yè)試驗(yàn)考核，專利技術(shù)不能在該領(lǐng)域中實(shí)際實(shí)施”。《說明書》發(fā)明內(nèi)容部分載明“本發(fā)明的目的是根據(jù)上述現(xiàn)有技術(shù)的不足之處，提供一種秸稈壓縮泵送裝置，通過設(shè)置預(yù)壓活塞機(jī)構(gòu)及用于向所述預(yù)壓活塞機(jī)構(gòu)內(nèi)擠壓所述秸稈之進(jìn)料裝置，并于預(yù)壓活塞機(jī)構(gòu)之出口端通過進(jìn)料管連接有定型裝置，減少了上料系統(tǒng)的環(huán)節(jié)，生產(chǎn)環(huán)境污染最小，可靠性高和能耗低等顯著優(yōu)點(diǎn)”。

庭審中，原、被告均確認(rèn)涉案專利與固體泵送專利涉及相同的技術(shù)領(lǐng)域，要解決的技術(shù)問題相同。被告另確認(rèn)涉案專利主要是一種理論上的技術(shù)方案，并稱其在向國家知識產(chǎn)權(quán)局提交專利申請前，沒有將涉案專利完成并申請專利的情況向原告告知。

原告昂豐公司訴稱，被告于2000年至2011年6月一直在原告處工作，從事技術(shù)研發(fā)相關(guān)工作。從2008年開始，原告著手開發(fā)生物質(zhì)（秸稈壓縮輸送給料）泵送裝置相關(guān)產(chǎn)品，并委派被告輔助參與研發(fā)工作。經(jīng)過大量的人力物力投入，原告研發(fā)出一種固體泵送裝置的實(shí)用新型專利，并與2008年11月向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請并獲得實(shí)用新型專利，被告是發(fā)明人之一。但根據(jù)該專利制作的樣機(jī)經(jīng)實(shí)驗(yàn)存在很多技術(shù)問題而無法進(jìn)行工業(yè)化實(shí)施。于是，原告公司集中力量用于改進(jìn)生物質(zhì)泵送裝置的工作原理，以實(shí)現(xiàn)該泵送裝置的工業(yè)化轉(zhuǎn)換。然而，被告卻以個(gè)人名義于2011年2月向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請涉案專利，并獲得發(fā)明專利授權(quán)。被告的行為嚴(yán)重侵害了原告的合法權(quán)益，故請求法院判令涉案專利權(quán)歸原告所有。

被告錢鳴辯稱，1.原告與被告之間并沒有簽訂勞動(dòng)合同，雙方是以《專利使用協(xié)議》的方式對被告研發(fā)的專利權(quán)屬進(jìn)行約定，根據(jù)約定，涉案專利為非職務(wù)發(fā)明專利；2.涉案專利是被告自行研發(fā)，既沒有利用原告的物質(zhì)技術(shù)條件，也不是被告的本職工作，也未接受原告委派的任務(wù)。因此，涉案專利應(yīng)屬于非職務(wù)發(fā)明，請求法院駁回原告的訴訟請求。

【審判】

上海市第二中級人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，本案中，被告自2000年起至2011年6月一直在原告處工作，領(lǐng)取原告的工資，雖然原告與被告沒有簽訂勞動(dòng)合同，但原告仍屬于《專利法》意義上被告的“本單位”。自2008年起，原告即確立了生物質(zhì)發(fā)電領(lǐng)域物料運(yùn)輸技術(shù)的研發(fā)任務(wù)。被告參與了相關(guān)研發(fā)工作，并作為發(fā)明人研發(fā)出固體泵送專利。但由于固體泵送專利無法實(shí)現(xiàn)工業(yè)轉(zhuǎn)化應(yīng)用，生物質(zhì)發(fā)電領(lǐng)域物料運(yùn)輸技術(shù)的研發(fā)任務(wù)并沒有完成，而是需要繼續(xù)進(jìn)行改進(jìn)和完善。而且原告亦向被告明確提出了需進(jìn)一步改進(jìn)的任務(wù)要求。涉案專利與固體泵送專利涉及的技術(shù)領(lǐng)域和解決的技術(shù)問題均相同，根據(jù)涉案專利《說明書》的記載，涉案專利是根據(jù)包括固體泵送專利在內(nèi)的現(xiàn)有技術(shù)存在的不足而提出的技術(shù)改進(jìn)。故涉案專利客觀上仍屬于原告確立的生物質(zhì)發(fā)電領(lǐng)域物料運(yùn)輸技術(shù)的研發(fā)任務(wù)，是被告為執(zhí)行本單位的任務(wù)所完成的職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造。在職務(wù)發(fā)明中，可以對專利申請權(quán)和專利權(quán)的歸屬進(jìn)行約定的情形并不包括執(zhí)行本單位的任務(wù)所完成的發(fā)明創(chuàng)造。本案中，涉案專利是被告為執(zhí)行原告的工作任務(wù)所完成的發(fā)明創(chuàng)造。原告與被告簽訂的《專利使用協(xié)議》對涉案專利并不適用。因此，法院判決駁回原告的訴請。

一審判決后，被告不服上訴于上海市高級人民法院。

【評析】

我國《專利法》第六條第一款規(guī)定：“執(zhí)行本單位的任務(wù)或者主要利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造為職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造。職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造申請專利的權(quán)利屬于該單位；申請被批準(zhǔn)后，該單位為專利權(quán)人?！痹摋l第三款規(guī)定：“利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造，單位與發(fā)明人或者設(shè)計(jì)人定有合同，對申請專利的權(quán)利和專利權(quán)的歸屬作出約定的，從其約定。”但上述第一款與第三款規(guī)定之間是何種關(guān)系，職務(wù)發(fā)明專利權(quán)的歸屬能否基于當(dāng)事人的意思進(jìn)行約定，司法實(shí)踐中仍存在著不同的理解和觀點(diǎn)。本案爭議的焦點(diǎn)之一就在于為完成本單位任務(wù)所完成發(fā)明創(chuàng)造的性質(zhì)及權(quán)屬能否根據(jù)合同進(jìn)行約定?；诼殑?wù)發(fā)明制度設(shè)計(jì)的立法宗旨以及單位與發(fā)明人的利益平衡，法院認(rèn)為執(zhí)行單位任務(wù)所完成職務(wù)發(fā)明的權(quán)利歸屬不適用約定，希望本案的裁判能夠?qū)Α秾＠ā返诹鶙l的理解與適用有所裨益。

一、涉案專利是執(zhí)行本單位任務(wù)所完成的職務(wù)發(fā)明

根據(jù)我國《專利法實(shí)施細(xì)則》第十二條第一款的規(guī)定，執(zhí)行本單位任務(wù)所完成的職務(wù)發(fā)明是指在本職工作中所作出的發(fā)明創(chuàng)造、履行本單位交付的本職工作之外的任務(wù)所作出的發(fā)明創(chuàng)造以及退休、調(diào)離原單位后或者勞動(dòng)、人事關(guān)系終止后1年內(nèi)作出的，與其在原單位承擔(dān)的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造。因此，執(zhí)行本單位任務(wù)所完成的職務(wù)發(fā)明的認(rèn)定需要滿足兩個(gè)條件：一是主張職務(wù)發(fā)明的主體必須是《專利法》意義上的“本單位”；二是相關(guān)發(fā)明是在為了執(zhí)行本單位的任務(wù)而完成的。本案中，涉案專利符合上述條件，是執(zhí)行原告任務(wù)所完成的職務(wù)發(fā)明。

首先，原告昂豐公司屬于《專利法》意義上的被告錢鳴的“本單位”?！皢挝弧辈⒎菄?yán)格意義上的法律概念，而是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下常用的措辭。在《專利法》第二次和第三次修改過程中，很多專家建議將“單位”改為“法人、非法人組織”，但考慮到“單位”簡單明了，便于行為，立法機(jī)構(gòu)始終未作調(diào)整。[1]事實(shí)上，采取何種概念或表述更多的是立法技術(shù)的問題，而并不會(huì)影響實(shí)踐中的理解和認(rèn)定。根據(jù)《專利法實(shí)施細(xì)則》第十二條第二款的規(guī)定，專利法第六條所稱本單位包括臨時(shí)工作單位。因此，專利法中的本單位并不要求發(fā)明人與單位之間必須存在勞動(dòng)關(guān)系，只要發(fā)明人事實(shí)上受到單位的支配和管理，在所在單位工作，存在事實(shí)或臨時(shí)工作關(guān)系，即使是臨時(shí)借調(diào)、兼職，相關(guān)用人主體也符合《專利法》意義上的本單位。本案中，被告自2000年起至2011年6月一直在原告處工作，領(lǐng)取原告的工資，接受原告的工作安排和工作任務(wù)，即使沒有簽訂勞動(dòng)合同，但存在事實(shí)上的工作關(guān)系，原告屬于《專利法》意義上被告的“本單位”。

其次，涉案專利是執(zhí)行被告的任務(wù)所完成的發(fā)明創(chuàng)造。雖然《專利法實(shí)施細(xì)則》對執(zhí)行本單位的任務(wù)所作出的發(fā)明創(chuàng)造進(jìn)行了進(jìn)一步明確，但如何認(rèn)定“本單位的任務(wù)”仍成為困擾司法實(shí)踐的難題。有觀點(diǎn)認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)將“本單位的任務(wù)”，界定為勞動(dòng)合同約定或者用人單位明確規(guī)定雇員的工作職責(zé)是進(jìn)行發(fā)明創(chuàng)造，嚴(yán)格區(qū)別執(zhí)行本單位的任務(wù)所完成的發(fā)明創(chuàng)造和在執(zhí)行本單位的任務(wù)過程中所完成的發(fā)明創(chuàng)造，后者也包括了在本職工作為非創(chuàng)造性勞動(dòng)的情況下，在完成本職工作過程中，雇員自主完成的發(fā)明創(chuàng)造。[2]我們認(rèn)為，執(zhí)行本單位任務(wù)，并非要求發(fā)明人的工作職責(zé)或者單位交付的任務(wù)必須是技術(shù)研發(fā)。只要發(fā)明創(chuàng)作與本職工作或者單位交付的任務(wù)有關(guān)，就應(yīng)認(rèn)定為職務(wù)發(fā)明。例如，汽車修理工在修理汽車過程中，發(fā)明了一種新的汽車修理工具，雖然其本職工作并非發(fā)明創(chuàng)造，但該發(fā)明是在長期修理汽車過程中形成的，與修理工的本職工作相關(guān)，故仍應(yīng)認(rèn)定為職務(wù)發(fā)明。本案中，被告錢鳴的本職工作就是從事技術(shù)研發(fā)，也多次為原告研發(fā)并申請獲得專利。在涉案專利之前，被告作為發(fā)明人之一，亦參與了與涉案專利相關(guān)的固體泵送專利的研發(fā)，涉案專利正是基于固體泵送專利的不足而進(jìn)行的改進(jìn)和完善。因此，應(yīng)認(rèn)定涉案專利為被告在本職工作中作出的發(fā)明創(chuàng)造。這不以被告是否接受原告的工作任務(wù)而改變。相反，被告私下進(jìn)行研發(fā)并申請專利的行為恰恰違反了作為被告職工的忠誠和勤勉義務(wù)。

二、職務(wù)發(fā)明專利權(quán)屬能否適用約定的爭論

在確定涉案專利為職務(wù)發(fā)明之后，涉案專利的權(quán)屬尚無法馬上確定歸原告單位所有。因?yàn)楫?dāng)事人之間就專利的權(quán)屬簽訂過《專利使用協(xié)議》，如果職務(wù)發(fā)明的權(quán)屬能夠適用合同的約定，涉案專利的權(quán)屬即應(yīng)根據(jù)約定優(yōu)先的原則進(jìn)行確定。而職務(wù)發(fā)明專利權(quán)屬能否適用約定、《專利法》第六條的相關(guān)規(guī)定應(yīng)該如何理解，實(shí)踐中存在著不同的觀點(diǎn)和爭議。

一種觀點(diǎn)認(rèn)為，發(fā)明創(chuàng)造如果已經(jīng)定性為職務(wù)發(fā)明，就不能容許隨意改變，職務(wù)發(fā)明的權(quán)利歸屬不能適用合同約定。否則，如果允許將“主要是利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造”的歸屬交由單位和科技人員協(xié)商確定，那么只要《專利法》第六條第三款就夠了，何必要在該條第一款中規(guī)定這種發(fā)明創(chuàng)造為職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造？因此，第三款的規(guī)定主要適用于“不是主要利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造?！盵3]

一種觀點(diǎn)則認(rèn)為，《專利法》第六條第三款規(guī)定的是“利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造”，應(yīng)當(dāng)包括主要利用和不是主要利用兩種情況。因此，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)許對“主要是利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造”的歸屬進(jìn)行約定。即可以將主要利用單位物質(zhì)技術(shù)條件的職務(wù)發(fā)明的專利權(quán)約定為歸發(fā)明人所有，也可以將非職務(wù)發(fā)明的專利權(quán)約定為單位所有。[4]

還有觀點(diǎn)認(rèn)為，知識產(chǎn)權(quán)屬于私權(quán)的范疇已經(jīng)為國內(nèi)外專家學(xué)者普遍認(rèn)同。既然知識產(chǎn)權(quán)屬于私權(quán)，則應(yīng)當(dāng)遵循法對私權(quán)利保護(hù)的一般原則，體現(xiàn)對知識產(chǎn)權(quán)的公平、公正等私法保護(hù)原則，在確立專利權(quán)歸屬時(shí)應(yīng)當(dāng)建立當(dāng)事人意思自治優(yōu)先的原則，允許發(fā)明人與單位對職務(wù)發(fā)明的權(quán)屬進(jìn)行約定，包括執(zhí)行本單位的任務(wù)所完成的職務(wù)發(fā)明。[5]

我們認(rèn)為，專利權(quán)雖然是私權(quán)，但并非一種純粹的私權(quán)，而是承載諸多公共利益與公共政策的私權(quán)?！爸R產(chǎn)權(quán)屬于私權(quán)，但并不是自發(fā)產(chǎn)生的，而是被依法授予的。這就導(dǎo)致其立法內(nèi)容自始離不開機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理及實(shí)施，受到了相當(dāng)程度的社會(huì)利益限制。這一點(diǎn)不同于古典物權(quán)法理論中財(cái)產(chǎn)所有權(quán)的排他性、絕對性和永續(xù)性。尤其在競爭全球化的情勢下，知識產(chǎn)權(quán)在依法合理保護(hù)創(chuàng)造者私權(quán)的情勢下，應(yīng)當(dāng)尋求私權(quán)與社會(huì)公益的某種平衡?！盵6]因此，職務(wù)發(fā)明專利權(quán)屬能否適用約定的探討應(yīng)當(dāng)考慮職務(wù)發(fā)明制度乃至整個(gè)專利法的立法宗旨和理念，力求實(shí)現(xiàn)發(fā)明人利益、單位利益以及經(jīng)濟(jì)社會(huì)整體福利的平衡和共贏。

三、職務(wù)發(fā)明權(quán)屬制度設(shè)計(jì)的正義理念與利益平衡

關(guān)于職務(wù)發(fā)明專利的歸屬，不同國家基于不同的理念或者宗旨，存在著不同的制度設(shè)計(jì)。一種以法國、德國為代表，規(guī)定雇員完成的職務(wù)發(fā)明直接歸雇主。一種以日本、德國為代表，規(guī)定職務(wù)發(fā)明專利權(quán)首先歸雇員，雇主可以通過勞動(dòng)合同或者公司管理制度取得該權(quán)利；[7]兩種模式事實(shí)上代表了兩種不同的倫理觀。功利主義倫理觀認(rèn)為，授予單位對智力成果的排他性專利，能夠激勵(lì)單位更多的進(jìn)行投入，從而產(chǎn)生更多的發(fā)明，進(jìn)而增進(jìn)社會(huì)的整體福利。道義論則認(rèn)為，人的智力勞動(dòng)投入是一切發(fā)明創(chuàng)造產(chǎn)生的根本前提，任何單位的科技成果產(chǎn)出都要依靠發(fā)明人艱苦的創(chuàng)造性智力活動(dòng)才能取得。故職務(wù)發(fā)明應(yīng)歸發(fā)明人所有。對此，我國《專利法》第六條的規(guī)定應(yīng)當(dāng)如何理解，是否允許對職務(wù)發(fā)明專利權(quán)的權(quán)屬進(jìn)行約定，我們認(rèn)為，職務(wù)發(fā)明專利權(quán)屬制度不僅涉及發(fā)明人與所在單位之間的利益平衡，還涉及職務(wù)發(fā)明專利授權(quán)與社會(huì)公眾整體利益的平衡，實(shí)質(zhì)上是在發(fā)明人、單位及社會(huì)公眾之間進(jìn)行的資源分配，旨在讓發(fā)明人、單位及社會(huì)公眾各得其所應(yīng)得，進(jìn)而最大限度地實(shí)現(xiàn)資源分配的正義。就發(fā)明人及單位而言，職務(wù)發(fā)明制度應(yīng)當(dāng)讓他們各自的投入都有所回報(bào)；就社會(huì)公眾而言，職務(wù)發(fā)明制度應(yīng)當(dāng)讓他們不斷獲得更多更好的專利技術(shù)，不斷增加專利法通過“以公開換壟斷”所帶來的科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展福祉。這就要求上述資源分配的正義應(yīng)當(dāng)是一種有效率的公正，是功利主義與道義論的折中與平衡。既要確保職務(wù)發(fā)明權(quán)屬制度是正當(dāng)?shù)模匣旧频囊?，又要為后續(xù)的發(fā)明創(chuàng)造提供足夠的激勵(lì)。當(dāng)然，在不同的職務(wù)發(fā)明情形下，效率與公正并非完全等量齊觀，而應(yīng)是有所側(cè)重。

為此，就職務(wù)發(fā)明能否適用約定而言，我們支持上文提出的第二種觀點(diǎn)，即利用本單位物質(zhì)技術(shù)條件完成的發(fā)明創(chuàng)造，可以進(jìn)行權(quán)屬約定，可以將本屬職務(wù)發(fā)明的專利權(quán)約定歸發(fā)明人所有，也可以將本屬非職務(wù)發(fā)明的專利權(quán)約定歸單位所有。但是執(zhí)行本單位任務(wù)完成的發(fā)明創(chuàng)造，發(fā)明權(quán)應(yīng)當(dāng)歸單位所有，不適用約定。

前者之所以可以適用約定，制度設(shè)計(jì)的理念在于效率與公正平衡下的公正優(yōu)先。

后者之所以不適用約定，制度設(shè)計(jì)的理念在于效率與公正平衡下的效率優(yōu)先。