西安奧克自動化儀表有限公司訴上海輝博自動化儀表有限公司請求確認不侵犯專利權及上海輝博自動化儀表有限公司反訴西安奧克自動化儀表有限公司專利侵權糾紛案

[提要]

本案是一起請求確認不侵犯專利權糾紛案的新類型案件。法院通過審理確認：對確認不侵犯專利權之本訴，可以在一定條件下提起侵犯專利權的反訴；只有明知或者應知自己制造、銷售的產(chǎn)品專門用于使用他人的專利方法，仍然制造、銷售該產(chǎn)品的，才構成間接侵犯他人專利權。

[案情簡介]

被告上海輝博自動化儀表有限公司（以下簡稱輝博公司）系名稱為“利用γ射線測量物位的方法”發(fā)明專利權人。該專利的權利要求1為：一種利用γ射線測量物位的方法，其特征在于采用以下步驟：（1）在容器外部設定位置測量出容器內(nèi)待測物料和環(huán)境的γ射線水平；（2）標定測量到的γ射線水平與容器內(nèi)物位的對應關系；（3）在容器外部設定位置測量實際的γ射線水平，根據(jù)上述標定的γ射線水平與容器內(nèi)物位的對應關系，得到容器內(nèi)物料的實際物位。

輝博公司發(fā)現(xiàn)，西安奧克自動化儀表有限公司（以下簡稱奧克公司）與天潔公司簽訂合同，約定向天潔公司提供型號為MRD-AZY的無放射源核料位計104套，單價為5,000元/套，且天潔公司生產(chǎn)的電除塵器中安裝有奧克公司生產(chǎn)的上述核料位計，該核料位計使用了輝博公司的上述專利。故輝博公司向天潔公司發(fā)出侵權警告函。奧克公司遂以輝博公司在其客戶中宣稱奧克公司的產(chǎn)品侵犯專利權，但該產(chǎn)品不構成侵權為由，提起訴訟，請求確認其不侵犯輝博公司的專利權。輝博公司則認為，奧克公司的產(chǎn)品已侵犯其方法發(fā)明專利權，故提起反訴，請求：確認奧克公司侵犯輝博公司上述發(fā)明專利權；判令奧克公司停止侵權、賠償經(jīng)濟損失及合理費用共計人民幣55萬元。

訴訟中，上海市科技咨詢服務中心（以下簡稱科服中心）受法院委托，就本案涉及的技術問題進行鑒定。主要鑒定結論為：1.奧克公司生產(chǎn)、銷售的MRD-AZY無放射源核料位計所使用的測量物位的方法相應的技術特征：“應用核輻射空間分布場論建立現(xiàn)場γ場照射量率數(shù)學模型，設定已知參量通過計算，建立起容器內(nèi)物料高度與γ照射量率的對應關系”，與輝博公司名稱為“利用γ射線測量物位的方法”發(fā)明專利的權利要求書記載的必要技術特征：“標定測量到的γ射線水平與容器內(nèi)物位的對應關系”不同。2.奧克公司生產(chǎn)、銷售的MRD-AZY無放射源核料位計所使用的測量物位的方法與輝博公司名稱為“利用γ射線測量物位的方法”發(fā)明專利是基于相同的利用γ射線測量物位的原理，采用了不同的技術方案實現(xiàn)對粉煤灰的非接觸式測量。

[裁判]

一審法院經(jīng)審理認為，由于奧克公司生產(chǎn)的核料位計實現(xiàn)對物料的非接觸式測量的技術方案與輝博公司的方法專利不同，故奧克公司制造、銷售的MRD-AZY無放射源核料位計所使用的測量物位的方法并未落入輝博公司發(fā)明專利權的保護范圍，不構成對輝博公司上述專利權的侵犯。據(jù)此，依照《中華人民共和國專利法》第五十六條第一款的規(guī)定，判決：一、奧克公司生產(chǎn)的MRD-AZY無放射源核料位計所使用的測量物位的方法不構成對輝博公司名稱為“利用γ射線測量物位的方法”發(fā)明專利權的侵犯；二、駁回輝博公司的反訴請求。輝博公司不服一審判決，提起上訴，請求撤銷一審關于本訴及反訴的判決，支持其一審反訴請求。

二審法院經(jīng)審理認為，根據(jù)《專利法》第五十六條第一款的規(guī)定，發(fā)明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內(nèi)容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求。因此，本案輝博公司方法專利權利要求1的保護范圍為該權利要求1所包含的三個技術特征所限定的技術方案，該方法專利的說明書及附圖可以用于解釋這三個技術特征所限定的技術方案。判斷奧克公司產(chǎn)品使用的方法是否侵犯輝博公司的專利權，應當將奧克公司產(chǎn)品使用方法的技術特征與輝博公司專利權利要求的技術特征進行比較，如果奧克公司產(chǎn)品使用的方法包含與輝博公司專利權利要求的全部技術特征相同的技術特征，或者奧克公司產(chǎn)品使用方法的某個或某些技術特征雖與輝博公司專利權利要求的對應技術特征不同但構成等同，則奧克公司產(chǎn)品使用的方法落入輝博公司專利權的保護范圍，構成對輝博公司專利權的侵犯。否則，奧克公司產(chǎn)品使用的方法不構成對輝博公司專利權的侵犯。

本案中，鑒定結論確認，輝博公司“利用γ射線測量物位的方法”發(fā)明專利權利要求1的部分技術特征與奧克公司產(chǎn)品使用方法的對應技術特征并不相同，且被控侵權方法與專利方法是基于相同的原理而采用了不同的技術方案。因此，被控侵權方法與專利方法對應的不同技術特征也不屬于等同技術特征，奧克公司產(chǎn)品使用的方法沒有落入輝博公司專利權利要求1的保護范圍，不構成對輝博公司“利用γ射線測量物位的方法”發(fā)明專利權的侵犯，故判決：駁回上訴，維持原判。

[評析]

本案主要涉及以下幾個值得探討的法律問題：

一、對確認不侵犯專利權之本訴能否提起侵犯專利權的反訴

（一）請求確認不侵犯專利權之訴的由來與性質

在訴訟法理論上，根據(jù)訴訟請求內(nèi)容的不同，訴可以分為三類：確認之訴、給付之訴和變更之訴。確認之訴按其目的可分為肯定的確認之訴和否定的確認之訴?？隙ǖ拇_認之訴，是當事人要求法院確認某種民事法律關系有效存在。否定的確認之訴，是指當事人請求法院確認某種法律關系不存在。[2]傳統(tǒng)知識產(chǎn)權糾紛案件中的確認之訴一般表現(xiàn)為肯定的確認之訴，如訴請確認被告構成侵權。近年來，知識產(chǎn)權訴訟中出現(xiàn)了一類新類型案件，即確認不侵權之訴。這類案件最初產(chǎn)生于專利糾紛中。2002年7月，最高法院民三庭在（2001）民三他字第4號“關于蘇州龍寶生物工程實業(yè)公司與蘇州朗力福保健品有限公司請求確認不侵犯專利權糾紛案的批復”中指出，“本案中，原告向人民法院提起訴訟的目的，只是針對被告發(fā)函指控其侵權的行為而請求法院確認自己不侵權，并不主張被告的行為侵權并追究其侵權責任。以‘請求確認不侵犯專利權糾紛’作為案由，更能直接地反映當事人爭議的本質，體現(xiàn)當事人的請求與法院裁判事項的核心內(nèi)容?！盵3]最高法院的這一批復標志著確認不侵犯知識產(chǎn)權之訴在司法實踐中被認可。此后，確認不侵權之訴在知識產(chǎn)權審判領域逐漸從專利糾紛發(fā)展到其他知識產(chǎn)權糾紛。由最高法院頒布并于2008年4月1日起施行的《民事案件案由規(guī)定》對知識產(chǎn)權訴訟中的確認不侵權訴訟作了比較全面的規(guī)定，該“案由規(guī)定”的第152號三級案由名稱為“確認不侵權訴訟”，該三級案由包括以下三項四級案由：（1）確認不侵犯專利糾紛；（2）確認不侵犯注冊商標專用權糾紛；（3）確認不侵犯著作權糾紛。[4]《民事案件案由規(guī)定》的上述內(nèi)容標志著確認不侵犯知識產(chǎn)權之訴在司法實踐中的完全確立。當前，在知識產(chǎn)權司法實踐中，確認不侵權訴訟的類型又有新的發(fā)展，已不限于《民事案件案由規(guī)定》中的上述三種類型。如，上海華明電力設備制造有限公司訴貴州長征電氣股份有限公司確認不侵權一案中，原告的訴請實際上是請求確認原告不侵犯被告的商業(yè)秘密。一審法院裁定駁回原告的起訴，主要理由是：該類訴訟沒有被列入《民事案件案由規(guī)定》，不屬于人民法院受理民事訴訟的范圍。[5]上海華明電力設備制造有限公司不服裁定，提起上訴。上海市高級人民法院于2009年6月10日裁定，撤銷原裁定，指令一審法院受理此案，理由之一即是，判斷原告起訴是否符合起訴條件的法律依據(jù)是我國《民事訴訟法》第一百零八條，而不是《民事案件案由規(guī)定》；民事糾紛的案由雖然沒有被列入《民事案件案由規(guī)定》，但如果該訴訟符合《民事訴訟法》第一百零八條的規(guī)定的，人民法院仍應當依法受理。[6]二審法院這一生效民事裁定標志著請求確認不侵犯商業(yè)秘密糾紛案件成為確認不侵權糾紛案件中的新類別。

關于請求確認不侵權之訴的性質，可以從不同角度進行理解。從其訴訟請求的目的來看，因其訴請的目的是要求法院確認某種法律關系不存在，因此其屬于否定的確認之訴。從其是權屬糾紛、侵權糾紛，還是合同糾紛的角度看，因該訴訟系雙方當事人對某行為是否構成侵權產(chǎn)生糾紛而提起的訴訟，因此其屬于侵權之訴。故請求確認不侵權之訴案件的地域管轄應當適用關于知識產(chǎn)權侵權訴訟的管轄的規(guī)定。

（二）在確認不侵犯專利權之訴成立的情況下，能否提起侵犯專利權的反訴

所謂反訴，是指在已經(jīng)開始的民事訴訟中，被告針對原告向受訴法院提起的與本訴有牽連關系，旨在并吞、抵消原告訴訟請求的獨立的訴。[7]本案中，奧克公司向法院提起了請求確認其制造、銷售系爭產(chǎn)品的行為不構成對輝博公司方法專利的侵權的本訴。針對該本訴，輝博公司是否可以向法院提起確認奧克公司制造、銷售系爭產(chǎn)品已構成對其方法專利的侵權的反訴？對此問題有以下兩種觀點。

第一種觀點認為，應當允許提起確認侵權的反訴，理由是：1.請求確認侵權的反請求構成一個獨立的訴，即使本訴原告撤回了請求確認不侵犯專利權的本訴，法院仍應對本訴被告提起的這一反請求進行審判；2.只要本訴被告提出的反請求符合反訴成立的一般要件，即反訴當事人與本訴當事人相同，反訴不屬于其他法院專屬管轄，反訴應當在法庭辯論結束前提出，反訴必須與本訴有牽連關系，就應當允許被告提起確認侵權的反訴。

第二種觀點認為，應當根據(jù)本訴被告針對本訴原告提出的反請求的具體內(nèi)容的不同，作出不同處理。理由是：1.“反訴的訴訟標的不允許與本訴的訴訟標的相同。合法的反訴因而意味著不只是對訴的否定?！盵8]“例如：K訴B要求確認其財產(chǎn)所有權。B反訴要求確認為自己的，即B對同一物要求確認財產(chǎn)所有權（合法，因為訴之駁回只否定了K的財產(chǎn)所有權，但并沒有肯定B的所有權：如果相反肯定了K的所有權，則因而否定了B的財產(chǎn)權，因為訴訟結果的不確定性，所以反訴還是合法的）；但反訴要求確認K不是財產(chǎn)所有人（不合法，因為否定的確認通過駁回訴的方式就可以達到）。2.本案中，如果本訴被告提起的反請求僅僅是確認對方當事人構成專利侵權，則該反請求只是對本訴原告請求的消極否定，無論法院對本訴原告的請求是否支持，該判決結果同時也處理了本訴被告的反請求，因此，本訴被告這一反請求并不構成一個獨立的訴，而屬于重復起訴， 3.如果本訴被告提起的反請求不僅包含確認對方當事人構成專利侵權的內(nèi)容，還包含要求對方停止侵權、賠償損失等內(nèi)容，則該反請求構成一個獨立的訴。因為，如果本訴原告的訴請未獲支持，則本訴被告提起的反請求并非當然成立或不成立。此時，法院應當就本訴被告的反請求所主張的事實、證據(jù)、理由進行審理，以確定本訴被告關于停止侵權、賠償損失的請求是否成立。因此，由于本案本訴被告并非單單提起確認本訴原告構成專利侵權的反請求，同時還提出了要求判令本訴原告停止侵權、賠償損失及合理費用的請求，故本訴被告的反請求符合反訴成立的要件。

本案中，法院采納了上述第二種觀點，依法受理了本訴被告提起的反訴。

二、制造、銷售專門用于使用專利方法的產(chǎn)品是否構成專利侵權

本案中，輝博公司擁有方法專利，而奧克公司并未使用其專利方法，也未使用、許諾銷售、銷售、進口依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品。輝博公司指控奧克公司制造、銷售專門用于使用專利方法的產(chǎn)品侵犯其方法專利。那么制造、銷售專門用于使用專利方法的產(chǎn)品是否侵犯方法專利？關于這一問題，有以下兩種觀點：

第一種觀點認為，制造、銷售專門用于使用專利方法的產(chǎn)品不構成專利侵權。理由是：《專利法》第十一條第一款規(guī)定，“發(fā)明和實用新型專利權被授予后，除本法另有規(guī)定的以外，任何單位或者個人未經(jīng)專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產(chǎn)品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品?！币虼?，根據(jù)該款規(guī)定，除專利法另有規(guī)定的以外，只有為生產(chǎn)經(jīng)營目的，使用專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品的行為，才構成對方法專利的侵權，因此制造、銷售專門用于使用專利方法的產(chǎn)品不構成專利侵權。

第二種觀點認為，制造、銷售專門用于使用專利方法的產(chǎn)品有可能構成專利侵權。理由是：1.根據(jù)專利法的規(guī)定,發(fā)明和實用新型專利權人所能制止的侵權行為只是直接侵犯專利權的行為。[9]所謂直接侵犯專利權，是指除法律另有規(guī)定的以外，未經(jīng)專利權人許可，實施其專利的行為。所謂實施了他人的發(fā)明專利，是指被控侵權產(chǎn)品或方法的技術特征完全覆蓋了發(fā)明專利權利要求的技術特征。本案中，顯然奧克公司制造、銷售涉嫌專門用于使用專利方法的產(chǎn)品的行為不屬于直接侵犯專利權的行為。2.實踐中，有人為規(guī)避直接侵權，因此自己并不直接實施他人專利，而是誘導無權實施專利的人實施他人專利或者故意或過失制造、銷售專門用于制造專利產(chǎn)品或使用專利方法的部件、設備或原材料，這些行為實質上未經(jīng)專利權人同意就利用了專利技術方案，但又不構成直接侵權。因此，包括美國、日本、英國、德國在內(nèi)的許多國家的專利法，以及《歐共體專利公約》明確規(guī)定上述規(guī)避直接侵權的行為構成專利侵權，這種行為在理論上被稱為專利間接侵權。專利間接侵權制度的確立，使專利權的保護范圍從專利權利要求所限定的專利產(chǎn)品和專利方法擴大到了專門用于制造專利產(chǎn)品或使用專利方法的部件、設備或原材料，大大強化了對專利權的保護。[10]本案中，如果奧克公司明知或者應知其產(chǎn)品專門用于使用輝博公司專利方法，仍然制造、銷售該產(chǎn)品的，則構成間接侵犯專利權。

本案中，我們贊同第二種觀點。由于我國專利法沒有規(guī)定專利間接侵權行為，因此司法實踐中，人民法院通常是運用共同侵權理論來裁判專利間接侵權糾紛案件，認定直接侵權人與間接侵權人構成共同侵權。而裁判案件的法律依據(jù)則主要是：《民法通則》第一百三十條，即“二人以上共同侵權造成他人損害的，應當承擔連帶責任?！?；《最高人民法院關于貫徹執(zhí)行〈中華人民共和國民法通則〉若干問題的意見》第148條，即“教唆、幫助他人實施侵權行為的人，為共同侵權人，應當承擔連帶民事責任?！盵11]

三、專利說明書對確定專利權保護范圍的作用

《專利法》第五十九條第一款規(guī)定，“發(fā)明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內(nèi)容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求的內(nèi)容。”可見，在確定發(fā)明專利保護范圍時，可以根據(jù)說明書記載的內(nèi)容解釋權利要求的內(nèi)容，從而明確專利保護范圍。說明書可以用來解釋權利要求的內(nèi)容，這是由專利說明書的性質、內(nèi)容所決定的。《專利法》第二十六條第一款規(guī)定，申請發(fā)明或者實用新型專利，應當提交的申請文件包括說明書。該條第三款規(guī)定，“說明書應當對發(fā)明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術領域的技術人員能夠實現(xiàn)為準；必要的時候，應當有附圖。摘要應當簡要說明發(fā)明或者實用新型的技術要點?！痹摋l第四款規(guī)定，“權利要求書應當以說明書為依據(jù)，清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍?！笨梢姡瑢＠f明書是權利要求書的重要依據(jù)，它對解釋權利要求，確定專利權的保護范圍具有其他專利文獻不可替代的作用。

在什么情況下才需要運用說明書來解釋權利要求的內(nèi)容？通常，對權利要求中的用語的理解有爭議時，就需要使用說明書解釋權利要求中有爭議的用語的含義。比如，權利要求書沒有對權利要求中使用的某一術語的具體含義作出描述，而對該術語的理解又可能產(chǎn)生分歧時，就應當結合說明書對權利要求使用的術語進行解釋。根據(jù)說明書的具體描述，可以對權利要求中的術語的含義作出常規(guī)解釋、限制解釋或者擴大解釋，以最大限度地還原權利要求的保護范圍。

本案中，輝博公司訴稱，“如何計算或如何標定γ射線水平與容器內(nèi)物位的對應關系”并非其專利權利要求的必要技術特征，因此，不管用什么方法確定γ射線水平與容器內(nèi)物位的對應關系，均落入輝博公司專利權保護范圍。對此，二審法院認為，根據(jù)我國專利法的規(guī)定，專利說明書可以用于解釋權利要求。由于雙方當事人對專利權利要求所包含的技術特征的理解出現(xiàn)分歧，因此可以根據(jù)專利說明書對雙方當事人爭議的技術特征的描述進行解釋。輝博公司在其專利說明書中對權利要求1的第（2）個技術特征，即“標定測量到的γ射線水平與容器內(nèi)物位的對應關系”進行了解釋。對于該解釋，本領域的普通技術人員會作出這樣的理解，即該技術特征要求在不同的物位狀態(tài)下，分別測量物料和環(huán)境的放射性水平，并根據(jù)測量數(shù)據(jù)標定放射性水平與容器內(nèi)物位的對應關系。因此，通過測量不同物位狀態(tài)下物料和環(huán)境的放射性水平的方法來標定測量到的放射性水平與容器內(nèi)物位的對應關系，屬于輝博公司專利權利要求1的第（2）個技術特征包含的內(nèi)容。因此，二審法院認定，輝博公司主張的“如何計算或如何標定γ射線水平與容器內(nèi)物位的對應關系”并非其專利權利要求的必要技術特征的觀點不能成立。

四、發(fā)明專利的侵權判定方法

判斷被控侵權產(chǎn)品或者方法是否落入專利權保護范圍的基本原則是所謂的全面覆蓋原則，即被控侵權產(chǎn)品或者方法的技術特征是否覆蓋了發(fā)明或者實用新型專利權利要求記載的全部技術特征。組合物發(fā)明封閉式權利要求以及含有功能性特征權利要求的侵權判定規(guī)則有其特殊性。[12]全面覆蓋包括兩種情形。一種情形是被控侵權產(chǎn)品或者方法的全部技術特征與專利必要技術特征恰好一一對應，兩者完全相同或者雖不完全相同，但對應的不同技術特征構成等同特征；另一種情形是被控侵權產(chǎn)品或方法的全部技術特征除包含與專利全部必要技術特征相同的特征或等同特征外，還包含其他技術特征。不管屬于哪種情形，由于被控侵權產(chǎn)品或者方法的技術特征覆蓋了專利的全部技術特征，因此構成專利侵權。

侵犯發(fā)明專利、實用新型專利的侵權行為分為兩種類型。一為相同侵權，二為等同侵權。相同侵權又稱文字含義上的侵權（literal infringement）,是指在被控侵權的產(chǎn)品或者方法中能夠找出與權利要求中記載的每一個技術特征相同的對應特征。[13]等同侵權，是指雖然被控侵權產(chǎn)品或者方法中的某個或者某些技術特征與專利權利要求中的對應技術特征不同，但兩者構成等同特征。《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第十七條第二款規(guī)定，“等同特征是指與所記載的技術特征以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達到基本相同的效果，并且本領域的普通技術人員無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的特征?！?/p>

因此，發(fā)明專利的侵權判定方法是：（一）將被控侵權產(chǎn)品或者方法進行技術分解，確定其全部技術特征；（二）將被控侵權產(chǎn)品或者方法的全部技術特征與專利權利要求的技術特征進行比較；如果被控侵權產(chǎn)品或者方法包含與專利全部技術特征相同的技術特征，即構成相同侵權。（三）如果某個或某些專利技術特征在被控侵權產(chǎn)品或者方法中雖然沒有完全相同的對應技術特征，但其對應技術特征構成等同特征的，即構成等同侵權。通過技術特征的比較，如果既不構成相同侵權，也不構成等同侵權的，則不構成侵權。本案中，由于輝博公司方法專利權利要求1的部分技術特征與奧克公司產(chǎn)品使用方法的對應技術特征既不屬于相同技術特征，也不屬于等同技術特征，奧克公司產(chǎn)品使用的方法沒有落入輝博公司專利權利要求1的保護范圍，因此奧克公司不構成對輝博公司“利用γ射線測量物位的方法”發(fā)明專利權的侵犯。