提要

根據(jù)民事訴訟證據(jù)規(guī)則的規(guī)定，在新產(chǎn)品制造方法發(fā)明專利案件中，應(yīng)由制造同樣產(chǎn)品的單位或者個(gè)人對(duì)其制造方法不用于專利方法承擔(dān)舉證責(zé)任。但原告的專利產(chǎn)品是否是新產(chǎn)品則應(yīng)由原告承擔(dān)舉證責(zé)任，由于在司法實(shí)踐中，原告對(duì)于新產(chǎn)品的舉證確實(shí)較為困難，因此法院通常僅要求原告提出初步證據(jù)或作出說明，在原告未提交任何證據(jù)證明其專利產(chǎn)品是新產(chǎn)品的情況下，不支持直接將舉證責(zé)任轉(zhuǎn)移給被告。

案情

原告（被上訴人）：3M公司

被告（上訴人）：浙江道明反光材料有限公司

案由：侵犯發(fā)明專利權(quán)糾紛

一審案號(hào)：（2008）滬二中民五（知）初字第262號(hào)

二審案號(hào)：（2011）滬高民三（知）終字第73號(hào)

原告3M公司是發(fā)明專利“逆反射制品及其制造方法”（專利號(hào)為ZL95193042.7）的專利權(quán)人，該專利共有四項(xiàng)獨(dú)立權(quán)利要求，其中獨(dú)立權(quán)利要求1和19涉及外露為球體逆反射制品，獨(dú)立權(quán)利要求10涉及逆反射制品的制造方法，獨(dú)立權(quán)利要求17涉及包含有逆反射制品的穿著制品。被告浙江道明反光材料有限公司（以下簡稱道明公司）大量生產(chǎn)型號(hào)為DM1991、DM1992的熒光阻燃警示帶以及使用該熒光阻燃警示帶的反光衣（DO1T13/15/19），并通過全國各地的辦事處以及中英文網(wǎng)站銷售、許諾銷售上述產(chǎn)品。

原告3M公司訴稱：經(jīng)比對(duì)，被告產(chǎn)品的技術(shù)特征全部落入原告發(fā)明專利的保護(hù)范圍，侵犯了原告享有的發(fā)明專利權(quán)，給原告造成了重大的經(jīng)濟(jì)損失，故訴至法院請(qǐng)求判令：1.被告立即停止專利侵權(quán)行為，包括停止生產(chǎn)、銷售、許諾銷售侵權(quán)產(chǎn)品，銷毀侵權(quán)產(chǎn)品及專用模具；2.被告賠償原告包括合理費(fèi)用在內(nèi)的經(jīng)濟(jì)損失人民幣50萬元；3.被告在《法制日?qǐng)?bào)》、《文匯報(bào)》上向原告公開道歉、消除影響。

被告道明公司辯稱：1.被控侵權(quán)的“反光帶”產(chǎn)品并非購自被告，并非直接來源于被告，本案的被控侵權(quán)行為與被告無關(guān)；2.原告援引為證據(jù)的《司法鑒定意見書》是單方委托的鑒定，其中鑒材的來源不明，不是原告公證購買的產(chǎn)品，故被告對(duì)其真實(shí)性難以認(rèn)可，認(rèn)為據(jù)此作出的鑒定結(jié)論不合法，缺乏真實(shí)性和關(guān)聯(lián)性；3.前述《司法鑒定意見書》所附的《檢測報(bào)告》不能證明所述樣品具有與原告專利一一對(duì)應(yīng)的技術(shù)特征，且能實(shí)現(xiàn)專利的技術(shù)效果。綜上，被告認(rèn)為自己不存在侵犯原告發(fā)明專利權(quán)的行為，原告的訴請(qǐng)缺乏事實(shí)與法律依據(jù)，請(qǐng)求法院駁回原告的訴訟請(qǐng)求。

審判

上海市第二中級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為: 根據(jù)3M公司提交的公證書，購買證據(jù)物品取得的送貨單、名片、網(wǎng)站公證和宣傳冊(cè)等證據(jù)，及當(dāng)事人當(dāng)庭陳述進(jìn)行綜合判斷后，認(rèn)定道明材料公司實(shí)施了生產(chǎn)、銷售、許諾銷售被控侵權(quán)產(chǎn)品的行為，且被控侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征落入了3M公司發(fā)明專利獨(dú)立權(quán)利要求1、17和19的保護(hù)范圍。但被控侵權(quán)產(chǎn)品未使用3M公司發(fā)明專利獨(dú)立權(quán)利要求10要求保護(hù)的制造方法專利，故認(rèn)定道明材料公司未經(jīng)3M公司許可生產(chǎn)、銷售、許諾銷售其專利產(chǎn)品，構(gòu)成對(duì)3M公司發(fā)明專利權(quán)的侵犯，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)停止侵權(quán)、賠償損失的民事責(zé)任。依照《中華人民共和國民法通則》第一百三十四條第（一）項(xiàng)、第（七）項(xiàng)，《中華人民共和國專利法》第十一條第一款、第五十九條第一款、第六十一條第一款、第六十五條，《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十七條，《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條、第四條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，判決：道明材料公司停止侵權(quán)，賠償3M公司經(jīng)濟(jì)損失人民幣25萬元（包含合理費(fèi)用）。

一審判決后，道明材料公司不服，向上海市高級(jí)人民法院提起上訴。

上訴人道明公司上訴稱：被控侵權(quán)產(chǎn)品缺少涉案專利權(quán)利要求中的多項(xiàng)技術(shù)特征，原審判決認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤，判賠金額畸高。

被上訴人3M公司答辯稱：原審法院審理程序合法，原審判決認(rèn)定上訴人實(shí)施被控侵權(quán)行為事實(shí)依據(jù)充分，被控侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)方案落入了涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍，原審判決確定的賠償數(shù)額適當(dāng)。

上海市高級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，一審法院查明的事實(shí)屬實(shí)。

上海市高級(jí)人民法院認(rèn)為：經(jīng)比對(duì)，被控侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征落入了原告發(fā)明專利權(quán)利要求1、17和19的保護(hù)范圍，原審法院的認(rèn)定并無不當(dāng)。原審法院根據(jù)專利權(quán)的類型、侵權(quán)行為的性質(zhì)和情節(jié)等因素酌情確定的賠償數(shù)額并無不當(dāng)，上訴人關(guān)于原審判決確定的數(shù)額畸高的理由不能成立。據(jù)此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項(xiàng)、第一百五十八條之規(guī)定，判決駁回上訴，維持原判。

評(píng)析

本案是一起涉及國外知名企業(yè)的發(fā)明專利侵權(quán)案件。在本案中，原告通過公證、鑒定等多種手段固定了侵權(quán)事實(shí)，極大提升了勝訴的可能性。法院通過比對(duì)權(quán)利要求技術(shù)特征，合理運(yùn)用證據(jù)規(guī)則，最終判決保護(hù)了專利權(quán)人的合法權(quán)益。但本案還涉及新產(chǎn)品制造方法專利的舉證責(zé)任問題需要進(jìn)一步探討。

《中華人民共和國專利法》第六十一條規(guī)定：“專利侵權(quán)糾紛涉及新產(chǎn)品制造方法的發(fā)明專利的，制造同樣產(chǎn)品的單位或者個(gè)人應(yīng)當(dāng)提供其產(chǎn)品制造方法不同于專利方法的證明?！币虼耍谏婕靶庐a(chǎn)品制造方法的發(fā)明專利案件中，實(shí)行舉證責(zé)任倒置原則，即如果按照發(fā)明專利權(quán)人的專利方法所制造的產(chǎn)品是新產(chǎn)品，而被控侵權(quán)人的產(chǎn)品與專利權(quán)人的專利方法所制造的產(chǎn)品相同，法律就推定被控侵權(quán)人使用專利權(quán)人的專利方法制造了相同的產(chǎn)品，除非被控侵權(quán)人提出相反證據(jù)推翻這一點(diǎn)。具體來說，對(duì)于專利方法侵權(quán)糾紛，按照一般的侵權(quán)糾紛舉證責(zé)任分配規(guī)則，專利權(quán)人指控他人侵權(quán)，應(yīng)首先提供證據(jù)證明如下事實(shí)：第一，自己擁有某項(xiàng)方法專利權(quán)且權(quán)利未失效；第二，被控侵權(quán)人實(shí)施了侵犯該項(xiàng)方法專利權(quán)的行為。由于在實(shí)踐中，他人對(duì)專利的使用總是在生產(chǎn)過程中進(jìn)行，而專利權(quán)人無法進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場取得證據(jù)，因而要求專利權(quán)人舉證證明被控侵權(quán)人使用了專利技術(shù)在事實(shí)上難以實(shí)現(xiàn)?！胺刹粡?qiáng)人所難”，在這種情形下，如果繼續(xù)堅(jiān)持“誰主張，誰舉證”的傳統(tǒng)規(guī)則就會(huì)造成不公平的產(chǎn)生，專利權(quán)人完全可能因?yàn)榕e證不能而敗訴。但是，實(shí)行上述舉證責(zé)任倒置的前提是：專利權(quán)人首先應(yīng)當(dāng)證明其專利方法所制造的產(chǎn)品屬于“新產(chǎn)品”。雖然，考慮到“新產(chǎn)品”這一事實(shí)的證明難度較大，法院通常對(duì)于專利權(quán)人關(guān)于“新產(chǎn)品”的舉證要求不高，但仍然要求專利權(quán)人首先提供一些初步證據(jù)或者一些事實(shí)性說明，否則，舉證責(zé)任無法直接轉(zhuǎn)移給被控侵權(quán)人。因此，在審判實(shí)踐中，對(duì)于原告為證明“新產(chǎn)品”而應(yīng)當(dāng)承擔(dān)何種程度的舉證責(zé)任，是一個(gè)值得探討的問題。根據(jù)上海市高級(jí)人民法院頒布的《專利侵權(quán)糾紛審理指引（2011）》，新產(chǎn)品制造方法發(fā)明專利糾紛案件，由原告對(duì)涉案產(chǎn)品是否屬于新產(chǎn)品進(jìn)行充分說明，被告反駁應(yīng)提交反證。新產(chǎn)品制造方法發(fā)明專利糾紛案件中，對(duì)于涉案產(chǎn)品是否屬于新產(chǎn)品，在原告進(jìn)行說明后，人民法院可以認(rèn)定涉案產(chǎn)品屬于新產(chǎn)品。被告認(rèn)為原告關(guān)于新產(chǎn)品的主張不能成立的，由被告舉證予以反駁。如果原告主張權(quán)利的新產(chǎn)品制造方法發(fā)明是如“產(chǎn)品及其制造方法”發(fā)明專利中的“制造方法”，則推定該制造方法制造的產(chǎn)品為新產(chǎn)品。被告不同意該推定的，由被告舉證予以反駁。由此可見，關(guān)于原告對(duì)“新產(chǎn)品”的舉證責(zé)任應(yīng)當(dāng)區(qū)分兩種情況：一種是涉案發(fā)明專利僅是方法專利，在此種情況下，原告對(duì)于涉案產(chǎn)品是否屬于“新產(chǎn)品”首先負(fù)有舉證義務(wù)，舉證的方式既可以是提供相關(guān)證據(jù)也可以是僅作說明，但其證明程度應(yīng)當(dāng)達(dá)到令法院可以認(rèn)定涉案產(chǎn)品屬于“新產(chǎn)品”；另一種是涉案發(fā)明專利是“產(chǎn)品及其制造方法”專利，即涉案產(chǎn)品與制造方法同時(shí)存在于一個(gè)專利之中，在這種情況下，考慮到涉案產(chǎn)品之所以被授予專利權(quán)必定滿足了“新穎性”這一條件，因此可以推定涉案產(chǎn)品為新產(chǎn)品，對(duì)此原告不必承擔(dān)舉證責(zé)任，而應(yīng)由被告對(duì)于該項(xiàng)推定承擔(dān)反證。

在本案中，涉案發(fā)明專利雖屬于第二種情況，但法院還是基于原告對(duì)于按照權(quán)利要求10的專利方法制造出的產(chǎn)品是否屬于“新產(chǎn)品”沒有提供任何證據(jù)，而沒有適用舉證責(zé)任倒置原則要求被告承擔(dān)舉證責(zé)任，最終駁回了原告的此項(xiàng)訴訟請(qǐng)求。對(duì)此，法院主要是考慮到，本案涉及的發(fā)明專利權(quán)是根據(jù)2000年專利法授權(quán)的，目前適用的2008年專利法比2000年專利法對(duì)于發(fā)明專利在滿足新穎性的條件方面提出了更高的要求，即發(fā)明專利不應(yīng)屬于“申請(qǐng)日以前在國內(nèi)外為公眾所知的”現(xiàn)有技術(shù)。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》）第十七條的規(guī)定，產(chǎn)品或者制造產(chǎn)品的技術(shù)方案在專利申請(qǐng)日以前為國內(nèi)外公眾所知的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該產(chǎn)品不屬于專利法第六十一條第一款規(guī)定的新產(chǎn)品。因此，基于2008年專利法對(duì)于新穎性的規(guī)定來推定“涉案產(chǎn)品為新產(chǎn)品”才是合理的，而本案的發(fā)明專利基于2000年專利法授權(quán)，在新穎性上可能未達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn)要求，因此不宜直接推定其為新產(chǎn)品。